Sentencia nº 11001-03-24-000-2000-06535-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 25 de Agosto de 2010
| Fecha | 25 Agosto 2010 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2000-06535-01 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Bogotá, D.C. veinticinco (25) de agosto de dos mil diez (2010)
Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06535-01
Actor: THE GATES CORPORATION
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La sociedad THE GATES CORPORATION, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se debe interpretar como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 15180 de 30 de julio de 1999 y 05517 de 22 de marzo de 2000, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concede el registro de la marca mixta “NEW GATES” para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de KUMIS INTERNACIONAL S.A.
Igualmente, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se debe interpretar como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 13514 de 15 de julio de 1999 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria resuelve recurso de apelación, revocando la decisión adoptada en primera instancia, y concede el registro de la marca mixta “NEW GATES” para distinguir productos de la clase 18 Internacional, a favor de KUMIS INTERNACIONAL S.A.
-
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la primera de las demandas citadas, se señalan los siguientes:
-El 21 de octubre de 1997, la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo “NEW GATES” (mixto) para distinguir servicios de la clase 42.
-El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 455 de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad THE GATES CORPORATION sobre la base de su marca mixta “GATES+gráfica” registrada para distinguir productos de las clases 12, 17 y 7ª.
-Por Resolución núm. 18340 de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado.
-Contra dicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
-El recurso de reposición fue resuelto por Resolución 15180 de 30 de julio de 1999, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, decidió revocar la Resolución núm. 18340 de 30 octubre de 1998, declarar infundada la observación presentada por la sociedad THE GATES CORPORATION, y conceder el registro de la marca mixta “NEW GATES”, para distinguir servicios de la Clase 42.
Contra esta Resolución la sociedad NEW GATES CORPORATION presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución núm. 05517 de 22 de marzo de 2000, confirmó la Resolución Nº 15180.
I.1.2. Como hechos relevantes de la segunda de las demandas citadas, se señalan los siguientes:
-El 21 de octubre de 1997 la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta “NEW GATES”, para amparar productos comprendidos en la clase 18 de la clasificación Internacional de Niza.
-El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 455 de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad THE GATES CORPORATION sobre la base de su marca mixta “GATES+gráfica” registrada para distinguir productos de las clases 12, 17 y 7ª.
Por Resolución núm. 18341 de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado.
-Contra dicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
-Por Resolución núm. 8621 de 12 de mayo de 1999, la División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación.
-Mediante Resolución núm. 13514 de 15 de julio de 1999 el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, revocando la decisión contenida en la Resolución núm. 18341 de 30 de octubre de 1998, declaró infundada la observación presentada por la sociedad THE GATES CORPORATION y concedió el registro del signo “NEW GATES” (mixto) para distinguir productos de la clase 18, a favor de KUMIS INTERNACIONAL S.A.
I.1.3. Mediante Auto de 18 de agosto de 2003, se decretó la acumulación del proceso 6003 al radicado bajo el núm. 6535.
I.2. En apoyo de sus pretensiones de ambas demandas la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:
Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio, violó los artículo 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, ya que la marca “NEW GATES” (mixta) carece de distintividad, y no cumple una función diferenciadora capaz de distinguir en el mercado los productos y servicios que ella distingue, con los productos que distingue la marca “GATES” previamente registrada.
Igualmente, dice que se violó el artículo 83 literal a), ya que los signos en conflicto se asemejan de tal forma, que es imposible que el público consumidor no sea inducido a error o confusión y que los signo solicitados resultan muy similares y, por lo tanto, confundibles con la marca mixta “GATES” previamente registrada y notoriamente conocida, habida cuenta de que la reproduce en su totalidad, tanto en su aspecto gráfico como nominativo.
Manifiesta que visualmente, es patente la gran similitud existente entre las marcas en conflicto. Fonéticamente, la simple pronunciación sucesiva de los signos en disputa demuestra su identidad, teniendo en cuenta que las marcas solicitadas comprenden totalmente la marca previamente registrada. Ortográficamente, las marcas en conflicto comparten en principio su extensión, escritura y terminación, similitudes éstas que surgen del hecho de que comparten la expresión GATES+GRAFICA, de propiedad de la actora. Ideológicamente, es indudable la confusión entre la marca mixta “GATES” y la marca mixta “NEW GATES”, en razón a que al comprender la misma palabra GATES, evocan en la mente del consumidor una misma idea con un sentido específico para quienes tienen conocimientos del inglés.
Por lo que las marcas analizadas en su conjunto y teniendo en cuenta más sus semejanzas que sus diferencias, resultan similarmente confundibles entre sí, de tal forma que su coexistencia en el mercado induciría a error al público consumidor.
Sostiene que también se violó el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que la sociedad demandante ha adoptado dicho nombre comercial por más de 85 años para identificarse como comerciante ante el público consumidor y que la Superintendencia conocía que el nombre comercial contentivo de la expresión GATES era el nombre adoptado por THE GATES CORPORATION, nombre ampliamente conocido a nivel nacional e internacional, y mal hubiese podido registrar una marca que reproducía en su totalidad este nombre comercial, como lo fue la marca mixta “NEW GATES”.
Asimismo sostiene, que hubo violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, toda vez que la marca mixta “GATES” de la actora, es una marca famosa y notoriamente conocida en Colombia y en el comercio internacional.
Finalmente, alega la violación del artículo 82 literal h) de la misma decisión 344, ya que los signos solicitados permiten que se presente a engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otras de las marcas de THE GATES CORPORATION y de productos de la misma calidad y con las mismas características que han distinguido siempre a esa compañía.
II-. TRAMITE DE LA ACCIÓNA la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.
La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó las demandas y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.
II.1.1. Manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones núms. 18341 de 30 de octubre de 1998, 8621 de 12 de mayo de 1999 y 13514 de 15 de julio de 1999, no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 344 y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió legal y válidamente las Resoluciones que declararon infundadas las observaciones presentadas por la Sociedad THE GATES CORPORATION y se concedió el registro de la marca “NEW GATES” clase 18 a favor de la sociedad Kumis Internacional S.A.
Sostiene que efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas “NEW GATES” y “GATES” para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la nomenclatura vigente frente a las marcas registradas fundamento de las observaciones, se concluye en que estos no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto de coexistir en el mercado no conllevaría a error al público consumidor. En consecuencia, la marca mixta solicitada por la sociedad Kumis Internacional S.A. es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
II.1.2. Respecto a la otra demanda donde la actora solicita la nulidad de las Resoluciones núms. 15180 de 30 de julio de 1999 y 5517 de 22 de marzo de 2000, presenta los mismos argumentos de derecho que los reseñados en la primera de las citadas demandas y las normas descritas como violadas, igualmente...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba