Sentencia nº 11001-03-24-000-2005-00362-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Mayo de 2011
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2005-00362-00 |
| Fecha | 12 Mayo 2011 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil once (2011)
Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00362-00
Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 43611 de 24 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la Resolución 21471 de 29 de junio de 2001 y se concedió el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, clase 16 Internacional a favor de DEUTSCHE TELEKOM A.G., 7108 de 23 de octubre de 2001, por la cual se adiciona al artículo segundo de la Resolución 43611 de 24 de diciembre de 2001, la Prioridad Alemana núm. 39607816.8 de 20 de febrero de 1996.
La nulidad de las Resoluciones números 43582 de 24 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la Resolución 21835 de 29 de junio de 2001 y se concedió el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, clase 38 Internacional a favor de DEUTSCHE TELEKOM A.G., 7114 de 28 de febrero de 2002 por la cual se adiciona al artículo segundo de la Resolución 43852 de diciembre 24 de 2001, la Prioridad Alemana núm. 39607816.8 de 20 de febrero de 1996.
La nulidad de las Resoluciones números 16860 de 30 de mayo de 2002, mediante la cual se revocó la Resolución 39446 de 2001 y se concedió el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, clase 42 Internacional a favor de DEUTSCHE TELEKOM A.G., 26034 de 20 de agosto de 2002 por la cual se corrige al artículo segundo de la Resolución 16860 de 30 de mayo de 2002.I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:
I.1.1. TELECOM EN LIQUIDACIÓN es la titular del registro de la marca “TELECOM”, registrada en diferentes clases, entre las cuales se encuentran las siguientes:
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO | VIGENCIA |
|TELECOM |9 |189566 |22/03/2006 |
|TELECOM |38 |160241 |23/02/2014 |
|TELECOM |38 |189573 |23/02/2014 |
|TELECOM |38 |189586 |23/02/2014 |
I.1.2. La sociedad DEUTSCHE TELEKOM A.G. solicitó el registro de la marca nominativa “DEUTSCHE TELEKOM”, para las clases 16, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.1.3. La actora presentó oposiciones contra las solicitudes de registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, clases 16 y 38, pero no se opuso al petitorio de registro de la misma marca en la clase 42.
I.1.4. En relación con la solicitud de registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, clase 16, aduce:
Mediante Resolución 21835 de 29 de junio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada las oposiciones presentadas por TELECOM con base en la marca “TELECOM” y denegó el registro de la marca cuestionada.
Por Resolución 33768 de 23 de octubre de 2001, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por DEUTSCHE TELEKOM, confirmando la negación.
I.1.5. En relación con la solicitud de registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, clase 38, anota:
A través de la Resolución 21471 de 29 de junio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada las oposiciones presentadas por TELECOM con base en la marca “TELECOM” y denegó el registro de la marca cuestionada.
Por Resolución 33768 de 23 de octubre de 2001, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por DEUTSCHE TELEKOM, confirmando la negación.
I.1.6. En relación con la solicitud de registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, clase 42, anota:
A través de la Resolución 39446 de 28 de noviembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada las oposiciones presentadas por TELECOM con base en la marca “TELECOM” y denegó el registro de la marca cuestionada.
Por Resolución 4640 de 19 de febrero de 2002, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por DEUTSCHE TELEKOM, confirmando la negación.
I.1.7. Mediante Resoluciones números 46311 y 43582 de 24 de diciembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revoca, respectivamente, las Resoluciones 21835 de 29 de junio de 2001 relacionada con la solicitud de registro del signo “DEUTSCHE TELEKOM”, clase 16 y 21471 de 29 de junio de 2001 para igual petitorio, clase 38, declarando infundadas las oposiciones y concediendo el registro del aludido signo.
I.1.8. Mediante Resolución núm. 16860 de 30 de mayo de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revoca la Resolución 39446 de 28 de noviembre de 2001 relacionada con la solicitud de registro del signo “DEUTSCHE TELEKOM”, clase 42, declarando infundada la oposición y concediendo el registro del aludido signo.
I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:
Que se vulneraron los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
I.2.1. Que se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486, por falta de aplicación, ya que la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, no cumple con el principio de distintividad relativa o de diferenciación, respecto de la marca “TELECOM”, en la medida que no permite al público establecer una diferencia entre la marca originalmente registrada y la marca semejante a ésta, posteriormente solicitada.
Destaca que la adición de la expresión “DEUTSCHE” no tiene capacidad suficiente para producir en la mente del consumidor común una impresión diferenciadora suficiente, ya que su atención se concentrará en la marca que conoce y, en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambio de nombre de la Compañía, o de un servicio especial prestado por la empresa para comunicarse con los países americanos, de donde se concluye que el conflicto marcario se presenta entre las marcas “TELEKOM” vs. “TELECOM”.
I.2.2. Estima que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por falta de aplicación, dado que las semejanzas son incuestionables y la irregistrabilidad salta a la vista; sin embargo, la Administración concedió el registro de la marca solicitada, a pesar de ser un signo abiertamente semejante a una marca protegida con anterioridad y desconociendo los argumentos expuestos respecto de la similitud ortográfica, toda vez que se está reproduciendo con el signo “DEUTSCHE TELEKOM” la marca “TELECOM”.
Considera que también existe similitud fonética, en tanto que la pronunciación resulta idéntica respecto de la segunda expresión, semejanza que se deriva de la utilización de idénticas letras, ubicadas en el mismo orden, presentándose en ambos signos coincidencia en la sílaba tónica, lo que hace imposible la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto, dado que generaría perjuicio al interés de los consumidores.
Finaliza diciendo que de no revocar los actos administrativos acusados, el consumidor resultará inducido a error respecto del origen de los servicios prestados, pues adquiriría el servicio con la convicción errada e invencible de que se trata de un producto de la Empresa de Telecomunicaciones de Colombia y no de un tercero que está usando su nombre, situación que además de causar confusión entre los consumidores, generará un grave desorden en el mercado.II-. TRAMITE DE LA ACCIÓNA la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.
II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.
Aduce que la Superintendencia consideró en su momento que el signo “DEUTSCHE TELEKOM” tiene la suficiente fuerza distintiva y al efectuar el examen de conjunto de las marcas enfrentadas a “TELECOM” que identifican productos y servicios de las clases 16, 38 y 42, concluyó que no arrojan confusión ni se induce a error.
II.2. DEUTSCHE TELEKOM A.G., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, diciendo, entre otros argumentos, lo siguiente:
Que la marca “DEUTSCHE TELEKOM” es perceptible por los sentidos, se puede representar gráficamente y tiene la capacidad para distinguir los productos o servicios que ampara con respecto a otros signos. La expresión “TELECOM” es un signo genérico que hace referencia al término Telecomunicaciones y que, por tanto, carece de distintividad. En consecuencia, no puede ser apropiado por ninguna persona.
Aduce que la expresión “TELECOM” solo puede ser reconocida por sus consumidores si está acompañada por signos o expresiones distintas. La marca “DEUTSCHE TELEKOM” está compuesta por dos vocablos, siendo uno de ellos la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba