Sentencia nº 11001-03-24-000-2005-00271-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Marzo de 2011
| Fecha | 10 Marzo 2011 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2005-00271-01 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil once (2011)
Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00271-01
Actor: PANAMCO COLOMBIA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia en el presente proceso, promovido contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
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LA DEMANDA
PANAMCO COLOMBIA S.A., en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala que acceda a las siguientes:
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Pretensiones
Primera: Declarar la nulidad de la Resolución núm. 8986 de 27 de abril de 2005, mediante la cual se declaró infundada la oposición de observaciones presentada por la sociedad Panamco Colombia S.A., y se concedió el registro de la marca AMERICAN COLA a favor de la sociedad THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Como consecuencia y a titulo de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del certificado de registro.
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Hechos y omisiones de la demanda
En resumen, se refiere a que la sociedad THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, el 29 de octubre de 2003, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca AMERICAN COLA para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. formuló oposición a la misma.
Mediante Resolución 18075 de 30 de julio de 2004 la Superintendencia declaró fundada la posición y negó el registro de la marca AMERICAN COLA.
Contra esa resolución, la sociedad THE MONARCH BEVERAGE COMPANY interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, el primero de los cuales fue desatado con la Resolución No 29964 de 30 de noviembre de 2004, en sentido de confirmar aquélla.
El recurso de apelación fue decidido mediante Resolución No. 8986 de 27 de abril de 2005, en el sentido de revocar la Resolución No 18075 de 30 de julio de 2004, declarar infundada la oposición y conceder el registro de la marca.
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Normas violadas y concepto de la violación
Las normas que la actora señala como violadas por las resoluciones enjuiciadas son los artículos 135 literales e) y g) y 173 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por razones se centran en los siguientes argumentos:
La marca en mención carece de expresiones o de aspectos gráficos que le otorguen distintividad, pues es una marca compuesta o compleja, conformada por dos términos: AMERICAN y COLA, de los cuales el primero es descriptivo y el segundo genérico.
El uso del término AMERICAN indica la procedencia geográfica de los productos amparados, constituyéndose así en una expresión descriptiva de los mismos.
La combinación de términos genéricos y descriptivos puede dar como resultado una expresión distintiva, para ello es necesario que la expresión resultante tenga una significación distinta y se convierta en una expresión caprichosa o de fantasía.
La marca carece de otros elementos que le otorguen distintividad, pues no tiene más términos, ni elementos gráficos.
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
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- La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias.
Se refiere en detalle a que la marca AMERICAN COLA goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de las gaseosas, y contrario a lo afirmado por la parte actora, de ninguna manera significa GASEOSA GRANDE, ya que su verdadero significado es COLA AMERICANA, y el consumidor medio lo va a solicitar como AMERICAN COLA, en su conjunto y no de manera fraccionada como lo pretende la parte actora.
2.- La sociedad THE MONARCA BAVERAGE COMPANY tercera interesada en la causa, no contestó la demanda.
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PRUEBAS
Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.
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ALEGATOS DE CONCLUSION
La actora sostiene que al haber otorgado el registro de la marca AMERICAN COLA, se está otorgando el derecho al uso en exclusiva sobre una expresión descriptiva sobre el origen que le es común al producto.
Por lo anterior, es necesario hacerse la pregunta: cuál es la distintividad de la COLA AMERICANA frente a las demás COLAS AMERICANAS presentes en el mercado; cómo logra el consumidor una AMERICAN COLA frente a otra AMERICAN COLA presentes en el mercado, no podría, lo tendría que hacer a través del uso distintivo adicional capaz de diferenciar las diferentes cola de origen americano presentes en el mercado.
El otorgamiento de un derecho en exclusiva sobre la expresión AMERICAN COLA para identificar, entre otros productos de la clase 32, gaseosas, está privando a los demás comerciantes presentes en el mercado del uso de un término netamente informativo.
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La entidad demandada hace un resumen de la actuación procesal, reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación, centrándose en reafirmar sus argumentos sobre la registrabilidad de la marca AMERCAN COLA.
3. La sociedad interesada como tercero en el proceso no intervino en esta etapa procesal.
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INTERPRETACION PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, consignada en el expediente Núm. 05-IP-2010, concluye que:
“PRIMERO. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, y además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales...
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