Sentencia nº 11001-03-24-000-2005-00049-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 9 de Junio de 2011
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2005-00049-01 |
| Fecha | 09 Junio 2011 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
COTEJO MARCARIO - Entre las marcas TONING previamente registradas y la marca TOINGS / SIMILITUD FONETICA Y ORTOGRAFICA - Existencia entre marcas TONING y TOINGS / CONEXION COMPETITIVA - Entre productos que distinguen las marcas TONING y la marca TOINGS de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza / RIESGO DE CONFUSION - Entre marcas TONING previamente registradas y TOINGS
En reiteradas oportunidades esta S. ha manifestado que los signos deben ser observados en su conjunto y con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta todas las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora y de atribuir un menor valor a los demás. En este caso, no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que la marca TOINGS, si bien no es completamente idéntica a la marca TONING, previamente registrada a nombre de la actora, presenta con estas ciertas similitudes o semejanzas que deben ser objeto de consideración y análisis. Siguiendo los parámetros consignados en la interpretación prejudicial, observa la Sala que las marcas confrontadas presentan similitud en su extensión al estar integradas por seis (6) letras, así como en su estructura vocálica, toda vez que las letras O e I , se encuentran ubicadas en el mismo orden, aunque es del caso señalar que en las marcas opositoras dichas vocales se encuentren separadas por la consonante N (& ) Se suma a lo anterior el hecho de que una y otra marca compartan el mismo acento prosódico, el cual se encuentra ubicado en la letra O (& ) En cuanto concierne al número de sílabas, no puede afirmarse que las marcas presenten semejanza, pues mientras en las marcas opositoras la letra N determina que la expresión TONING tenga dos (2) sílabas, la ausencia de dicha letra en la marca cuestionada hace que la expresión tenga una sola sílaba determinando que su pronunciación se realice de un solo golpe (& ) Por otra parte, las expresiones en conflicto, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, producen una indiscutible impresión de semejanza, lo cual se explica por el hecho de que en ambas el acento prosódico se encuentre ubicado en el prefijo TO , siendo allí en donde se enfatiza la similitud fonética (& ) Además, se debe resaltar que la presencia en ambas marcas de la partícula ING determina que la sonoridad de ambas expresiones resulte siendo muy parecida, así dicha partícula, en el caso de la marca cuestionada, se encuentre acompañada de la letra S , pues ello no le aporta ninguna distintividad. En cuanto concierne al aspecto ideológico y conceptual, la Sala considera que para el consumidor medio las marcas en conflicto no son evocativas de ninguna idea o concepto concreto, pues mientras la expresión TONING , si bien tiene un significado en idioma inglés, el mismo no es suficientemente conocido por la mayoría de las personas, motivo por el cual debe tenerse como una expresión de fantasía. En ese orden de ideas, las expresiones TOINGS ni TONING, al no estar asociadas a ninguna idea en particular, no es dable predicar que desde el punto de vista conceptual o ideológico sean iguales y ni siquiera parecidas. Ahora bien, aparte de las semejanzas anotadas, considera la Sala que se presenta además una conexidad competitiva indiscutible entre los productos que las marcas en conflicto distinguen, pues al haberse concedido el registro de ambas marcas en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y al identificar una y otra productos de la misma especie, las similitudes fonética y ortográfica anotadas cobran especial relevancia, pues los canales de comercialización y los medios de publicidad empleados por los titulares de dichas marcas son exactamente los mismos. Por lo anterior, estima la Sala que se presentan riesgos de confusión y asociación empresarial que impiden la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado de alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de la Comunidad Andina.
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2892 DE 2004 (FEBRERO 23) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 21761 DE 2004 (AGOSTO 31) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)
FUENTE FORMAL: DECISION 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina
ARTICULO 134 / DECISION 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina
ARTICULO 136 / DECISION 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina
ARTICULO 190 / DECISION 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina
ARTICULO 224
NOMBRE COMERCIAL - Protección por registro antecedente y su uso / MARCA - Es irregistrable por identidad o semejanza con un nombre comercial protegido
En cuanto al nombre comercial se refiere, observa la Sala que tanto la constitución como la inscripción de la sociedad ALIMENTOS TONING S.A. , son anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de registro de la marca TOINGS, tal como consta en el certificado de constitución y gerencia allegado con la demanda, destacándose que la razón social de dicha firma, coincide con la misma denominación que utiliza como nombre comercial. En efecto, según se desprende del certificado de existencia y representación legal allegado con la demanda (fls. 25 y siguientes del cuaderno principal), la sociedad ALIMENTOS TONING S.A., se constituyó el 16 de agosto de 1979 mediante escritura pública número 4434 otorgada en la Notaría Segunda de Cali, y fue inscrita en la Cámara de Comercio de esa misma ciudad el día 20 de noviembre de ese año. Es de anotar que esa persona jurídica ostentaba en un principio el carácter de sociedad limitada, hasta cuando por virtud de la reforma estatutaria protocolizada mediante escritura pública número 3107 del 11 de julio de 1994, se transformó en sociedad anónima. Por otra parte, la solicitud de registro de la marca TOINGS, se radicó el día 17 de julio de 2002, esto es en fecha posterior, lo cual incide en el sentido de la decisión que ha de adoptarse en este proceso. Se suma a lo anterior el uso frecuente e ininterrumpido de las marcas opositoras, de lo cual dan cuenta, por una parte, la certificación expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad ALIMENTOS TONING S.A. (identificada como ANEXO 7.1. de la demanda), en donde se hace referencia al uso, al volumen de ventas y al monto de las inversiones realizadas por dicha empresa en la promoción y publicidad de sus productos durante los años 2000, 2001 y 2002, y por otra parte, las innumerables facturas obrantes en el anexo número 2 y algunas certificaciones que vienen a corroborar el dicho del R.F.. De estas últimas, se destacan las siguientes certificaciones expedidas por el Jefe del Departamento de Mercadeo de la Caja de Compensación familiar del Cauca CONFACAUCA en donde se hace referencia a la relación comercial sostenida con la sociedad demandante a lo largo de 20 años y la expedida por el representante legal de IMPRESOS RICHARD LTDA, en donde se hace mención a la elaboración de la papelería empleada por la Sociedad ALIMENTOS TONING S.A. durante los años 2000 a 2002 y que corresponde a empaques, afiches, volantes, cajas, hojas y sobres con el logo, formatos, etiquetas, etc. En ese orden de ideas, resulta claro para la Sala que el nombre comercial de la sociedad opositora, prevalece, en razón de su antigüedad y de su uso, frente a la marca TOINGS. De acuerdo con lo dispuesto en la normatividad andina, no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o desviación (Decisión 486, Art. 136, lit. b.). Además de ello y tal como lo ha venido sosteniendo el Tribunal Andino de Justicia, La protección del nombre comercial puede derivar de su registro, depósito o de su uso efectivo real y efectivo .
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2892 DE 2004 (FEBRERO 23) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 21761 DE 2004 (AGOSTO 31) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)
TONING - Marcas notorias
En el asunto sometido al conocimiento de la Sala, las certificaciones y facturas anteriormente mencionadas, llevan a la convicción de que la marca opositora goza de notoriedad en el mercado colombiano, siendo del caso poner de relieve que en el período comprendido entre los años 2000, 2001 y 2002, el volumen de ventas alcanzado por la firma opositora ascendió a la suma de $8.242´735.824,oo, en tanto que sus inversiones en promoción y publicidad, llegaron a la suma de $201´702.610, según se desprende de la certificación expedida por el revisor fiscal de dicha sociedad. Dicha certificación, analizada conjuntamente con los demás medios de prueba allegados con la demanda y su contestación, y los documentos visibles en el anexo número 2 (los correspondientes a fechas anteriores al registro cuestionado), llevan a la Sala a concluir, que la demandante logró demostrar la notoriedad de que goza la marca opositora en el mercado colombiano, al estar debidamente acreditada la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional. De conformidad con lo expuesto y siguiendo los criterios consignados en la interpretación judicial 29-IP-2010, obrante a folios 115 y ss. del expediente, la Sala debe declarar que al estar acreditada la notoriedad de las marcas opositoras, tal como queda expuesto, se impone conceder a la sociedad demandante la protección especial que solicita, a efectos de evitar que se presenten riesgos directos e indirectos de confusión, asociación empresarial, dilución y de uso y aprovechamiento parasitario del prestigio y buena aceptación que tienen sus productos en el mercado nacional.
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2892 DE 2004 (FEBRERO 23) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 21761 DE 2004...
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