Sentencia nº 11001-03-24-000-2004-00026-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Julio de 2012
| Fecha | 26 Julio 2012 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA / OPOSICION – Sujetos legitimados para presentarla
La normativa comunitaria citada es clara al señalar: i) que para que un signo sea registrable como marca debe ser susceptible de representación gráfica y debe ser distintivo; y ii) que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. De otro lado, el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere al tema del interés legítimo para presentar oposiciones, el cual surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. La Decisión 486, en la citada disposición, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente, presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros. Dicha figura goza de las siguientes características: Sujetos legitimados. Conforme al artículo 147, los sujetos también legitimados para presentar una oposición son los siguientes: a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición. b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de este último pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición.
REGISTRO DE MARCA – Normatividad / PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA - Registro previo de la marca
Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, se debe entender, haciendo un análisis sistemático de la normativa comunitaria, especialmente con el artículo 136, literal a) de la misma, que el sujeto legitimado es aquel quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición. Uno de los cambios que el artículo 147 de la Decisión 486 introdujo sobre el anterior Régimen Común de Propiedad Industrial, es la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar que se abuse del derecho de oposición y para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina. La propia norma determina que dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Lo anterior quiere decir que la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de ésta. - El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. - El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.
REGISTRO DE MARCARIO / DERECHO DE PRIORIDAD – Sobre la marca SLENDERTONE registrada en Colombia y la registrada en el Ecuador
En aplicación de la normativa comunitaria aquí citada, es claro que la procedencia de la oposición con fundamento en un registro marcario o en una solicitud de un registro marcario en un país miembro de la Comunidad Andina parte de la base de que aquel o ésta sean anteriores a las solicitudes que se eleven en alguno de los países de esa comunidad para obtener el registro de marcas idénticas o similares, lo cual no ocurre en este caso, en donde la marca SLENDERTONE había sido solicitada en Colombia en fecha anterior a la que se solicitó en Ecuador, como antes se explicó. Lo anterior pone de presente que si al momento de solicitarse el registro de la marca SLENDERTONE en la clase 28 existía una marca idéntica o similar previamente registrada en un país de la Comunidad Andina, esta era precisamente la marca SLENDERTONE registrada en Colombia para la Clase 42 y no la marca SLENDERTONE registrada en Ecuador para la Clase 9. Es decir que el derecho de prioridad sobre la marca SLENDERTONE, para la fecha en que se solicitó el registro de esa misma expresión pero en la Clase 28, recaía en cabeza de la demandante y no de la firma opositora. En este orden de ideas, encuentra la Sala demostrada la vulneración del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto que se aplicó erróneamente esta disposición en los actos acusados para, a partir de ella, reconocer en Colombia como prioritario un registro marcario obtenido en otro país respecto de la marca SLENDERTONE, cuando lo cierto es que el mismo, de acuerdo con el análisis antes efectuado, no tiene dicho carácter.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 147
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012)
Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00026-00
Actor: M.O.O.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, interpuso la señora M.O.O. contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro de la marca SLENDERTONE (mixta), por ella solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.
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LA DEMANDA
La demandante, mediante apoderado judicial presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
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- Pretensiones.
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Declarar la nulidad de Resolución núm. 38260 de 28 de noviembre de 2002, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición formulada por B.M.R. TEORANTA Y BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED y negó la solicitud de registro de la marca SLENDERTONE (mixta), presentada por M.O.O., para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, así: “JUEGOS, JUGUETES, ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DE DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, DECORACIONES PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD, TODOS LOS DERIVADOS Y RELACIONADOS DE LOS ANTERIORES QUE ESTÉN INCLUIDOS EXPRESA O TÁCITAMENTE EN ESTA CLASE”.
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Declarar la nulidad de la Resolución núm. 016799 de 24 de junio de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el primer acto, en el sentido de confirmarlo, y concedió el recurso de apelación interpuesto como subsidiario.
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Declarar la nulidad de la Resolución núm. 025090 de 29 de agosto de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el mencionado recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.
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A título de restablecimiento del derecho, declarar infundada la oposición formulada por B.M.R. TEORANTA Y BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED, y conceder el registro de la marca SLENDERTONE (mixta) a favor de M.O.O. para distinguir productos de la Clase 28.
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Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el certificado de registro correspondiente a la marca referida y publicar la sentencia que se profiera en este asunto en la Gaceta de Propiedad Industrial de dicha entidad.
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- Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
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La señora M.O.O. solicitó el 20 de febrero de 2001 el registro como marca del signo mixto SLENDERTONE, para amparar los siguientes productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de...
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