Sentencia nº 11001-03-24-000-2006-00160-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Junio de 2012
| Fecha | 07 Junio 2012 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CANCELACION TOTAL POR NO USO DE MARCA - Consideraciones generales
Señala el Tribunal, sobre el primer aspecto, que conforme al artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo, significando con ello que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. En este sentido, el Tribunal ha precisado que: “el registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”, e igualmente que: “el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal – «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)”. En relación con el segundo de los temas señalados, anota el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso que la normativa comunitaria contempla que cualquier persona que acredite un interés directo se encuentra legitimada para formular ante las autoridades nacionales competentes la solicitud de cancelación de una marca registrada, teniendo en cuenta que su titular, sin motivo justificado, no hace uso de la misma. En efecto, el artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina las razones que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.
CANCELACION DE MARCA / MARCA USADA DE MANERA DIFERENTE A LA REGISTRADA - No se puede cancelar por falta de uso. Clases de elementos de la marca
A este respecto se observa que los distintos documentos y certificaciones allegadas al trámite administrativo y a esta instancia judicial, son demostrativos del uso efectivo y real de la marca KDK, en relación con productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza (ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire), y dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso. En dichas pruebas, no aparece expresamente que la misma se haya usado como marca mixta, esto es, acompañada de una gráfica, sino como marca nominativa. Ahora bien, así se hubiese acreditado que ésta se ha usado en el mercado de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina acompañada de unas figuras geométricas como las antes observadas, ello no supone en todo caso, en ningún modo, que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, no siendo por ende dicho motivo ni suficiente ni válido para justificar la cancelación por no uso de la marca KDK. En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. Conforme lo tiene establecido la jurisprudencia del Tribunal Andino, una marca puede tener dos clases de elementos: unos principales y otros secundarios. Los primeros, son los que le brindan características distintivas al signo y por lo tanto son predominantes en él, de tal suerte que si se llegan a modificar se estará frente a una marca diferente cuya protección estará sujeta a una nueva solicitud de registro. En las marcas nominativas el elemento sustancial y predominante es la expresión misma observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual; en las marcas figurativas, lo es la representación gráfica, el concepto evocado por la figura; en tanto que en las mixtas, el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, no obstante lo cual, en algunos casos, el elemento prioritario es el gráfico, en consideración al tamaño, color y colocación en la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. Por su parte, los aspectos secundarios que incluye el registro de la marca, como el tamaño o tipo de la letra, trazos figurativos sencillos o en general variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de ésta, pueden ser modificados, sin que por ello se entienda que existe un registro nuevo.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 154 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 165 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 166 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 167
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)
Bogotá, D.C., siete (7) de junio de dos mil doce (2012)
Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00160-00
Actor: B.N.Y.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala decide en única instancia la demanda formulada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, por el señor B.N.Y. contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó la cancelación total por no uso de la marca KDK, registrada a nombre de la sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
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LA DEMANDA
El demandante, mediante apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
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- Pretensiones.
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Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 18031 de 27 de julio de 2005, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó la cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 76280 A, correspondiente a la marca KDK (nominativa), en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
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Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 33985 de 19 de diciembre de 2005, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de reposición presentado contra la anterior resolución, en el sentido de confirmarla.
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Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 00015 de 10 de enero de 2006, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de apelación formulado contra la Resolución núm. 18031 de 2005, confirmándola.
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Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación por no uso del registro de la marca nominativa KDK, en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
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Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.
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Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
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- Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
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El 26 de noviembre de 2001, el señor B.N.Y. presentó solicitud ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para la cancelación de la marca KDK (nominativa) registrada a favor de MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no había usado la misma en la forma y respecto de los productos para los cuales se encuentra registrada.
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Mediante la Resolución núm. 18031 de 27 de julio de 2005, la División de Signos Distintivos de la...
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