Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00442-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 407898290

Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00442-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Junio de 2012

Fecha07 Junio 2012
EmisorSECCIÓN PRIMERA
MateriaDerecho Público y Administrativo
Tipo de documentoSentencia

CANCELACION PARCIAL POR FALTA DE USO DE REGISTRO DE MARCA – Normas comunitarias – Normatividad aplicable

Los requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso son: a) Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado; y, b) Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean “similares” significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados. DECISIÓN 486 “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

SOLICITUD DE CANCELACION POR NO USO DE MARCA / MARCA S.T. DUPONT – Carga de la prueba

D. aparte transcrito se deduce claramente, que si lo demostrado por la parte actora, no tiene diferencia sustancial con los artículos no usados, la cancelación parcial no cabría en este caso, como tampoco daría lugar a tal cancelación, cuando se pruebe el uso de los productos conexos y relacionados. En el caso sub examine, se observa que los estuches para cigarrillos, estuches para puros, tubos para puros, cortapuros, ceniceros, encendedores, bricket, tienen la misma finalidad que el “tabaco y sus derivados”, esto es, el de poder satisfacer la necesidades del fumador, pues tales productos son relacionados y complementarios del “tabaco y sus derivados”. Razones por las cuales, la Administración se equivocó al haber cancelado parcialmente la marca “S.T DUPONT” en la Resolución que resolvió el recurso de apelación, cuando debió haber mantenido la decisión adoptada en los actos administrativos anteriores, pues el titular de dicha marca probó, además del uso de tales artículos para fumadores, que eran similares y conexos a los productos no usados. En este orden de ideas, el acto acusado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ajusta a la legalidad requerida en la normativa Andina, respecto a la cual, como bien lo anota el Tribunal, debe tenerse en cuenta, en el sub lite, para la cancelación por no uso, los criterios emanados del inciso 3 del artículo 165 de la Decisión 486, transcritos anteriormente

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 165 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 166 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 167 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 168

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 012928 DE 2003 (16 de mayo) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., siete (7) de junio de dos mil doce (2012)

Radicación numero: 11001-03-24-000-2003-00442-01

Actor: S.T.D.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La sociedad S. T. DUPONT, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 012928 de 16 de mayo de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de apelación contra la Resolución núm. 35128 de 30 de octubre de 2002, por la cual revoca la decisión y cancela parcialmente por falta de uso el registro de la marca mixta “S.T. DUPONT”, certificado 129377, a nombre de la sociedad actora, en el sentido de limitar la cobertura de la marca para distinguir exclusivamente “elementos para fumador, encendedores y fósforos” productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar la cancelación parcial del registro de la marca mixta “S.T.D.”, con el fin de que distinga la totalidad de los...

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