Sentencia nº 11001-03-24-000-2006-00201-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 23 de Febrero de 2012
| Fecha | 23 Febrero 2012 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
MARCAS FARMACEUTICAS- Cotejo marcario / RIESGO DE CONFUSION – Concepto / CONFUSION – Tipos / COTEJO MARCARIO – Entre las marcas Erassin (nominativa) de Labinco S.A y Eroxim (nominativa), Eroxim (mixta) y Erosinn (nominativa) de la Francol S.A, registradas en la misma clase / PARTICULA ER – No se excluye del cotejo al considerarse que no es de uso común tratandose de medicamentos para la disfunción erectil
La Superintendencia de Industria y Comercio estimó que la partícula ER en las marcas enfrentadas es de uso común en los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por tal razón, la excluyó en el cotejo marcario realizado en el marco del análisis de registrabilidad de la marca ERASSIN, como una excepción a la regla general sobre la visión de conjunto de las marcas. La Sala abordará entonces esta cuestión para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto (…) La Sala no encuentra que la partícula ER sea de uso común en la clase 5, en particular tratándose de medicamentos para la disfunción eréctil, pues ciertamente por sí sola no ofrece al consumidor una idea, por ejemplo, acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, o su uso terapéutico. Por lo tanto, dicha partícula si se tendrá en cuenta en el análisis marcario que se efectuará en este asunto
NOTA DE RELATORIA: Se citan las Interpretaciones Prejudiciales 90–IP-2010, del 7 de septiembre de 2010; y 68–IP–2001 del 30 de enero de 2002 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172
COTEJO MARCARIO – Entre marcas farmacéuticas / MARCAS ERASSIN Y EROXIN - Cotejo marcario / MARCAS ERASSIN Y EROXIM – Similitud fonética y ortográfica pero no conceptual / SIGNOS DE FANTASIA – Marcas Erassin y Eroxim
Se advierte, desde el punto de vista ortográfico, que la marca ERASSIN está conformada por siete (7) letras, en tanto que la marca EROXIM por seis (6); que en las dos expresiones se identifican tres (3) sílabas, en la primera E-RA-SSIN, y en la segunda, E-RO-XIM; y que las primera vocal que comparten tales expresiones (la E), está ubicada en la misma posición dentro de ellas, lo que también ocurre con la primera consonante que igualmente comparten (R). Estas notas claramente demuestran la existencia de similitudes en las marcas en conflicto desde el punto de vista de su estructura. En el campo fonético se encuentran así mismo importante similitudes, advirtiéndose que la pronunciación de cada palabra es muy parecida. En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas se escuchan de una manera similar (…) Agregase a lo anterior que en cada uno de los vocablos la sílaba tónica se ubica en la tercera sílaba (SSIN y XIM), no existiendo una diferencia notable en la pronunciación de las letras SS y X como tampoco en las tetras N y M. Ahora bien, en el aspecto ideológico o conceptual, no es dable determinar ninguna similitud, como quiera que ambos signos son de aquellos considerados como caprichosos o de fantasía. En efecto, las marcas objeto de análisis no tienen definido un significado específico en lengua castellana, por tratarse de signos de fantasía, fruto de la invención o imaginación de sus autores y, por ende, no son evocativas de una idea concreta ni de ningún producto en particular. Por lo mismo no se puede afirmar que una y otra correspondan al mismo concepto
MARCA ERASSIN Y EROS INN – Cotejo marcario / MARCAS ERASSIN Y EROS INN – Similitud fonética / SIGNOS DE FANTASIA – Marcas Erassin y Eros Inn
El análisis desde el punto de vista ortográfico determina, en primer lugar, que la marca ERASSIN está conformada por una sola palabra compuesta por siete (7) letras, en tanto que la marca EROS INN, por dos, la primera compuesta por cuatro letras (4), y la segunda por tres (3); que en la primera marca se identifican tres (3) sílabas (E-RA-SINN) y en la segunda, en la primera palabra, dos (2) (E-RA), y en la segunda expresión, una (1) (INN); que la vocal que comparte el signo solicitado con la primera expresión del signo registrado (la E) se encuentra en la misma posición, como también se observa en relación con las dos consonantes que comparten esas mismas expresiones (R y S). En este caso es cierto que las similitudes no son tan evidentes, en la medida en que, como se dijo, la marca de propiedad LAFRANCOL S.A. está compuesta por dos expresiones. No obstante lo anterior, fonéticamente sí encuentra la Sala similitudes entre las marcas cotejadas, pues aunque la marca EROS INN está compuesta por dos expresiones, su pronunciación se produce por parte del consumidor medio en tres golpes de voz (E-ROS-INN), siendo muy similar a la pronunciación de la expresión ERASSIN. En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas se escuchan de una manera similar (…)A ello se suma también que en cada uno de los vocablos la sílaba tónica se ubica en la tercera sílaba. En el aspecto ideológico o conceptual, al igual que ocurre frente a la otra marca, tampoco es predicable similitud, en atención a la naturaleza de los signos, esto es, a ser signos de fantasía
MARCAS FARMACEUTICAS – Examen de registrabilidad más riguroso / RIESGO DE CONFUSION – Entre la marca Erassin y las marcas Eroxim y Eros Inn por similitud en su escritura y en su fonética / MARCA ERASSIN – Irregistrable / RIESGO DE CONFUSION Y ASOCIACION - Existencia entre las marcas Eroxim, E. y Eros Inn porque en el proceso de comercialización de los productos se utiliza el mismo canal de distribución
Se concluye que en efecto sí existen similitudes entre las marcas ERASSIN y EROXIM y entre la primera y la marca EROS INN, y que las mismas ciertamente resultan suficientes y significativas para generar un riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, el resultado del examen realizado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, emergiendo por lo tanto, sin dificultad alguna, que la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a las otras para coexistir en el mercado de manera pacífica. A lo anterior se suma el hecho de que las mencionadas marcas corresponden a productos farmacéuticos que forman parte de la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por otra parte, que en el proceso de comercialización de tales productos se utiliza el mismo canal de distribución (farmacias y droguerías), todo lo cual contribuye a incrementar los riesgos de confundibilidad, directa o indirecta, y/o de asociación, puesto que el consumidor podrá creer equivocadamente que al adquirir un producto que está comprando otro, o que los dos productos tienen un origen empresarial común, o si diferencia esto último, podrá creer que entre los productores existe alguna relación o vinculación económica. En ese orden, dado el rigor con que se debe abordar el examen de marcas farmacéuticas, según lo tiene señalado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la luz de la cual se ha de tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves en la salud de las personas, para la Sala, el riesgo de confusión que se aprecia entre las marcas enfrentadas hace irregistrable la marca ERASSIN para productos de la Clase 5ª. En consecuencia, como la decisión de conceder el registro de la marca ERASSIN no se ajusta a los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se encuentran fundados los cargos de la demanda, se declarará la nulidad de la resolución administrativa que le concedió a la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. el registro de dicha marca para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL a) / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL a)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012)
Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00201-00
Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A- LAFRANCOL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso la firma LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. - LAFRANCOL S.A contra la Resolución núm. 938 de 26 de enero de 2006 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca ERASSIN (nominativa), a favor de la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. – LABINCO S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
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LA DEMANDA
La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes
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- Pretensiones.
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Declarar la nulidad de la Resolución núm. 938 de 26 de enero de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca ERASSIN (nominativa), a favor de la sociedad...
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