Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00419-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 23 de Mayo de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 452429942

Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00419-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 23 de Mayo de 2013

Fecha23 Mayo 2013
EmisorSECCIÓN PRIMERA
Tipo de documentoSentencia

REGISTRO MARCARIO - Riesgo de asociación. Riesgo de confusión. Marcas Mixtas. Conexión competitiva. Principio de especialidad

Debe entonces matizarse la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, pues si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de dicha regla, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Examinado lo anterior, advierte la Sala que, contrario a lo afirmado en la demanda, entre los productos que amparan las marcas en conflicto no existe conexión competitiva, como quiera que se trata de productos que pertenecen a distintas clases del nomenclátor internacional, los cuales no tienen la misma naturaleza, características ni finalidades, ni pertenecen a un mismo género, además que no comparten los mismos canales de comercialización. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que la marca mixta SISLEY (en la Clase 18), cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas SISLEY previamente registradas (en las Clases 9, 14 y 16), pues, aunque se trata de signos idénticos los mismos amparan productos respecto de los cuales no existe conexión competitiva, de modo tal que no existe la posibilidad de que se induzca a error al público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

NOTA DE RELATORIA: Conexión competitiva y principio de especialidad, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de abril de 2010, R.. 2003-00332, MP. Marco A.V.M..

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 11656 DE 2003 (29 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00419-01

Actor: BENETTON GROUP S.P.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVALa Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina interpuso la sociedad BENETTON GROUP S.P.A., contra la Resolución núm. 11656 de 29 de abril de 2003, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió a la sociedad JEANS FASHION S.A. el registro de la marca SISLEY (mixta), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

  1. LA DEMANDA

    La sociedad demandante, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

    1. - Pretensiones.

      1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 11656 de 29 de abril de 2003, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 1080 de 30 de enero de 2001 de la División de Signos Distintivos y en su lugar, concedió a la sociedad JEANS FASHION S.A. el registro de la marca SISLEY (mixta), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; y ordenar la corrección de la parte resolutiva de la citada Resolución núm. 1080 de 30 de enero de 2001.

      1.2. Ordenar, como consecuencia de lo anterior, que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declare la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto, anule el registro correspondiente a la marca SISLEY en la Clase 18 internacional y cancele el correspondiente certificado de registro.

      1.3. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se dicte en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

    2. - Fundamentos de hecho.

      Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

      El 19 de octubre de 1993 el señor A.C. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa SISLEY para distinguir “cuero e imitaciones de cuero”, productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Con posterioridad, la solicitud fue traspasada a la sociedad JEANS FASHION S.A.

      Dentro de la oportunidad legal, las sociedades Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A. - CADENALCO y BENETTON GROUP S.P.A. presentaron oposición al registro de la marca, con fundamento en la confundibilidad de la marca SISLEY con las marcas LEY y SISLEY, respectivamente, marcas de su propiedad registradas en varias clases (las de BENETTON GROUP S.P.A., en las Clases 9, 14 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza).

      La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 1080 del 30 de enero de 2001 negó el registro solicitado por la parte actora, declaró infundada la oposición de BENETTON GROUP S.P.A y fundada la presentada por CADENALCO.

      Contra la anterior Resolución la aquí demandante interpuso recurso de reposición y subsidiariamente de apelación.

      El primero de ellos fue resuelto mediante la Resolución núm. 27526 del 28 de agosto de 2001 confirmando la decisión recurrida.

      A través de la Resolución núm. 11656 del 29 de abril de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión de negar el registro y en su lugar le concedió a JEANS FASHION S.A. la marca SISLEY en la Clase 18 internacional

    3. - Normas violadas y concepto de la violación.

      Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      Al explicar el concepto de violación señaló que la marca SISLEY en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza resultaba irregistrable, toda vez que es “confundiblemente similar” a la marca SISLEY en las Clase 9, 14 y 16 de la misma clasificación, registradas a nombre de BENETTON GOUPS S.P.A. y, por lo tanto, carece de distintividad e induce al público consumidor a confusión y error.

      Afirmó que se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, al ser evidente el riesgo de confusión entra la marca SISLEY solicitada (en la clase 18) y la marca SISLEY registrada (en las clases 9, 14 y 16), pues, ante la identidad de los dos signos el consumidor erróneamente podrá pensar que las dos marcas constituyen un mismo signo y que ambas provienen del mismo grupo empresarial existente; además, el signo solicitado carece de elementos adicionales que pudieran otorgarle distintividad.

      Precisó, además, que los productos “cuero e imitaciones de cuero” y los productos de las clases 9, 14 y 16 comercializados por BENNETON GROUP S.P.A. (accesorios, joyería, perfumería, agendas, libretas, etc.) son conexos, derivándose tal conexidad del hecho que aquellos se dirigen al mismo rango de consumidores, utilizan los mismos canales de distribución y mercadeo y se nutren del mismo tipo de publicidad y estrategias de marketing.

      Destacó que las marcas de BENETTON GROUP S.P.A. distinguen bien vestuario, calzado, accesorios, perfumería, todos dentro del ramo de los productos de vestuario y uso personal, los cuales tienen los mismos medios de publicidad que los productos de cuero e imitación de cuero que se pretenden distinguir con la marca SISLEY en la clase 18.

      Indicó que es posición reiterada de la Superintendencia considerar que existe relación entre los productos comprendidos dentro de la clase 18 y aquellos de otras clases que incluyen productos para uso personal (tales como las clases 3, 9, 14, 16, 18 y 25), de modo tal que si se considera que existe conexidad entre las clases 3 y 25, mal podría considerarse que la misma no exista entre los productos de las clases 18 y 9, 14 y 16.

      Concluyó, en ese orden, que los productos de la clase 18 y los de las clases 9, 14 y 16 son conexos porque: i) tienen la misma finalidad, aplicación o uso (accesorios de uso personal); ii) tienen iguales lugares de distribución y modalidades de comercialización (tratándose de accesorios éstos son distribuidos en tiendas y centros comerciales que utilizan las mismas redes de mercadeo); iii) se dirigen al mismo tipo de consumidor (en general a toda la población); y iv) se sirven de iguales modalidades publicitarias y promocionales (al ser de comercialización masiva se dan a conocer a través de mecanismos similares, tales como pauta publicitaria en revistas de circulación masiva, comerciales televisivos y de radio).

      Estimó, por lo anterior, que el signo SISLEY no es distintivo y por ende no es apto para ser registrado como marca ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

  2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

    II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR