Sentencia nº 11001-03-24-000-2002-00149-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Agosto de 2006
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2002-00149-01 |
| Fecha | 10 Agosto 2006 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil seis (2006)
Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00149-01
Actor: TABACALERA ANDINA S.A. – TANASA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) contra el acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE el registro del signo «COLT» como marca para distinguir todos los productos de la Clase 34 Internacional de Niza[3].
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LA DEMANDA
TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) domiciliada en Quito (Ecuador) mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la siguiente demanda:
1.1. Pretensiones
1.1.1. Que se declare nula la Resolución 20235 de 2001 (26 de junio) mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió un recurso de reposición revocando la Resolución 7449 de 1997 (20 de marzo), y declarando infundada la oposición presentada por TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) y concediendo el registro del signo «COLT» como marca para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 Internacional.
1.1.2. Que se declare nula la Resolución 35347 de 2001 (29 de octubre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 20235 de 2001.
1.1.3. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca «COLT» en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
1.1. Hechos
El 30 de junio de 1993 IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE presentó solicitud de registro del signo «COLT» como marca denominativa para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 Internacional.
Publicada la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 391 de 9 de noviembre de 1993, TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) presentó escrito de oposición con fundamento en su marca «COLT» registrada en Ecuador para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional.
Mediante Resolución 7449 de 1997 (20 de marzo), el J. de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación y negó el registro del signo «COLT» a IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE.
IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE interpuso el 16 de mayo de 1997 los recursos de reposición y apelación contra la Resolución 7449 de 1997.
Mediante Resolución 20235 de 2001 (26 de junio) la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió el recurso de reposición revocando en todas sus partes la Resolución 7449 y concediendo el registro del signo «COLT» como marca a favor de IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE.
Sostuvo que en virtud de lo preceptuado por el Decreto 117 de 1994 reglamentario de la Decisión 344, no debió tener en cuenta las pruebas presentadas para sustentar la oposición, pues éstas fueron presentadas extemporáneamente.
El 11 de septiembre de 2001 TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) presentó recurso de apelación contra la Resolución 20235 por considerarla manifiestamente ilegal.
Mediante Resolución 35347 de 2001 (29 de octubre), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó en todas sus partes la Resolución 20235.
1.2. Normas violadas y concepto de la violación
La actora invocó como violados los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, el Decreto 575 de 1992 y los artículos 34, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo.
Las observaciones fueron presentadas el 14 de diciembre de 1993, en vigencia de la Decisión 313, y por tanto esta norma es la que debía aplicar la Superintendencia, que no establecía ningún término para aportar las pruebas anunciadas dentro del escrito de observaciones.
La Resolución 7449 de 1997 (20 de marzo) no debió ser revocada, ya que estaba demostrada la titularidad de la marca «COLT» en el registro ecuatoriano a favor de TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) en la Clase 34, vigente hasta el 12 de marzo de 2003 y, por tanto, existía un legítimo interés de esta compañía para presentar oposiciones contra la solicitud presentada en Colombia, dando correcta aplicación al artículo 93 de la Decisión 344.
Se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 puesto que la marca solicitada «COLT» está afectada de la causal de irregistrabilidad establecida en dicho artículo.
IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE, al hacer una modificación de su marca ya registrada «COLTS», excluyendo de ésta la letra S, está realizando una modificación sobre la denominación del signo, lo que constituye una variación de un elemento sustancial de éste.
Con relación a lo anterior, la normativa andina y la jurisprudencia del Tribunal obligan a presentar una nueva solicitud que sea independiente de la marca ya registrada, manifestando que no existen derechos previos sobre la expresión «COLT», sino exclusivamente sobre la expresión «COLTS».
Finalmente, sostuvo que la expresión COLT, solicitada para registro por IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE no es idónea para ser registrada como marca ya que reproduce la marca «COLT», registrada con anterioridad en Ecuador por TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), pues, sin lugar a dudas, crearía confusión en el público consumidor, no solo en cuanto a los productos sino respecto de su origen empresarial.
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LA CONTESTACION
Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada e IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE, en calidad de tercero interesado como titular del registro de la marca «COLTS».
2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio defendió la legalidad de los actos acusados y sostuvo que no violan la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que constituía el régimen legal aplicable a la solicitud que dio lugar al acto acusado.
Con respecto al derecho al uso exclusivo de la marca sostuvo que el propietario de una marca registrada puede presentar nuevas solicitudes de registro respecto de aquellos elementos que puedan usarse como variaciones no sustanciales y conformar eventualmente un nuevo signo marcario.
Agregó que tales signos constituyen una derivación o aproximación de la marca ya registrada sobre la cual se tienen derechos preexistentes.
IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE es titular del registro de la marca «COLTS» según certificado 125.139 vigente hasta el 12 de diciembre de 2003, de lo cual se desprende que la marca solicitada «COLT» contiene una variación que en nada afecta la impresión que ésta ha creado en el comercio, pues únicamente se suprime la letra S y también distinguirá los mismos productos.
Finalmente sostiene que una vez efectuado el examen de la marca «COLT» no surgen los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el artículo 82 literal a) de la Decisión 344, ya que la marca solicitada para registro (COLT) no generaría riesgo de confusión o de asociación respecto a la marca base de la oposición «COLT» registrada en Ecuador, pues las mismas, «COLT» y «COLTS» han coexistido por varios años, de manera que un nuevo registro de la marca «COLT» no generaría confusión en el público.
Agregó que la marca opositora únicamente está registrada en Ecuador y no en Colombia, luego no puede considerarse legitima opositora.
2.2. IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE, notificada personalmente[4], no contestó la demanda.
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
3.1. El apoderado de la actora insiste en los argumentos de la demanda y señaló que TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) es titular del registro ecuatoriano de la marca «COLT» en un país miembro del Pacto Andino desde el 16 de enero de 1974 hasta el 12 de marzo de 2003, como consta en Certificado 992-93.
Agregó que IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE solicitó en Colombia el registro de la marca «COLTS» el 13 de diciembre de 1985, y fue registrada el 12 de diciembre de 1988, es decir cerca de 14 años después que TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) obtuviera derechos exclusivos sobre la marca «COLT» en Ecuador.
3.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio insistió en los argumentos de su contestación, y en que entre las marcas «COLT» y «COLTS» no existe riesgo de confusión, habida cuenta de que han coexistido por varios años, de manera que un nuevo registro de la marca «COLT» no generará confusión en el público, que ya ha identificado cada marca, los productos que distinguen y los empresarios titulares de una y otra.
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LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
A solicitud de la Sala se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuere pertinente.
5.1. LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 30 de junio de 1993 IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE presentó solicitud de registro del signo «COLT» como marca denominativa para distinguir los productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza:
Tabaco; artículos para fumadores; cerillas
Por Resolución 7449 de 1997 (20 de marzo), el J. de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) con fundamento en su marca «COLT» y negó la solicitud. Consideró la División de Signos Distintivos que tras su comparación de conjunto, el signo presentado a registro resultaba confundiblemente semejante con la marca registrada.
5.2. LA VÍA GUBERNATIVA
IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE...
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