Sentencia nº 11001-03-24-000-2001-00312-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 3 de Marzo de 2005
| Fecha | 03 Marzo 2005 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2001-00312-01 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: C.A. ANDRADE
Bogotá, tres (3) de marzo de dos mil cinco (2005)
Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00312-01
Actor: EBEL S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad ejercida por EBEL S.A. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a EBEL INTERNATIONAL LTD. el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional[1].
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LA DEMANDA
EBEL S.A., domiciliada en Rue de Paix 113, La Chaux De Fonds, (Suiza), mediante apoderado y en ejercicio de la acción establecida en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentó la siguiente demanda:
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Pretensiones
1.1.1. Que es nula la Resolución 16377 de 24 de julio de 2000, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por EBEL S.A. y concedió el registro de la marca nominativa EBEL INTERNATIONAL (mixta) a favor de EBEL INTERNATIONAL LTD., para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por un período de 10 años.
1.1.2. Que es nula la Resolución 30841 de 28 de noviembre de 2000 mediante la cual la citada funcionaria resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 16377 de 24 de julio de 2000, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación.
1.1.3. Que es nula la Resolución 12264 de 30 de marzo de 2001 mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado.
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Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se cancele el certificado No. 236.766 de registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta).
• EBEL INTERNATIONAL LTD. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa EBEL INTERNATIONAL (MIXTA), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza.
• Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 489 de 28 de febrero de 2000, EBEL S.A. presentó observaciones con fundamento en su marca EBEL, registrada según certificados 134431 de 6 de febrero de 1991 en la Clase 9; 134433 de 28 de noviembre de 1990 en la Clase 16; 134434 de 25 de abril de 1991 en la Clase 34; 141502 y 141545 de 9 de junio de 1993 en las Clases 6 y 18 respectivamente; y 169301 de 21 de noviembre de 1994 en la Clase 25.
• Mediante Resolución 16377 de 24 de julio de 2000 la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada por EBEL S.A. y concedió el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (MIXTA) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional a favor de EBEL INTERNATIONAL LTD. por un período de 10 años. La Administración consideró que las marcas en conflicto amparaban productos disímiles, y no tuvo en cuenta la protección que la actora fundamentó en la notoriedad de la marca EBEL.
• Contra esa decisión EBEL S.A. interpuso los recursos de reposición y apelación, que sustentó en no haberse tenido en cuenta por la entidad demandada la notoriedad de la marca EBEL, pese a haberla demostrado; en el riesgo de asociación que existe entre las marcas en conflicto, y en el perjuicio injustificado que le infligiría a EBEL S.A. el registro del signo solicitado, que ocasiona la dilución de su marca EBEL y acarrearía la pérdida de su imagen comercial.
• Para demostrar la continuidad en el tiempo de la notoriedad de la marca EBEL y reforzar su recurso de apelación, el 2 de abril de 2000 EBEL S.A. allegó pruebas documentales, entre ellas, las siguientes:
- Declaración Juramentada suscrita por B.F., Director de EBEL S.A, acompañada del certificado de existencia y representación legal de la compañía, en la cual hace constar: i) el volumen de ventas a nivel mundial de los productos identificados con la marca EBEL durante el período comprendido entre 1995 y 1999, y ii) los costos de inversión en publicidad y promoción a nivel mundial de la marca EBEL, durante ese mismo período.
- Declaración Juramentada suscrita por la firma de auditoría Atag Ernst & Young SA sobre la veracidad de los datos consignados por el Director de EBEL S.A. en relación con: i) el volumen de ventas a nivel mundial de los productos identificados con la marca EBEL durante el período comprendido entre 1995 y 1999, y ii) los costos de inversión en publicidad y promoción a nivel mundial de la marca EBEL, durante el citado período.
- Copias anilladas de la publicidad que EBEL S.A. realizó durante 1995, 1996, 1997 y 1998.
- Copias de los registros de las marcas EBEL y EBEL & Etiqueta, Clase 14 Internacional, en más de 34 países del mundo.
• Mediante Resolución 12264 de 30 de marzo de 2001 la Superintendencia confirmó la Resolución 16377 que concedió la marca EBEL INTERNATIONAL (Mixta) en la Clase 5ª Internacional y expidió el certificado de registro No. 236.766.
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Normas violadas y concepto de la violación
La actora invoca como violados los artículos 83 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 344; 136 literales a) y h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 85, 128, 135, 137 del CCA y 596 del Código de Comercio.
La Superintendencia violó los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, al conceder el registro como marca del signo EBEL INTERNACIONAL (MIXTA) en la Clase 5ª a favor de EBEL INTERNATIONAL LTD., el cual reproduce la marca previamente registrada y notoriamente conocida EBEL, de propiedad de EBEL S.A.
La violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 ocurre porque EBEL S.A. es titular en Colombia de la marca EBEL cuyo primer registro fue concedido el 28 de noviembre de 1990 según certificado 134.433 para la marca EBEL (Mixta) en la Clase 16 Internacional; adicionalmente, es titular de la misma marca en las Clases 9ª, 14, 34, 6, 18 y 25 de la Clasificación Internacional, registros que anteceden al de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta), con la cual, además de identificar «productos higiénicos, farmacéuticos y similares» comprendidos en la Clase 5ª, se pretende distinguir cosméticos de la Clase 3ª, que tienen directa relación con los productos de la Clase 14 que EBEL S.A. distingue con su marca EBEL.
Entre las marcas existe conexidad por cuanto los productos que distinguen se relacionan entre sí; no es posible que coexistan en las Clases 5ª y 14, dada la relación que guardan con los comprendidos en la Clase 3ª, lo que genera un riesgo de confusión en el público consumidor respecto de la naturaleza y la finalidad de los productos que las marcas enfrentadas identifican.
La violación del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 se configura al haberse concedido el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) a EBEL INTERNATIONAL LTD., ya que EBEL es una marca notoria. Ese carácter le ha sido reconocido por las autoridades competentes en materia de protección de la propiedad industrial en Colombia y en otros países.
Existe conexión competitiva entre las marcas en conflicto por razón de los canales de comercialización y medios de publicidad que emplean y por la complementariedad entre los productos que amparan; esto implica el detrimento de la imagen comercial y del prestigio mundialmente reconocido a EBEL S.A., de lo cual se deduce la imposibilidad de que coexistan pacíficamente, máxime cuando EBEL INTERNATIONAL LTD. obtuvo de mala fe el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (MIXTA), el cual, por consiguiente, carece de legitimidad.
El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 fue violado porque la marca EBEL es notoria y por ello no aplica el principio de especialidad, sino la privilegiada protección que faculta a oponerse a toda solicitud de un signo idéntico o similar, con independencia de la Clase en que se pretenda registrar.
En la sentencia de 22 de abril de 1999 (Expediente 3499) la Sección Primera reconoció la notoriedad de la marca EBEL al señalar que «no podrán registrarse como marca aquellos signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la Clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro», criterio que también debe ser aplicado al presente caso.
Sintetiza los cargos en cinco argumentos, a saber: notoriedad de la marca EBEL de EBEL S.A.; confusión entre las marcas en conflicto; coexistencia no tolerada de las marcas; aprovechamiento indebido de la reputación ajena y desconocimiento por la Superintendencia de Industria y Comercio del derecho de EBEL S.A.
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LA CONTESTACIÓN
Fueron vinculados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y EBEL INTERNATIONAL LTD. en calidad de tercera interesada como titular del registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta).
2.1. El apoderado de EBEL INTERNATIONAL LTD. defendió la legalidad de los actos acusados y asevera que al expedirlos no se violaron normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Sostiene que no es cierto que la notoriedad de la marca EBEL haya quedado oficialmente reconocida en la sentencia de 22 de abril de 1999 de esta Sección, pues el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones ha precisado que «...la notoriedad de una marca conserva la dinámica propia de lo que constituye el comercio de bienes y servicios. Lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; o inversamente lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro...»
La sentencia de 22 de abril de 1999 no puede ser aplicada al presente caso puesto que la notoriedad reconocida se fundamentó en...
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