Sentencia nº 4650 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 6 de Mayo de 1999
| Número de expediente | 4650 |
| Fecha | 06 Mayo 1999 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Santa Fe de Bogotá D.C., seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve
Radicación número: 4650
Actor: A.R.B. Y ALLERGAN INC.
Demandado: JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCCION DE NULIDAD
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar a este asunto, instaurada por el actor de la referencia, en ejercicio de la “... acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo”, con el fin de obtener de esta Corporación la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 48337 de 29 de noviembre de 1994, expedida por el J. de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca “GLICOLIK” para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Laboratorios Medihealth S.A.
a.- Los hechos de la demanda
Ellos son, en resumen, los siguientes (fls. 20 a 22):
La marca “GLICOLIK”, cuyo registro se concedió mediante el acto acusado, “... es una burda abreviación de GLICOLICO, básicamente consistente en la sola supresión de su última y menos sonora letra, puesto que el cambio de la letra C por una letra K no conlleva ninguna diferenciación fonética en nuestro idioma ... Consecuentemente, la expresión ‘GLICOLIK’ es muy similar, sobre todo fonéticamente, a GLICOLICO, pudiendo ser confundida con esta oralmente”.
Por lo anterior, es palmario el ánimo del actual titular de esa marca, es decir, L.S.S.A., en cuyo favor se traspasó la misma, de apropiarse de un término descriptivo que pertenece a todos, puesto que tiene el derecho de actuar ante cualquier tercero que, sin su consentimiento, use o aplique tal marca o cualquier otra palabra que se le asemeje, especialmente GLICOLICO. b.- Los fundamentos de derecho de la demanda y el concepto de
violación
Ellos pueden resumirse así (fls. 22 a 26):
Primer cargo.- Indebida motivación. Al expedir el acto acusado, se incumplió la formalidad contemplada en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no motivó debidamente el acto y no se puede saber, de todas las disposiciones legales vigentes, cuáles fueron las que se aplicaron en este caso particular, ni cómo se consideró que estaban cumplidas dichas disposiciones para conceder el registro de GLICOLIK como marca.
Segundo cargo.- Falta de examen de registrabilidad. De conformidad con el artículo 96 de la Decisión 344, la División de Signos Distintivos ha debido efectuar un serio examen de registrabilidad de la expresión cuyo registro se solicitó como marca, pero el que hizo fue incompleto, puesto que no examinó la registrabilidad de la expresión en sí misma, sino apenas si existía otra marca idéntica o similar a ella, solicitada o registrada con anterioridad por un tercero.
Tercer cargo.- Insuficiente distintividad. Si conforme al artículo 81 de la Decisión 344, una de las condiciones para que una marca pueda ser registrada es la de que sea suficientemente distintiva, para expedir el acto acusado no se observó dicha condición, pues las expresiones GLICOLIK (registrada) y GLICOLIC (usada), son insuficientemente distintivas en relación con el ácido glicólico en loción, al cual el actual titular de la marca impugnada podría aplicar la primera de dichas expresiones o de hecho aplica la segunda. El ácido en cuestión tiene la característica de ser GLICOLICO, y la sola supresión de sus nueve letras, no es suficiente fonéticamente para impedir la confusión de cualquiera de las expresiones en cuestión, con esta característica.
Cuarto cargo.- Posibilidad de engaño. Al expedirse el acto acusado se desconoció el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, pues la expresión GLICOLIK da a entender que se trata de un producto con la característica, cualidades y aptitud para el uso de ser GLICOLICO, como lo es el ácido glicólico para ciertos daños de la piel, pero característica, cualidades y aptitud que no siempre tienen todos los productos de la Clase 3 Internacional para los cuales se concedió el registro de la marca GLICOLIK.
Quinto cargo.- Se trata de un término descriptivo. También se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, puesto que se concedió el registro de la expresión GLICOLIK para productos como el ácido glicólico en loción, expresión que es fonéticamente idéntica al término inglés “GLYCOLIC”, y dado que en el comercio de productos higiénicos, de tocador y cosméticos, el uso de terminología inglesa es frecuente como símbolo de tecnicismo y calidad. c.- Las razones de la defensa
La entidad demandada sostiene que el acto acusado se ajusta plenamente a derecho, pues se expidió conforme a lo dispuesto en la Decisión 344, se respetó el trámite administrativo en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.
Agrega que, en razón de que no se presentaron oposiciones, la oficina nacional competente efectuó el estudio administrativo de la marca solicitada, y al encontrar que es novedosa, visible y suficientemente distintiva, se concedió su registro.
Finalmente, se expresa que es de suma importancia tener en cuenta lo expuesto por esta Corporación en sentencia proferida el 26 de febrero de 1998, dentro del proceso en que fue actor el ciudadano C.A.C.F., y la correspondiente interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
d.- Los fundamentos de la impugnante de la demanda
El apoderado judicial de la sociedad Laboratorios Silpro S.A. expone, en resumen, los siguientes argumentos (fls. 89 a 91 y 111 a 113):
- Que la expresión GLICOLIK cumple con los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, como son distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representada gráficamente y no estar comprendida dentro de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 82 ibídem.
- Que la mencionada sociedad ofrece con la indicada marca un producto de belleza que contiene una pequeña parte de ácido glicólico y que está siendo usada para reparar algunos problemas de la piel, por lo cual no está incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 82, literal h), de la citada Decisión 344.
e.- La actuación surtida
De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite previsto para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:
Mediante auto de 10 de octubre de 1997 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite de rigor (fls. 39 a 41).
Por auto del 20 de febrero de 1998 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron como tales las solicitadas por las partes (fls. 102 a 103).
Dentro del término concedido a las partes para alegar de conclusión y al Agente del Ministerio Público para rendir su concepto, todos ellos presentaron los escritos que obran a folios 107 a 121.
En proveído de 30 de abril de 1998 se ordenó suspender el proceso y someter el caso planteado a interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (fls. 124 a 125) el cual, mediante sentencia núm. 33 IP-98 de 6 de noviembre de 1998 (fls. 138 a 158), se pronunció sobre la solicitud que le fue formulada.II.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
En el escrito que lo contiene, el señor P.N.D. ante esta Corporación, manifiesta que “dado que de conformidad con el artículo 31 del tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el numeral 16 del artículo 150 de la Carta Política”, la interpretación prejudicial de las normas...
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