Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00145-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 5 de Junio de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 556671238

Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00145-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 5 de Junio de 2014

Fecha05 Junio 2014
EmisorSECCIÓN PRIMERA
Tipo de documentoSentencia

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión

Pues bien, siguiendo los parámetros antes enunciados, no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que entre las marcas AMERICA y AG AMERICAN GENERICS, se presentan algunas similitudes estructurales y ortográficas originadas en el empleo de las expresiones AMÉRICA y AMERICAN. Como bien se puede apreciar, la marca opositora es de naturaleza simple, al estar conformada por una sola palabra (AMÉRICA), en tanto que la marca cuestionada es de naturaleza compuesta, al estar integrada por tres (3) palabras (La sigla AG, seguida de los vocablos AMERICAN GENERICS. Por las razones expuestas, considera la Sala que desde el punto de vista morfológico o estructural la similitud de los vocablos AMERICA y AMERICAN resulta ser mucho más importante que las diferencias derivadas del uso de los vocablos AG y GENERICS en la marca cuestionada. la Sala considera que la utilización de la expresión GENERICS no tiene la virtualidad de imprimirle al signo resultante la suficiente fuerza distintiva, “[…] pues dicha expresión, que en el idioma español significa GENERICOS, corresponde a una característica propia de los medicamentos y el hecho de que la marca cuestionada haya excluido a los medicamentos genéricos, ello no implica considerar que el público consumidor medio deba conocer tal circunstancia.”. Colocándose la Sala en el lugar de los consumidores medios, se impone admitir que éstos al momento de solicitar alguno de los medicamentos o productos farmacéuticos identificados con tales signos marcarios pueden incurrir en el error de pensar que están adquiriendo determinado producto, cuando en realidad están comprando otro, lo cual resulta muy delicado en tratándose de productos farmacéuticos. En efecto, en tratándose de productos farmacéuticos, el riesgo de confusión de vuelve mucho grave, teniendo en cuenta que la ingesta equivocada de medicamentos puede resultar lesiva para la salud humana, la Sala procederá a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 139 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 140 LITERAL C / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 145 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 23649 DE 2004 (24 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 5036 DE 2006 (28 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 11386 DE 2008 (19 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00145-00

Actor: LABORATORIOS AMERICA S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sala a decidir en única instancia la demanda de nulidad incoada por la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. contra los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se declaró infundada la oposición por ella presentada al registro de la marca mixta AG AMERICAN GENERICS para distinguir productos farmacéuticos y medicamentos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

  1. LA DEMANDA

    1. - Pretensiones.

      La sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. pretende la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 23649 de 24 de septiembre de 2004 y 5036 de 28 de febrero de 2006, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 11386 de 19 de abril de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición por presentada por la sociedad actora y concedió a favor de AMERICAN GENERICS S.A., el registro de la marca mixta AG AMERICAN GENERICS para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de lo anterior, solicita igualmente que se anule el certificado de registro número 355.266, se publique la parte resolutiva de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial y se de cumplimiento a la misma dentro de los términos establecidos en el artículo 176 del C.C.A.

      .

    2. - Fundamentos de hechoComo fundamentos fácticos de la demanda, la actora mencionó los pormenores del trámite administrativo en el cual se profirieron los actos demandados, destacando que su oposición al registro de la marca solicitada se sustenta en primer término, en el hecho de que la marca denominativa AMÉRICA haya sido previamente registrada a su nombre para distinguir productos de las Clases 5 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Del mismo modo, puso de relieve la preexistencia de su nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA y argumentó que el signo solicitado resultaba irregistrable por ser genérico, de uso común y carecer de la suficiente fuerza distintiva.

      Tras analizar los signos en conflicto, destacó que las similitudes que entre ellos se presentan pueden crear confusión directa e indirecta en el público consumidor. Además de ello, la expresión GENERICS no le imprime fuerza distintiva al signo cuestionado, por tratarse de una expresión usual que evoca una de las características que pueden tener los medicamentos. El elemento relevante de la marca cuestionada es la palabra AMERICAN, la cual es casi idéntica a la marca AMÉRICA y al nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA.

      Hace notar la demandante que durante el trámite administrativo se incurrió en una irregularidad, ya que la solicitud presentada a registro fue inicialmente publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial como lema comercial y luego, sin mediar ninguna notificación, fue publicada nuevamente como marca. Con todo, dicha sociedad manifestó su oposición en ambos casos, invocando la circunstancia de tener un mejor derecho.II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

      La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues los actos acusados se ajustan al ordenamiento jurídico, en especial a las normas constitucionales ni las contenidas en la Decisión 344.

      A diferencia de lo que opina la sociedad actora, la expresión AG AMERICAN GENERICS tiene la suficiente fuerza distintiva y por lo mismo no es dable afirmar que su registro genere algún riesgo de confusión directa o indirecta. Si bien admite que los signos presentan semejanzas en cuanto a las expresiones AMERICA y AMERICAN; no puede perderse de vista que tales expresiones son débiles desde el punto de vista marcario por referirse al continente americano, motivo por el cual no pueden ser monopolizadas por ningún empresario. Destacó además que las expresiones enfrentadas presentan distintas estructuras morfológicas y secuencias vocálicas y silábicas diferentes. Por contera, el signo solicitado contiene elementos gráficos que realzan su distintividad y ayudan a determinar el origen empresarial único de los productos.

      III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

      EN LAS RESULTAS DEL PROCESO

      El tercero interesado en el proceso no dio contestación a la demanda a pesar de haber sido notificado, tal como consta a folio 107 del expediente.

  2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

    Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

    Tanto la actora como la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentaron sus alegatos de conclusión reiterando los argumentos que expusieron tanto en la demanda como en el escrito que le dio contestación.

    La sociedad actora, al exponer sus conclusiones, argumentó además que por razones de seguridad jurídica debe brindarse protección a su marca previamente registrada. De igual modo hizo referencia al hecho de que la solicitud de registro haya sido publicada inicialmente como lema comercial y luego como marca, si haber mediado una notificación, lo cual constituye una irregularidad que debe dar lugar a la anulación de los actos acusados. Por otra parte, puso de presente que la...

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