Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00310-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Mayo de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 556671446

Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00310-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Mayo de 2014

Fecha08 Mayo 2014
EmisorSECCIÓN PRIMERA
Tipo de documentoSentencia

REGISTRO MARCARIO – Uso del nombre comercial. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Conexión competitiva

En este orden de ideas, se tiene que los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones definen que nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, y que el derecho exclusivo sobre él se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa su uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo utiliza. En efecto, se observa que desde 1994 la demandante usa el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. para distinguir actividades de compra, venta e importación de petróleo y sus derivados, tal y como consta en la “Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Industria y Comercio” y en los comprobantes de pago de la misma, que presentó en 1994 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de Buenaventura, en los que se evidencia que la actividad principal de la empresa es “comprar, vender e importar al por mayor y al detal deriv. del petróleo. Todo lo anterior corrobora que el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. ha sido usado por C.I. PETROCOMERCIAL S.A. de forma personal, continua y previa a la solicitud de registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados. En efecto, pese a que la demandante afirma que tiene un derecho de exclusividad sobre el nombre comercial PETROCOMERCIAL, para distinguir dichos servicios, lo cierto es que los documentos allegados al proceso permiten probar que el derecho que le asiste es sobre el nombre PETROCOMERCIAL S.A., pues con ésta denominación es que ha identificado su actividad económica y su empresa. En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica e identidad ideológica entre los signos cotejados, por cuanto las primeras ocho (8) letras que los componen son idénticas y se encuentran ubicadas en la misma posición, y porque evocan la misma idea en la mente del los consumidores. Sin embargo, la semejanza que se presenta entre los signos es insuficiente para afirmar que la marca PETROCOM S.A. se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor. Precisamente, por ello, en el caso que nos ocupa, se advierte que la marca PETROCOM S.A. no es registrable en las clases 4, 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es suficientemente distintiva respecto del nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A., ya que puede generar riesgo de confusión indirecta y/o asociación con las actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, que desarrollaba previamente en el mercado la demandante.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B

NOTA DE RELATORIA: Caso similar, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 4 de julio de 2013, R.. 2005-00356, MP. M.C.R.L..

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2189 DE 2004 (5 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 18584 DE 2004 (30 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 23532 DE 2004 (23 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: M.C.R. LASSO

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00310-00

Actor: C.I. PETROCOMERCIAL S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA

Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa, promovida por C.I. PETROCOMERCIAL S.A. contra las Resoluciones 2189 de 2004 (5 de febrero), 18584 de 2004 (30 de julio), 23532 de 2004 (23 de septiembre) y 31683 de 2004 (23 de diciembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A., el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir, respectivamente, productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA

C.I. PETROCOMERCIAL S.A., domiciliada en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa en los siguientes términos:

1.1. Pretensiones

• Que se declare nula la Resolución 2189 de 2004 (5 de febrero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A. el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, agua de batería, liquido de frenos, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores), materias de alumbrado; bujías, mechas” en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Que se declare nula la Resolución 18584 de 2004 (30 de julio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A., el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes” en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Que se declare nula la Resolución 23532 de 2004 (23 de septiembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A., el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Que se declare nula la Resolución 31683 de 2004 (23 de diciembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A., el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza; publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial; pagar las costas del proceso; y proferir una nueva resolución que permita adoptar cabalmente lo ordenado en este fallo.

1.2. Los Hechos

Los días 30 de enero y 14 de noviembre de 2003 y 11 de marzo y 17 de mayo de 2004, la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A. solicitó, de manera individual, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir, respectivamente, los siguientes productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza:

Clase 4.

“Aceites y grasas industriales; lubricantes, agua de batería, liquido de frenos, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores), materias de alumbrado; bujías, mechas”.

Clase 39.

“Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”.

Clase 35.

“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.”.

Clase 16.

“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.”

Las referidas solicitudes se publicaron en las Gaceta de la Propiedad Industrial No. 532 y 536 de 2003 y 540 y 543 de 2004.

Dentro del término oportuno, la sociedad P.C.S.A. objetó el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era confundible con el signo PECON, previamente registrado a su favor para distinguir servicios de la misma clase.

Mediante Resoluciones 2189 de 2004 (5 de febrero), 18584 de 2004 (30 de julio), 23532 de 2004 (23 de septiembre) y 31683 de 2004 (23 de diciembre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, de manera separada, concedió a la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A. el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir, respectivamente, productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Señala que los artículos 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones...

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