Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00395-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Mayo de 2014
| Ponente | MARCO ANTONIO VELILLA MORENO |
| Fecha de Resolución | 8 de Mayo de 2014 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
REGISTRO MARCARIO – Identidad o semejanza de un signo con una marca. Signos notoriamente conocidos
En el caso sub examine, se tiene que en el signo mixto “OCTOPUS TRAVEL” predomina el elemento denominativo; sin embargo, debe tenerse en cuenta que el elemento secundario, esto es, la figura, está directamente enlazada con elemento principal, puesto que el vocablo OCTOPUS, significa en español: “PULPO” y TRAVEL: “VIAJE”. De manera que la evocación que se infiere de la figura de PULPO, tiene similar significado que la denominación. Por otra parte, la marca FIGURATIVA, al estar conformada por un pulpo, se asemeja a la figura de la marca mixta “OCTOPUS TRAVEL” y, aunque sus rasgos difieren con respecto a la primera de las nombradas, evocan claramente al consumidor, sin que requiera de mayor esfuerzo, el concepto de que se trata de un PULPO, al igual que la marca cuestionada, siendo en esta forma significativa la similitud entre ambos signos. Al respecto, la sociedad demandante no probó, en este caso, la notoriedad de su marca mixta “OCTOPUS TRAVEL” clase 42 Internacional. Sin embargo, como ya se dijo, esta marca frente al signo figurativo cuestionado, ofrece serias similitudes en los aspectos ideológicos y visuales, que no le permitirían coexistir en el mercado, máxime que si bien, sus servicios no son de la misma clase Internacional, sí están relacionados, como pudo explicarse. Así las cosas, las pruebas y argumentos expuestos por la sociedad demandante, demuestran que los actos administrativos acusados, han afectado los derechos del demandante.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 191 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 192 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 225 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 228 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 229
NOTA DE RELATORIA: Signos notoriamente conocidos, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de 2009, R.. 2003-00325, MP. Marco A.V.M.; sentencia de 12 de abril de 2009, R.. 2003-00322, MP. Marco A.V.M..
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 43800 DE 2008 (31 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 54545 DE 2008 (22 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 1416 DE 2009 (23 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Bogotá, D.C., 8 de mayo de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00395-00
Actor: OCTOPUS TRAVEL LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
La sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 43800 de 31 de octubre de 2008, 54545 de 22 de diciembre de 2008 y 1416 de 23 de enero de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concede el registro de la marca figurativa, clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de OCTOPUS TRAVEL GROUP LIMITED.
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FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:
I.1.1. Manifiesta que el 25 de enero de 2005, la sociedad OCTOPUS LTDA., solicitó el registro de una marca figurativa (pulpo-Octopus), para distinguir productos de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.1.2. Expresa que una vez publicado el extracto de la solicitud de registro del signo figurativo, en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición.
I.1.3. Mediante Resolución 43800 de 31 de octubre de 2008, la División de S.D. declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo figurativo.
I.1.4. La sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.
I.1.5. Mediante Resolución 54545 de 22 de diciembre de 2008, la División de S.D., confirmó la decisión anterior.
I.1.6. A través de la Resolución 1416 de 23 de enero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 43800 de 31 de octubre de 2008.
I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:
Que se violaron los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
I.2.1. Afirma que se vulneraron los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca FIGURATIVA solicitada por OCTOPUS GROUP LIMITED, en la medida en que ésta no es distinguible y se encuentra dentro de una causal de irregistrabilidad.
Aduce que se infieren de los hechos, que la entidad demandada desconoció que la marca solicitada era idéntica
o semejante a la marca OCTUPUS TRAVEL (mixta) de propiedad del actor, violando los artículos 134 y 136 de la Decisión 486.
Así mismo, cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino, para argumentar que si la Superintendencia de Industria y Comercio hubiera seguido los parámetros establecidos por dicho Tribunal, para realizar el examen de registrabilidad y el riesgo de confusión, hubiere declarado fundada la oposición presentada y negado el registro de la marca FIGURATIVA, si se tiene en cuenta que ambas evocan la idea de un pulpo (Octopus) y por demás, muy similar el uno del otro.
II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.
II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.
Aduce que el análisis de siniestralidad se basó en la comparación de un signo figurativo frente a una marca mixta, en donde si bien en las dos existe la figura de un pulpo, pero que tal circunstancia no es suficiente para señalar que pueda inducir a error al consumidor.
Expresa que si bien la carga figurativa en las dos expresiones hace referencia a un pulpo, es cierto también que corresponden a representaciones diferentes del animal mencionado, lo cual las hace distintivas y distinguibles sin mencionar la marca nominativa de la marca previamente registrada.
Indica que aún cuando ambos signos coinciden en evocar el concepto de pulpo, dicha coincidencia en el mercado no alcanza a generar riesgo de confusión, dado que, una vez el consumidor entre en contacto con cada uno de los signos, toma claramente el concepto obvio que cada uno de ellos expresa,
lo que marca una pauta diferenciadora capaz de permitir que estos dos signos coexistan en el mercado sin generar de modo alguno confusión o engaño.
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ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Agencia del Ministerio Público guardó silencio.
IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:
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Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
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No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre comercial, a los
cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.
En el presente caso, el juez consultante ha de tener en cuenta lo dicho acerca de la similitud ideológica, desde que la sociedad demandante ha alegado que es de vital importancia este concepto, ya que ambas marcas evocan y se refieren a la misma idea de un pulpo.
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Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá...
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