Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00138-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 22 de Mayo de 2014
| Fecha | 22 Mayo 2014 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
REGISTRO MARCARIO – Riesgo de confusión y de asociación. Marcas mixtas. Irregistrabilidad de una marca que es idéntica a otra
En ese contexto y luego de revisada la actuación administrativa en la que se expidieron los actos acusados, encuentra la Sala que éstos no desconocen ninguna de las disposiciones invocadas en la demanda. Al respecto debe tenerse en cuenta lo siguiente: Al ser evidente la identidad entre el signo LE COLEZZIONI, solicitado por los demandantes para distinguir productos de la Clase 18, y las marcas LE COLEZZIONI solicitadas para registro previamente y luego registradas en favor de la sociedad EXECUTIVE S.A para distinguir productos de esa misma Clase y de la Clase 25, es claro que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 fue debidamente aplicado en este asunto en cuanto dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. La solicitud previa del registro de la marca LE COLLEZIONI en la Clase 18 Internacional por parte de la sociedad EXECUTIVE S.A. y el posterior registro de dicha marca son antecedentes que debían ser tenidos en cuenta en el respectivo análisis de registrabilidad de la marca solicitada por los demandantes, como en efecto lo fueron. Lo primero, porque así se dispone en la norma antes citada, que reconoce el derecho prioritario a quien primero solicitó el registro marcario, y lo segundo, por también preverlo dicha norma y porque el registro respectivo está contenido en un acto administrativo cuya presunción de legalidad no podía ser desconocida por la Administración al momento de proferir los actos acusados. Además, como se analizó previamente, no era necesario en ese examen hacer pronunciamiento alguno sobre el pretendido mejor derecho alegado por los demandantes sobre la expresión LE COLLEZZIONI, ya que ello correspondería propiamente al fundamento de una oposición andina pero no al sustento de una solicitud de registro marcario. Como el derecho sobre el nombre comercial que según los demandantes ha sido adquirido por su uso previo en Ecuador no era un asunto que fuera materia de discusión en el trámite administrativo que concluyó con los actos acusados, no era aplicable la disposición contenida en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por ende éste no pudo ser infringido por aquellos. No existe vulneración alguna del artículo 63 de la C.P., pues la protección que el Estado le otorga a la propiedad intelectual parte del cumplimiento por los interesados de las exigencias y requisitos establecidos por la normativa andina para la obtención de un registro marcario, los cuales en este caso no fueron cumplidos, tal como quedó visto.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00138-00
Actor: F.M.G. y ECUACLEANER S. A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpusieron el señor F.M.G. y la sociedad ECUACLEANER S.A. contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro de la marca LE COLLEZIONNI (mixta), solicitada para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.
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COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
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LA DEMANDA
La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
2.1.- Pretensiones.
2.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29624 de 29 de noviembre de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería”, productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por F.M.G.y.E.S.
2.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 2227 de 7 de febrero de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, en el sentido de confirmarla.
2.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29094 de 30 de octubre de 2007, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto como subsidiario contra el primer acto, confirmando lo en él dispuesto.
2.1.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería”, productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por F.M.G.y.E.S.
2.1.5. Que se comunique la sentencia a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y que se ordene su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
2.1.6. Que se condene en costas a la demandada.
2.2.- Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
2.2.1. El señor F.M.G. y/o la sociedad ECUACLEANER S.A., con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) usan desde el año 1988 el nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio que desarrollan actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación y compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería), materias primas como telas y cueros y demás artículos relacionados como jabones, perfumería cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras y productos en cuero, bastones, fustas, etc., productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.2.2. En razón al uso continuo e ininterrumpido del nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” los demandantes adquirieron la titularidad sobre dicho signo distintivo en Ecuador y conforme a la normativa de la Comunidad Andina cuentan con facultades para defender sus derechos en cualquiera de los países miembros de dicha Comunidad.
2.2.3. Los demandantes y algunos de los socios de la sociedad EXECUTIVE S.A. (tercera interesada en este proceso) realizaron contactos comerciales hace aproximadamente siete años en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera, especialmente italiana, en establecimientos que se denominan “LE COLEZZIONI”, nombre y enseña comercial con el que los primeros se han identificado por más de diecinueve años en Ecuador.
2.2.4. El señor F.M.G. encontró en una visita realizada a Colombia que su nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” estaban siendo utilizados para distinguir los mismos productos que él distribuye y comercializa por quienes en años anteriores manifestaron sus intenciones de ser socios comerciales sin mediar ningún tipo de autorización ni de licencia.
2.2.5. Para proteger en Colombia sus derechos sobre la mencionada expresión y cumplir con el requisito de acreditar su interés en el mercado colombiano el 31 de diciembre de 2003 los demandantes solicitaron el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería” productos comprendidos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.2.6. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 538 de 31 de marzo de 2004.
2.2.7. La sociedad EXECUTIVE S.A. se opuso a dicho registro con fundamento (i) en sus marcas mixtas LE COLLEZIONI registradas en las Clases 3 y 35 y (ii) en la solicitud presentada con anterioridad para el registro de las marcas mixtas LE COLLEZIONI en las Clases 18 y 25.
2.2.8...
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