Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00141-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 22 de Enero de 2015
| Fecha | 22 Enero 2015 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
REGISTRO MARCARIO – Signos idénticos / MARCA REGISTRADA EN OTRO PAIS – El registro de la marca LE COLLEZIONE en Ecuador es insuficiente para defender el uso de la misma marca en Colombia
La solicitud de la marca “LE COLLEZIONE” (mixta), fue presentada por la sociedad EXECUTIVE S.A. a la Superintendencia de Industria y Comercio el 29 de abril de 2003, y según lo expresa la parte demandante, para demostrar su interés en el mercado colombiano, solicitó el 31 de diciembre de 2003, el registro de la marca “LE COLLEZIONI”, de manera que, en este sentido, no puede alegar prioridad en su solicitud; pero, además, tácitamente está aceptando que su nombre y enseña comercial no era usado en Colombia; lo cierto es que nunca alegó ni probó el primer uso de su nombre y enseña comercial en Colombia, ni que su registro o depósito hubiera sido realizado en el País, ni que su marca era notoria, ni presentó oposición, lo que le hubiera permitido a la Superintendencia de Industria y Comercio, advertir la existencia de un derecho en cabeza de la parte actora y pronunciarse frente al mismo. Si bien la parte actora, presenta como prueba del uso personal, continuo y ostensible del nombre comercial LE COLLEZIONI, entre otros, copia de numerosas facturas de venta en establecimientos comerciales de Ecuador, expedidas antes del año 2003, en las cuales se aprecia la expresión LE COLLEZIONI; copia de cheques de bancos ecuatorianos que contienen la misma expresión, girados por la sociedad Ecuacleaner S.A. con orden de pago a terceros; muestras de publicidad que demuestran que LE COLLEZIONE tiene dos puntos de venta en Ecuador (Quito y Guayaquil); facturas de compra en DONNAKARAN de Nueva York, lo cierto es que todas son demostrativas de que el nombre comercial LE COLLEZIONI tiene un ámbito de influencia en Ecuador, mas no en Colombia. Aunque la parte actora hubiera presentado oposición al registro de la marca “LE COLLEZIONE” (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 Internacional, la normativa andina no tutela los nombres o enseñas comerciales que se usan en otro País de la Subregión, conforme lo dispone el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000 y lo explicó el Tribunal Andino en su Interpretación Prejudicial.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 137 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 200
NOTA DE RELATORIA: Registro marcario, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, R.. 2007-00138-00, sentencia de 16 de octubre de 2014, R.. 2007-00139-00, MP. G.V.A..
MALA FE – Debe probarse por quien la alega, en tanto que la buena fe se presume
En cuanto al señalamiento por parte de la actora, en el sentido de que el registro de la marca LE COLLEZIONI (Mixta), fue solicitado y adquirido de mala fe por la sociedad EXECUTIVE S.A., cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega.
NOTA DE RELATORIA: Mala fe en registro marcario, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de octubre de 2014, R.. 2007-00139-00, MP. G.V.A..
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 5655 DE 2005 (17 de marzo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015)
R.icación número: 11001-03-24-000-2007-00141-00
Actor: F.M.G. y ECUACLEANER S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE SIMPLE NULIDAD
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor F.M.G. y la sociedad ECUACLEANER S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 5655 de 17 de marzo de 2005, por medio de la cual se concedió en favor de la sociedad EXECUTIVE S.A. el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta), para identificar productos de la Clase 25 Internacional.
-
DEMANDA.I.1- El señor F.M.G. y la sociedad ECUACLEANER S.A., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentaron demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
-
Es nula la Resolución núm. 5655 de 17 de marzo de 2005, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió en favor de la sociedad EXECUTIVE S.A. el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta), para identificar “vestidos, calzado, sombrerería”, productos comprendidos dentro de la Clase 25 Internacional.
-
Que se comunique la decisión a la entidad para su correspondiente inscripción, se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, y se condene en costas a la demandada.
I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.La parte actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
Que tiene domicilio en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, y desde el año de 1988 usa el nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación, compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería), así como todos los artículos relacionados, tales como jabones, perfumería, cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras, todo tipo de productos de cuero, bastones, fustas, etc.; productos comprendidos en la Clase 25 Internacional de Niza.
Que, conforme al uso continuo e ininterrumpido del nombre y la enseña comercial, “LE COLLEZIONI”, adquirió la titularidad sobre este signo distintivo, en el Ecuador, y de conformidad con la normativa andina y la legislación internacional cuenta con las facultades e instrumentos legales para defender sus derechos en cualquiera de los Países Miembros que conforman la Comunidad Andina.
Que, conjuntamente con algunos socios de la tercera interesada - sociedad EXECUTIVE S.A., realizó contactos comerciales, desde 7 años atrás (año 2000) en la ciudad de Guayaquil, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera, especialmente italiana, en establecimientos que se denominarían “LE COLLEZIONI”, nombre con el cual se han identificado por más de 19 años en el mercado del territorio ecuatoriano.
Que en una de sus visitas a Colombia, el señor M.G. encontró que su nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” estaba siendo utilizado para distinguir los mismos productos que distribuye y comercializa, por quienes en años anteriores manifestaron serias intenciones de ser sus socios comerciales, sin ningún tipo de autorización y sin mediar licencia alguna.
Señala que al querer perfeccionar en Colombia sus derechos sobre la expresión “LE COLLEZIONE”, encontró que la sociedad EXECUTIVE S.A. conociendo del signo distintivo de su propiedad, movida de mala fe y pretendiendo dar visos de legalidad a su irregular comportamiento, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “LE COLLEZIONI” para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería”, productos comprendidos en la clase 25 Internacional, siendo éstos los mismos que comercializa en sus establecimientos de comercio.
Que cuando tuvo conocimiento de las actuaciones de la sociedad EXECUTIVE S.A. la fecha para presentar oposición ya había vencido; sin embargo, en uso de sus derechos y facultades concedidas por la legislación nacional – Código de Comercio e internacional – ADPIC, Convención de París y Decisión 486 de la Comunidad Andina, que le otorgan la posibilidad de impedir el registro y acreditando un interés legítimo, antes de que se concediera el registro de la marca, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio un escrito con abundante material probatorio, donde le informaba sobre la existencia y uso anterior del nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI”, que distingue a la parte actora como empresarios, así como a sus establecimientos de comercio en Ecuador.
Pese a lo anterior, la Superintendencia, sin hacer el examen de registrabilidad exigido por la Ley, omitió pronunciarse acerca de lo expresado en su escrito y concedió a la sociedad EXECUTIVE S.A. el registro como marca del signo distintivo “LE COLLEZIONI”, para distinguir productos de la Clase 25 Internacional.
Que solicitó la revocatoria directa del acto acusado, lo cual fue negado por la entidad demandada, bajo la excusa de que no se presentó oposición dentro del término legal.
Finalmente, expresó que con el objeto de acreditar su interés en el mercado colombiano, el 31 de diciembre de 2003 solicitó el registro de la marca “LE COLLEZIONI” para distinguir productos de la Clase 25 Internacional, el cual se inició bajo el expediente núm. 03 113662.
I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo la violación de los artículos 23 y 61 de la Constitución Política; 136, literal b) y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; y 6°, 31 y 35 del Código Contencioso Administrativo, porque se desconocieron de manera arbitraria e ilegal los derechos exclusivos adquiridos.
Expone sus argumentos en los siguientes términos:
-
Considera que el examen de registrabilidad implica que el funcionario responsable deba consultar los antecedentes, es decir, la existencia previa de solicitudes o registros idénticos o semejantes, buscando de esta manera respetar los derechos exclusivos de los titulares o solicitantes que en forma primigenia los han adquirido...
-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba