Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00330-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Febrero de 2015
| Fecha | 19 Febrero 2015 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO – No son registrables si se ha generalizado su uso
Frente a este último punto conviene traer a colación lo dicho por el Tribunal en relación con el uso de palabras en idioma extranjero, pues ha expresado que no serán registrables si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que las integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario.
SIGNOS EVOCATIVOS DE FANTASIA – Distintividad / MARCA GRANDTREK – Semejanza con la marca TREK. Riesgo de asociación. Irregistrable / ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Requisitos. No validez ante falta de acreditación de adopción de medidas para evitar la confusión
Pues bien, de los parámetros que ha determinado el Tribunal para concluir si hay o no conexión competitiva la Sala encuentra que se identifican bajo el mismo noménclator y ello indicaría que en principio hay conexión competitiva. También se observa que comparten los mismos canales de comercialización, y los mismos medios de publicidad, e incluso que existe vinculación y complementariedad, pues es común encontrar bicicletas y llantas para vehículos en los mismos establecimientos de comercio o en la misma sección de los estantes de los grandes almacenes de comercio. Bajo tales premisas, es procedente concluir que existe vinculación entre los productos y que por lo tanto puede generarse un riesgo de asociación, máxime si las marcas son semejantes ortográfica, fonética y conceptualmente como ocurre en el caso que se examina. A esta misma conclusión se llega si se observa el grado de complementariedad de los productos, ya que puede ocurrir que el consumidor medio adquiera llantas para su vehículo pensando que GRANDTREK es fabricado por la misma empresa que comercializa las bicicletas y sus accesorios, es decir, por TREK BYCICLE CORP. En otras palabras, es posible que presenten un uso conjunto del que se desprende el riesgo de asociación respecto del origen empresarial, en la medida en que cumplen una finalidad similar, o lo que es lo mismo, cubren necesidades análogas (…) Sobre el particular debemos advertir que se encuentran acreditados el primero y segundo de los presupuestos enunciados, ya que se ha expresado que existe similitud directa e indirecta de las expresiones enfrentadas; y además se aportó al proceso copia del convenio de coexistencia suscrito por la actora y la sociedad TREK BYCICLE CORP. No obstante, como no se ha demostrado que las citadas empresas han suministrado la información suficiente que libre de cualquier viso de similitud a las dos marcas, esto es, que hayan tomado las medidas necesarias para evitar la confusión en el público consumidor, no puede entonces la Sala otorgar validez alguna al acuerdo suscrito entre ellas, y por tanto, también por este motivo habrá de negarse las pretensiones de la sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 82 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 96
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00330-00
Actor: SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. contra las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 5944 del 27 de marzo de 2000 mediante la cual se negó el registro de la marca GRANDTREK (nominativa) a la demandante para distinguir los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; la 10696 del 29 de mayo de 2000 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora en el sentido de confirmarla; y la número 18733 del 31 de julio de 2000 por medio de la cual se desató el recurso de alzada confirmando igualmente la decisión contenida en la Resolución No. 5944 de 2000[1].
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COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia:
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LA DEMANDA
La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
2.1.- Pretensiones.
“Respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros que declaren la NULIDAD de las resoluciones 5944 del 27 de marzo de 2000, 10696 del 29 de mayo de 2000 y 18733 del 31 de julio de 2000, proferidas, las dos primeras por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se NEGÓ el registro de la marca GRANDTREK, solicitada por la sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., para identificar “LLANTAS PARA VEHÍCULOS” productos comprendidos en la clase 12 internacional. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables Consejeros que ordenen el registro de la marca GRANDTREK para identificar “llantas para vehículos”, de la clase 12 internacional. Solicito también a los Honorables Consejeros que ordenen la PUBLICACIÓN de esta sentencia en la Gaceta Propiedad Industrial.”[2]
2.2.- Fundamentos de hecho a. El 28 de septiembre de 1999, la sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. solicitó el registro de la marca GRANDTREK para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
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La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución No. 5944 del 27 de marzo de 2000, negó el registro solicitado por la parte actora.
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La parte demandante interpuso recurso de reposición y apelación contra la anterior decisión, el primero de ellos resuelto mediante Resolución No. 10696 del 29 de mayo de 2000 en el sentido de confirmar la decisión recurrida y negar el registro de la marca.
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A través de Resolución No. 18733 del 31 de julio de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión de negar el registro de la marca GRANDTREK.
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El día 23 de noviembre de 2000 la sociedad actora presentó memorial adicional ante la entidad demandada, aportando como prueba copia auténtica del acuerdo suscrito entre las sociedades SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD. y TREK BICYCLE CORP.
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La parte demandante se notificó por conducta concluyente de la Resolución No. 18733 de 2000 mediante escrito radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 9 de marzo de 2009, toda vez que la misma no le fue notificada con anterioridad.
2.3.- Normas violadas y concepto de la violación
La sociedad demandante invocó la violación del artículo 134 y literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos:
Consideró que el signo solicitado no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en tanto que identifica productos distintos a los que se cubren con la marca TREK, registrada previamente por la sociedad TREK BICYCLE CORP., los cuales no presentan conexiones o relaciones para los consumidores.
Alegó que, una vez realizada la comparación de los productos amparados por las marcas TREK y GRANDTREK, se concluyó que eran diferentes...
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