Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00174-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Mayo de 2015
| Fecha | 28 Mayo 2015 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
SIGNO MACDOOGLAS – Improcedencia de su registro por tener similitud ortográfica y fonética con la marca MCDONALD´S previamente registrada y existir conexión competitiva
La marca registrada previamente MCDONLAD’S se encuentra formada por una (1) palabra, nueve (9) letras y una (1) sílaba. En cuanto a la marca cuestionada MACDOOGLAS, se encuentra conformada por una (1) palabra y diez (10) letras y una (1) sílaba. Así pues, atendiendo las reglas de cotejo marcario que indican que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas. Lo anterior, por cuanto se encuentra que la coincidencia en estos aspectos puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado. En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico existen las similitudes significativas. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan similares… Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “MCDONALD’S” y “MACDOOGLAS”, advierte la Sala que en este caso se presenta una similitud ortográfica y fonética… Según se observa, se trata de marcas que identifican productos y servicios de las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales tienen los mismos canales de comercialización y el mismo tipo de consumidores, lo anterior se traduce en que la coexistencia en el mercado de los signos en conflicto generaría confusión en el público consumidor.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 225 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 229
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 51548 DE 2009 (6 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 51546 DE 2009 (6 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 51547 DE 2009 (6 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00174-00
Actor: MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA
La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, que interpuso la sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., contra las siguientes resoluciones proferidas el 6 de octubre de 2009 por la Superintendencia de Industria y Comercio 51546[1], 51547[2], 51548[3].
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LA DEMANDA
La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
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- Pretensiones.
“1. Que es nula la Resolución N° 51548 del 6 de octubre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de apelación presentado por el solicitante D.S.M., se revocaron los artículos 2° y 3° de la Resolución N° 10341 de 27 de febrero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MCDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMOANY LTDA., y se concedió el registro de la marca MACDOOGLAS, para distinguir “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, esencialmente los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo”, servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
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Que es nula la resolución N° 51546 del 6 de octubre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de apelación presentado por el solicitante D.S.M., se revocaron los artículos 2° y 3° de la Resolución N° 10328 de 27 de febrero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MCDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTDA., y se concedió el registro de la marca MACDOOGLAS, para distinguir “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
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Que es nula la resolución N° 51547 del 6 de octubre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de apelación presentado por el solicitante D.S.M., se revocaron los artículos 3° y 4° de la Resolución N° 10343 de 27 de febrero de 2009, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MCDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTDA., y se concedió el registro de la marca MAC DOOGLAS, para distinguir “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina”, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
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Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones 51548, 51547 y 51546, atrás indicadas, se ordene la cancelación de los certificados de registro números 389929, 389927, 389928 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la marca nominativa MACDOOGLAS para distinguir productos y servicios de las clases 43, 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
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Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Intelectual la sentencia que se dicte en este proceso.
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Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A.”[4]
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- Fundamentos de hecho
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El 26 de octubre de 2007 el señor D.S.M. presentó la solicitud de registro de la marca nominativa MACDOOGLAS para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
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A cada solicitud se le asignó un número de expediente, así: I) 07.113.227 para los productos de la clase 29; II) 07.113.231 para los servicios de la clase 35; y III) 07.113.223 para servicios de la clase 43.
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Una vez publicadas tales solicitudes en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., presentó escritos de oposición a las solicitudes de registro.
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A través de la Resoluciones números 10328, 10343 y 10341 del 27 de febrero de 2009 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio I) declaró la notoriedad del signo MCDONALD’S; II) declaró fundada la oposición; y III) negó el registro de la marca MACDOOGLAS para identificar productos y servicios en las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación internacional de Niza.
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Contra las anteriores resoluciones el señor D.S.M. interpuso, en su calidad de solicitante, interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación.
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Mediante Resoluciones números: 26457, 26464 y 26467 del 28 de mayo de 2009 se resolvieron los recursos de reposición confirmando la decisión inicial.
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Mediante Resoluciones números 51548, 51547 y 51546 el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual resolvió los recursos de apelación revocando la decisión inicial y en su lugar: I) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MCDONALDS; y II) concedió el registro de la marca MACDOOGLAS nominativa para amparar productos comprendidos en la clase 29, y servicios en las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
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- Normas violadas y concepto de la violación
La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 134 literal a), 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos:
Aseguró que la sociedad Mcdonald’s International Property Ltd., es titular de la marca MCDONALD’S (nominativa y mixta) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 25, 29, 30, 31, 32, 42 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante certificados obtenidos con anterioridad a la solicitud de registro del signo MACDOOGLAS (nominativa) por parte del señor D.S.M..
Recordó que la Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido el carácter de notorio de la marca McDonald’s.
Indicó que los titulares de los signos en conflicto son competidores directos en el mercado, por cuanto se dedican al negocio de venta de comida rápida, con especial énfasis en la venta de hamburguesas.
Sostuvo que la coexistencia de los signos en...
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