Sentencia nº 11001-03-24-000-2002-00303-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 6 de Noviembre de 2014
| Fecha | 06 Noviembre 2014 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
PATENTE DE INVENCION – Se niega la denominada piridinas substituidas como inhibidores selectivos de ciclooxi-genasa 2 por no reunir los requisitos de novedad y nivel inventivo
Es cierto que el principio es la patentabilidad, lo que puede ocurrir en una selección particular de una fórmula general, pero la condición, según la normas y la Jurisprudencia Andina, es que la invención a patentar reúna los tres requisitos, de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, lo que no ocurre en este caso, según los conceptos técnicos proferidos por expertos, porque el actor está reclamando un subgrupo de compuestos de la anterioridad WO 96/10012, los cuales al efectuarse posibles sustituciones “previstas” en el mismo, permiten obtener compuestos idénticos a los que se pretenden reivindicar, por lo que, la sociedad actora, no puede reclamar el privilegio de Patente de Invención.
FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 1 / DECISION 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 2 / DECISION 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 4 / DECISION 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 5
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00303-01
Actor: MERCK FROSST CANADA & CO HOY MERCK FROSST CANADA LTD
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MERCK FROSST CANADA & CO., hoy MERCK FROSST CANADA LTD.[1], contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los actos que negaron la solicitud de patente de invención denominada “PIRIDINAS SUBSTITUIDAS COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXI-GENASA2”. I.- DEMANDA.
I.1- La sociedad MERCK FROSST CANADA & CO., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes pretensiones:
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La nulidad de la Resolución núm. 32855 de 28 de septiembre de 2001, mediante la cual se negó la concesión de la patente de invención denominada “PIRIDINAS SUBSTITUIDAS COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXI-GENASA2”.
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La nulidad de la Resolución núm. 01527 de 28 de enero de 2002, que confirmó la anterior.
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Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión a su nombre de la patente solicitada y el respectivo certificado.
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Se ordene a la mencionada entidad la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso en la Gaceta para la Propiedad Industrial.
I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.
La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos, que la Sala considera relevantes:
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Que el día 16 de julio de 1997 solicitó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la concesión de la patente de invención ““PIRIDINAS SUBSTITUIDAS COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXI-GENASA2”, a nombre de MERCK FROSST CANADA INC., a la cual se anexaron los recibos correspondientes al pago de los derechos de tramitación de la patente y de publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, así como otros documentos necesarios para su estudio.
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Que estando dentro del término concedido, mediante memorial de 26 de septiembre de 1997, presentó a la entidad, en original y dos copias el Arte Final de la fórmula química característica del invento, y copias auténticas de las seis solicitudes de patentes, respecto de las cuales se reivindicaba prioridad, debidamente legalizadas y traducidas.
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Señaló que mediante memorial de 10 de noviembre de 1998, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, proceder con la publicación del extracto de la patente de invención, teniendo en cuenta que hacía más de un año que la solicitud estaba completa.
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Que mediante memorial de 30 de marzo de 2000 manifestó a la Superintendencia de Industria y Comercio, que la sociedad MERCK FROSST CANADA INC, se fusionó con la sociedad NOVA SCOTIA COMPANY, quedando como sobreviviente la sociedad MERCK FORST CANADA & CO.
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Que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°. 490 de 27 de marzo de 2000, y contra ella no se presentaron observaciones.
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Manifestó que el 17 de mayo de 2001 se notificó del auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia, le requirió para que en el término máximo de 60 días diera respuesta al Concepto Técnico N° 551.
Transcribió el concepto técnico, que entre otras señala, que el objeto de la solicitud tiene reivindicaciones no patentables, que se encontró una anterioridad que afecta la patentabilidad, y que el objeto de la solicitud es idéntico a lo comprendido en el estado de la técnica, por lo cual queda desvirtuada la novedad y es obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia.
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Mediante memorial de 13 de agosto de 2001, estando dentro del término, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio, los siguientes argumentos y aclaraciones pertinentes en relación con el Concepto Técnico N° 551:
- Canceló las reivindicaciones 20, 21 y 38 de la invención denegada, en aras de subsanar las objeciones formales realizadas por el examinador, y reenumeró las reivindicaciones restantes.
- Aclaró que el propósito de la invención consiste en proporcionar nuevos compuestos de piridinas sustituidas de fórmula I como inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2, cuyos sustituyentes R1, R2 y Ar se definen en la reivindicación 1, y además, en proporcionar las composiciones farmacéuticas que contienen dichos compuestos, los cuales son útiles para el tratamiento de condiciones inflamatorias, del cáncer y de alzheimer, para inhibir las contracciones de la musculatura lisa inducida por prostanoides, para disminuir la pérdida del tejido óseo y en el tratamiento del glaucoma; que además, en virtud de su alta actividad inhibitoria contra COX-2 y/o su especificidad para inhibir COX-2 sobre COX-1, los compuestos de la invención son útiles como alternativa para los NSAIDs convencionales, particularmente donde dichas drogas anti-inflamatorias no esteroidales puedan estar contraindicadas.
- Indicó que la actividad biológica de los compuestos de fórmula I de la invención para inhibir la COX-2, se determinó mediante ensayos biológicos cuyos resultados se dan para compuestos representativos de la invención, junto con datos comparativos para los compuestos de los ejemplos 410 (denominado en el cuadro como “Aa”) y 411 (denominado en el cuadro como “Ab”) de la solicitud WO 96/10012, citada por el examinador como referencia; que dichos resultados demuestran que los compuestos de la invención muestran mayor selectividad y potencia contra la COX-2 en comparación con los compuestos Aa y Ab del documento WO 96/10012; que la basicidad del anillo de piridina en estos ejemplos permite la formación de sales de ácido resultando en una mayor solubilidad en agua y además provee el potencial para su administración parenteral en vehículos acuosos.
- Con respecto al documento WO 96/10012, citado por el examinador para desvirtuar la novedad y el nivel inventivo del objeto de la invención, resaltó el hecho de que el mismo no revela compuestos que contengan un piridil 5-sustituido, como el anillo central requerido en los compuestos de la invención; que lo revelado en la referencia WO 96/10012 no es idéntico a lo revelado en la invención denegada, toda vez que no existe en dicho documento revelación “directa” de los compuestos de la solicitud; que aunque los compuestos reivindicados en la solicitud denegada se encuentran dentro del gran género revelado por dicha referencia, ello no es suficiente para desvirtuar la novedad de su invento, toda vez que ninguno de los compuestos de la referencia WO 96/10012 enseña al menos uno de los compuestos de la invención cuya patente fue denegada, mediante los actos acusados.
- Que la actividad inhibitoria de los compuestos de la invención, es totalmente superior y selectiva en comparación con los compuestos del documento WO 96/10012, lo cual se traduce en nivel inventivo de su invento y en un aporte para el estado de la técnica, toda vez que se proporcionan nuevos compuestos, con una actividad más eficaz que los del arte anterior para el tratamiento de desórdenes mediados por la ciclooxigenasa-2 tales como el dolor, la fiebre y las inflamaciones.
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Que mediante la Resolución núm. 32855 de 28 de septiembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la patente solicitada con fundamento en falta de novedad y de nivel inventivo frente al documento WO 96/10012.
Que en dicha Resolución se consideró que el objeto de la solicitud es idéntico a lo comprendido en el estado de la técnica, con lo cual queda desvirtuada la novedad; que resulta obvio para cualquier persona versada en la materia, que de un grupo tan grande de compuestos que haya algunos más activos que otros; los compuestos en estudio ya eran conocidos en el arte y por el hecho de haberles encontrado una selectividad mayor para inhibir COX-2, ello no significa que tengan nivel inventivo y se les pueda dar protección por medio de patente, sabiendo que ya son públicos desde el 4 de abril de 1996, fecha de divulgación del antecedente que los reclamó y que es anterior a la de la prioridad reivindicada en esta solicitud; que no existe en la solicitud comparación entre ésta y el documento WO 96/10012, en el cual se observa que están contenidos los compuestos que se quieren proteger en la solicitud de patente.
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Que en la misma fecha interpuso el recurso de reposición, con los siguientes argumentos:
- Sugirió un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 18 ítems, que...
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