Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00267-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Abril de 2016
| Fecha | 14 Abril 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto PREMIER SUAVE las marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y figurativa DISEÑO DE TECHO / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO- Definición. Concepto / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Criterio determinante en el examen de riesgo de confusión / RIESGO DE CONFUSION DIRECTA - Inexistencia entre las marcas enfrentadas / REGISTRO MARCARIO – Del signo PREMIER SUAVE para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza
Del análisis de los de los signos confrontados, advierte la Sala que, en el presente caso, es indudable que entre las denominaciones “PREMIER SUAVE” y “MARLBORO” y “MARLBORO LIGHTS” de los signos en conflicto no existe similitud ortográfica, ni fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Al respecto, cabe destacar que la marca solicitada cuestionada “PREMIER SUAVE” es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a las marcas opositoras, al contener dos vocablos que la dotan por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora, y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el comprador habitual de los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (amparados por las marcas en conflicto) es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca. Circunstancia que, por lo general, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 11 de febrero de 2010, Radicación 2004-00376, C.P.M.A.V.M.; de 9 de noviembre de 2006, Radicación 1101-03-24-000-2002-00378-01, C.P.M.S.S.T.; y de 22 de julio de 2010, Radicaicón 11001-03-24-000-2004-00065-01, C.P.M.A.V.M..
MARCA DERIVADA - Lo es PREMIER SUAVE (mixta) respecto de las marcas PREMIER (mixtas)
La marca “PREMIER SUAVE” (mixta), objeto del registro cuestionado es derivada de las marcas “PREMIER” (mixtas), registradas bajo los núms. 127611, 132736 y 238369, para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad PROTABACO S.A., tercero interesado en las resultas del proceso y que cuando éste presentó la solicitud de registro de la referida marca cuestionada, esto es, el 28 de octubre de 2005, ya era titular de los signos “PREMIER” (mixtos) para la citada Clase 34. […] Es preciso advertir que en este proceso ha quedado claro que la marca cuestionada “PREMIER SUAVE”, objeto de registro de los actos acusados, es una derivación de las marcas “PREMIER”, registradas bajo los núms. 127611, 132736 y 238369, con anterioridad a la solicitud de registro de aquella, y no contiene variaciones sustanciales en relación con las mismas, pues tan solo varía en la ubicación y tamaño de la figura geométrica que contiene, que ya ha sido empleada, además de que los productos que constituyen su objeto corresponden a los ya amparados por las marcas anteriormente registradas. En consecuencia, le asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca “PREMIER SUAVE”, como derivada de las ya registradas, a través de las Resoluciones acusadas.
SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó demanda tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones números 10482 de 27 de febrero de 2009, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “PREMIER SUAVE” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad PROTABACO S.A.; 25725 de 26 de mayo de 2009 y 43864 de 31 de agosto de 2009, por las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación, emanadas de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Sala negó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERALES A Y H / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00267-00
Actor: P.M.P.S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
TESIS: LA MARCA “PREMIER SUAVE” ES UNA DERIVACION DE LAS MARCAS “PREMIER” PREVIAMENTE REGISTRADAS. NO TIENE RIESGO DE CONFUSIÓN CON LAS MARCAS OPOSITORAS “MARLBORO”, “MARLBORO LIGHTS” Y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), PUES EN AQUELLA PRIMA EL ELEMENTO DENOMINATIVO, EL CUAL ES DIFERENTE, DISTINTIVO, ADEMÁS DE TENER UN PÚBLICO CONSUMIDOR ESPECIALIZADO.
La Sala decide, en única instancia, la demanda[1] promovida por la sociedad P.M.P.S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Las Resoluciones núms. 10482 de 27 de febrero de 2009, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” y 25725 de 26 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 43864 de 31 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
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: El 28 de octubre de 2005, la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A.- PROTABACO S.A.- (en adelante PROTABACO S.A., solicitó el registro de la marca “PREMIER SUAVE” (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
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: Dentro del término legal, la sociedad actora P.M.P.S.A. presentó oposición contra la anterior solicitud, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad de la marca “PREMIER SUAVE” (mixta), para identificar productos de la misma Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular.
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: Mediante la Resolución núm. 10482 de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “PREMIER SUAVE” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad PROTABACO S.A., por considerar que la marca no estaba incursa en las causales de irregistrabilidad.
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: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
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: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 25725 de 26 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 43864 de 31 de agosto de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio, pasó por alto el estricto estudio comparativo de los signos en controversia, esto es, entre las marcas “MARLBORO” (mixta) y “MARLBORO LIGHTS” (mixta) de propiedad de P.M.P.S.A. y la marca “PREMIER SUAVE”, de propiedad de PROTABACO S.A., ya que, a su juicio, tienen un elemento figurativo similar y reiterado que predomina en las marcas mencionadas.
Expresó que la Superintendencia erróneamente consideró que el signo solicitado “PREMIER SUAVE”, de propiedad de PROTABACO S.A., es una marca derivada de las marcas previamente registradas “PREMIER” (mixtas) pertenecientes a la misma sociedad, dado que el nuevo diseño de “PREMIER SUAVE” (mixta) tiene variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos de las marcas “PREMIER” (mixtas), vale decir, una figura geométrica que tiene un efecto visual diferente en el consumidor y, por lo tanto, da una impresión comercial distinta al de las marcas “PREMIER” registradas con anterioridad.
Señaló que en los actos demandados, le correspondía a la Superintendencia de Industria y Comercio comparar adecuadamente las marcas registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “MARLBORO” (mixta) con registro núm. 37.748, “MARLBORO LIGHTS” (mixta) con registro núm. 107.890, y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), con registro núm. 160.511, con la “PREMIER SUAVE” (mixta) de la misma Clase, teniendo en cuenta que el elemento predominante es el figurativo, y no el denominativo.
Adujo que el elemento gráfico DISEÑO DE TECHO es característico de la marca “MARLBORO” y que en anteriores oportunidades, en un caso similar, el Superintendente de Industria y Comercio negó a la sociedad PROTABACO S.A., el registro de la marca “MAR.CO” (mixta), por ser ésta susceptible de generar confusión respecto de las marcas de la actora. Posteriormente, el Consejo de Estado conoció de este asunto y en sentencia de 8 de noviembre de 2001 (Expediente núm. 110010324000199905848-01, Actora: PROTABACO S.A., C. ponente doctora O.I.N.B. señaló que predominaba el elemento gráfico (etiqueta y diseño).
Que en el presente caso, se presenta una situación análoga a la...
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