Sentencia de Consejo de Estado, 19 de Mayo de 2016
| Fecha | 19 Mayo 2016 |
| Tipo de documento | Sentencia |
COTEJO MARCARIO – Entre la marca SCORPIO y el signo SCORPION / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia del registro del signo SCORPION al existir semejanza ortográfica, fonética e ideológica con la marca SCORPIO previamente registrada
Se observa que existe semejanza ortográfica y fonética, así como identidad ideológica entre las marcas SCORPION y SCORPIO, por cuanto se perciben de forma similar, generan sonidos parecidos al ser pronunciadas y porque generan en la mente del consumidor la misma idea. Pese a ello, la Sala ahondará aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor. […] Pese a que las marcas SCORPION y SCORPIO distinguen productos diferentes en la misma clase, lo cierto es que su coexistencia en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza genera riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, quien puede asociar los productos que identifican con un origen empresarial común, habida cuenta que tienen una relación directa con vehículos automotores y de locomoción terrestre, que necesariamente usan neumáticos para desplazarse. Aunque existe un acuerdo de coexistencia marcaria celebrado en junio de 2000 entre PIRELLI PNEUMATICI S.P.A. y FORD-WERKE GMBH, con el objeto de permitir la convivencia pacífica de las marcas SCORPION y SCORPIO en el mercado, lo cierto es que éste carece de validez, pues no cumple con los requisitos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado para ello […]Así las cosas, la Sala considera que el signo SCORPION, cuyo registro se solicitó para distinguir productos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Pirelli Pneumatici S.P.A, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, demandó las Resoluciones Números 15490 de 14 de junio de 2006, la 2723 de 6 de febrero de 2008 y 10645 de 7 de abril de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca SCORPION a la sociedad demandante, para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 8 de junio de 2006, Radicación 11001-03-24-2002-00274-01, C.P.C.A.A.; de 23 de mayo de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2002-00209-01, C.P.M.A.V.M.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL F
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: M.C.R. LASSO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00343-00
Actor: PIRELLI PNEUMATICI S.P.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: CONFUNDIBILIDAD MARCARIA
Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por PIRELLI PNEUMATICI S.P.A. contra las Resoluciones 15490 de 2006 (14 de junio), 2723 de 2008 (6 de febrero) y 10645 de 2008 (7 de abril), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca SCORPION para distinguir “llantas; neumáticos, llantas semi-neumáticas y sólidas para ruedas de vehículos; ruedas para vehículos, rines” en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
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LA DEMANDA
PIRELLI PNEUMATICI S.P.A., domiciliada en Milán, Italia, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:
1.1. Pretensiones
Que se declare nula la Resolución 15490 de 2006 (14 de junio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca SCORPION, para distinguir “llantas; neumáticos, llantas semi-neumáticas y sólidas para ruedas de vehículos; ruedas para vehículos, rines” en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
Que se declare nula la Resolución 2723 de 2008 (6 de febrero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 15490 de 2006 (14 de junio).
Que se declare nula la Resolución 10645 de 2008 (7 de abril), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 15490 de 2006 (14 de junio).
Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca SCORPION, para distinguir “llantas; neumáticos, llantas semi-neumáticas y sólidas para ruedas de vehículos; ruedas para vehículos, rines” en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
1.2. Los Hechos
El 8 de noviembre de 2006 PIRELLI PNEUMATICI S.P.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SCORPION, para distinguir “llantas; neumáticos, llantas semi-neumáticas y sólidas para ruedas de vehículos; ruedas para vehículos, rines” en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 559 de 2006 y, dentro del término oportuno, no fue objetada.
Mediante Resolución 15490 de 2006 (14 de junio) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca SCORPION, para distinguir productos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era confundible con la marca SCORPIO, previamente registrada a favor de FORD-WERKE GMBH, para distinguir productos en la misma clase.
Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 2723 de 2008 (6 de febrero) y 10645 de 2008 (7 de abril), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 15490 de 2006 (14 de junio).
1.3. Normas violadas y concepto de violación
La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134, y 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
1.3.1. Artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones
Establece que los artículos referidos, disponen, respectivamente, que “A efectos de...
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