Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00063-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Agosto de 2016
| Fecha | 04 Agosto 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
C. ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00063-00
Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Referencia:TESIS: UNA MARCA SE ENCUENTRA EN USO CUANDO TODOS LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUE ESTÁN EN EL COMERCIO O EN EL MERCADO. AL NO PROBAR EL USO DE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUE, LA MARCA “BIOGEN” FUE CANCELADA.
La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A.,presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 54785 de 30 de septiembre de 2011, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”, y 10677 de 28 de febrero de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 00049781 de 23 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negar la cancelación por no uso del Certificado núm. 166.038, vigente hasta el 30 de junio de 2014, tramitada bajo el expediente núm. 92.345.727, para la marca “BIOGEN” (nominativa), Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, y, como consecuencia de ello, se le restablezca a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., su derecho de exclusividad sobre la misma.
3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: El 27 de septiembre de 2010, la sociedad PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., presentó solicitud de cancelación por no uso del Certificado núm. 166.038, vigente hasta el día 30 de junio de 2014, para la marca “BIOGEN” (nominativa), Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular.
2º: Dicha solicitud de cancelación fue admitida a través del Oficio núm. 14815, notificado por fijación en lista el 12 de noviembre de 2010, desfijado el 6 de diciembre siguiente.
3º: Dentro del término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la sociedad actora dio contestación a la solicitud, para lo cual anexó pruebas del uso de la marca “BIOGEN” (nominativa), Clase 31 de la citada Clasificación.
4º: A través de la Resolución núm. 54785 de 30 de septiembre de 2011, la Directora de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca “BIOGEN” (nominativa), Clase 31 Internacional, argumentando que las pruebas eran insuficientes para demostrar que dicho signo estaba siendo usado en los términos previstos por el Legislador Andino para identificar “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta”.
5º: La sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra dicho acto administrativo.
6°: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 10677 de 28 de febrero de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 00049781 de 23 de agosto de 2012, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que en los tres (3) años anteriores a la acción de cancelación de la marca, el signo “BIOGEN” (nominativa), Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado vigente hasta el 30 de junio de 2014, sí fue usado en los términos establecidos en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, por su parte, el artículo 167, ibídem, dispone que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro, y que podrá demostrarse, entre otros, mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.
Indicó que, por lo anterior, al expediente administrativo se anexaron pruebas correspondientes a cuatro (4) certificaciones expedidas por el Revisor Fiscal de la sociedad actora, mediante las cuales se acreditan los valores facturados y la inversión promocional realizada por dicha sociedad durante los años 2008, 2009 y 2010, para los productos: VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL y FOSFOBIOGEN, así como una selección de facturas de venta entre los años 2007 y 2010, por lo que se trata de un muestreo que contiene las cantidades y los valores por ventas de dichos productos, que evidencia la comercialización y participación en ese mercado, e incluye claramente la identificación de la marca “BIOGEN” (nominativa), tal y como se resalta en cada una de ellas.
Estimó que no procede la cancelación de la marca en controversia, porque con dichas pruebas se demuestra claramente la continuidad y el uso, en los términos establecidos en la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, de la marca “BIOGEN”, para distinguir productos de la citada Clase 31, en el período comprendido entre 2007 y 2010.
Adujo que la marca “BIOGEN”, parala Clase 31 Internacional comprende, principalmente, los productos de la tierra que no hayan sido procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para animales, fortificantes para la alimentación animal, bebidas para animales, levadura para animales, objetos comestibles y masticables para animales, etc., todos ellos relacionados con la buena alimentación de las mascotas y animales en general.
Resaltó que desde su fundación, en el año 1980, es una Compañía Farmacéutica Transnacional, consolidada y reconocida. Produce más de 100 medicamentos con más de 200 presentaciones y cuenta con un portafolio de productos con la División denominada BIOGEN® VETERINARIA.
Que la línea veterinaria “BIOGEN” desarrolla productos destinados al cuidado, alimentación y mantenimiento de la salud de equinos, bovinos, caprinos, aves de corral y mascotas, y, en la actualidad, cuenta con más de 20 referencias que cubren un amplio espectro de las necesidades que tienen los animales.
Explicó qué son y en qué consisten las vitaminas y minerales que se encuentran dentro de los alimentos para animales, los cuales se necesitan para su mantenimiento y crecimiento, pues son un alimento adicional, dado que se trata de nutrientes suficientes para combatir los gérmenes y otras enfermedades, ayudan a estimular el sistema inmunológico en los animales viejos o enfermos, al crecimiento apropiado del hueso, piel y pelo saludables y a la regulación del metabolismo y la digestión.
Estimó que, de lo anterior, no resulta fácil colegir lo argumentado en la instancia administrativa, cuando se afirma que no se demostró el uso del signo cuestionado en la Clase 31 Internacional, cuando en los empaques del producto está la marca “BIOGEN” como elemento determinante, como se distingue en la VITAMINA A INYECTABLE, en el VITAWELL, que se suministra en el tratamiento de diferentes vitaminas de complejo B, fósforo y calcio.
Resumió su argumento en el hecho de que LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. tiene registrada la marca “BIOGEN” (nominativa) para distinguir productos de la Clase 31 Internacional, en la cual se amparan alimentos para animales, entre los que se consideran las VITAMINAS y LOS MINERALES, que es lo que, precisamente, comercializa bajo la marca en comento.
De otra parte, anotó que en el caso del nombre comercial “BIOGEN”, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 15343 de 12 de junio de 2006, concluyó que el nombre comercial LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. es notoriamente conocido, por lo que habría de efectuarse dicho reconocimiento, circunscrito a Colombia, tomando como base el sector pertinente y su posicionamiento dentro del mercado de farmacéuticos y veterinarios.
Arguyó que los nombres comerciales notorios como “BIOGEN”, cuentan con una protección amplia y especial frente a las marcas con las cuales se distinguen productos o servicios, que no están relacionados en la misma clase y que son pertenecientes a clases diferentes; que no están sujetas al principio de especialidad, ya que la protección se extiende hasta otros productos o servicios no relacionados. Notoriedad que es tomada generalmente como un reconocimiento, que concede la Ley al titular de un signo distintivo que ha invertido tiempo, dinero y diversas estrategias de mercadeo, con el fin de lograr ese reconocimiento amplio por parte del público consumidor.
Que por ello la Jurisprudencia ha dicho que “es tal la importancia de una marca notoria y del esfuerzo de su titular en obtener esa condición que la misma ley impide el registro de otras marcas para productos diferentes y no relacionados que puedan ser confundiblemente similares con la marca notoria”.
Expresó que lo que se busca con una acción de cancelación es brindar a “otra persona distinta a su titular la posibilidad de usar y...
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