Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00237-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Diciembre de 2016
| Ponente | MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ |
| Fecha de Resolución | 15 de Diciembre de 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
COTEJO MARCARIO - Entre el signo PREMIER LIGHTS (mixta) y las marcas “MARLBORO” (mixta) , “ MARLBORO LIGHTS” (mixta) y figurativa DISEÑO DE TECHO / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Criterio determinante en el examen de riesgo de confusión / REGISTRO MARCARIO - P rocedencia frente al signo PREMIER LIGHTS al no existir semejanzas, ni riesgo de confusión con la marcas “MARLBORO” (mixta) , “ MARLBORO LIGHTS” (mixta) y figurativa DISEÑO DE TECHO / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E] s indudable que entre las denominaciones “PREMIER” y “MARLBORO” de los signos en conflicto no existe similitud ortográfica, ni fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Al respecto, cabe destacar que la marca solicitada cuestionada “PREMIER” es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a las marcas opositoras, al contener un vocablo que la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora, y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial […] la cuestionada marca “PREMIER LIGHTS” pertenece a una misma familia de marcas, en tanto que posee un elemento distintivo común al inicio de su denominación (“PREMIER”), que identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un mismo origen empresarial.
MARCA DERIVADA - Lo es PREMIER LIGHTS (mixta) respecto de las marcas PREMIER
[ L ]a marca cuestionada “PREMIER LIGHTS”, objeto de registro de los actos acusados, es una derivación de las marcas “PREMIER”, registradas bajo los núms. 127611 y 238369, con anterioridad a la solicitud de registro de aquella, y no contiene variaciones sustanciales en relación con las mismas, pues tan solo varía en la ubicación y el tamaño de la figura geométrica que contiene, que ya ha sido empleada, además de que los productos que constituyen su objeto corresponden a los ya amparados por las marcas anteriormente registradas.
SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Philip Morris Products S.A , en ejercicio de la acción de nulidad, demandó las Resoluciones 29086 de 13 de agosto de 2008, la 27725 de 29 de mayo de 2009 y 61747 de 30 de noviembre de 2009 , por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió en definitiva el registro del signo “ PREMIER LIGHTS” (mixta) a favor de la sociedad Protabaco S.A. , para distinguir servicios de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante adujo violación de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La Sala denegó las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre especialización del consumidor , v er sentencia s Consejo de Estado, Sección P rimera, de 11 de febrero de 2010 , Radicación 11001-03-24-000-2004-00376-01, C.P.M.A.V.M.; Sobre el registro de signos que constituyen derivación de marcas previamente registradas, ver sentencia , de 9 de noviembre de 2006 , Radicación 11001-03-24-000-2002-00378-01 , C.P. MarthaS.S.T.; Sobre notoriedad de sus marcas; Consejo de Estado, Sección Primera, de 14 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00267-00 , C.P. MaríaE.G.G.
FUENTE FORMAL : DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL H
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00237-00
Actor: P.M.P.S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: TESIS: LA MARCA “PREMIER LIGHTS” ES UNA DERIVACION DE LAS MARCAS “PREMIER” PREVIAMENTE REGISTRADAS. NO TIENE RIESGO DE CONFUSIÓN CON LAS MARCAS OPOSITORAS “MARLBORO”, “MARLBORO LIGHTS” Y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), PUES EN AQUELLA PRIMA EL ELEMENTO DENOMINATIVO, EL CUAL ES DIFERENTE, DISTINTIVO, ADEMÁS DE TENER UN PÚBLICO CONSUMIDOR ESPECIALIZADO
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad P.M.P.S.A. , contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Las Resoluciones núms. 29086 de 13 de agosto de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro ” y 27725 de 29 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” , expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 61747 de 30 de noviembre de 2009 , “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” , emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio .
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A.- PROTABACO S.A. - (en adelante PROTABACO S.A. ), solicitó el registro de la marca “ PREMIER LIGHTS” (mixta) , para distinguir los productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Dentro del término legal, la sociedad actora P.M.P.S.A. presentó oposición contra la anterior solicitud, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad de la marca “PREMIER LIGHTS” (mixta) , para identificar productos de la misma Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular.
3º: Mediante la Resolución núm. 29086 de 13 de agosto de 2008 , la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “PREMIER LIGHTS” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad PROTABACO S.A., por considerar que la marca no estaba incursa en las causales de irregistrabilidad.
4°: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
5º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 27725 de 29 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 61747 de 30 de noviembre de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.2. - Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “ PREMIER LIGHTS” (mixta), para amparar productos de la Clase 34 Internacional, sin haber realizado el examen comparativo de las marcas enfrentadas.
Que tal afirmación se desprende del argumento expuesto por la demandada, cuando señala que dicho registro era un derecho adquirido en favor del solicitante, derivado de la concesión previa de las marcas “ PREMIER” (mixtas), respecto de las cuales supuestamente la nueva solicitud no constituía una variación sustancial, en cuanto a sus elementos componentes, ni a los productos que amparan.
Explicó que para determinar si a PROTABACO S.A. le asistía derecho al registro de la marca “ PREMIER LIGHTS” (mixta), que distingue productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional, como signo derivado de los ya registrados, sus variaciones no podían alterar la impresión general de la marca, ni tampoco podían reivindicar productos o servicios distintos a los amparados por el registro anterior o ampliar su cobertura.
Que la firma Brandingdang realizó un estudio denominado “Análisis comparativo entre el sistema de diseño visual de los empaques de “MARLBORO LIGTHS” y “ M.M.” y el sistema de diseño visual de los empaques de “ PREMIER” , en el cual se concluye que el nuevo diseño de empaque de “ PREMIER”, esencialmente representado en la marca “ PREMIER LIGHTS” , introduce al diseño anterior de empaques y marcas PREMIER (mixtas) variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos vistos en los diseños registrados como marcas “ PREMIER”.
Que, por lo tanto, no puede decirse que la marca “PREMIER LIGHTS” (mixta) sea una marca derivada de las ya registradas.
Agregó que aunque se considera el supuesto derecho adquirido del signo objeto de controversia, la Administración pasó por alto que la doctrina del registro de marcas derivadas no eximen a la Superintendencia de Industria y Comercio de realizar en cada caso el debido examen de registrabilidad y dar aplicación a las prohibiciones dispuestas en el artículo 136, literales a), y h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que son obligatorias.
Señaló que de haberse realizado el estudio comparativo de los signos enfrentados, conforme a las reglas jurisprudenciales presentadas, la Superintendencia demandada había podido apreciar que el elemento predominante en las marcas en conflicto no es denominativo, como suele ser la regla general, sino que estaba frente a uno de aquellos casos excepcionales en los cuales el elemento figurativo, en...
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