Sentencia nº 11001-03-24-000-2002-00424-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Agosto de 2010
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2002-00424-01 |
| Fecha | 19 Agosto 2010 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente (E): M.C.R. LASSO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010)
Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00424-01
Actor: REPOSTERIA MAXITORTAS LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La empresa REPOSTERIA MAXITORTAS LTDA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpreta como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
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Que se declare la nulidad de la Resolución N° 11430 del 30 de marzo de 2001, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca MAXITORTAS para distinguir servicios de la clase 42 internacional, a favor de S.P.H.E..
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Como consecuencia de la declaración anterior a título de restablecimiento del derecho que se niegue el registro de la marca MAXITORTAS solicitada por la señora S.P.H.E., para distinguir servicios de la clase 42 internacional.
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Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que de aplicación a lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A.
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Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.
FUNDAMENTOS DE HECHO
La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
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La señora S.P.H.E. solicitó el registro de la marca MAXITORTAS, para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional.
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Mediante la Resolución N° 23369 del 15 de septiembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro solicitado.
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Contra la anterior resolución se interpuso el recurso de reposición y como subsidiario el de apelación.
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Mediante la Resolución N° 31179 del 30 de noviembre de 2000, la citada División confirmó la resolución impugnada y concedió el recurso de apelación.
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El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación mediante la Resolución acusada N° 11430 del 30 de marzo de 2001, por medio de la cual revocó la Resolución N° 23369 del 15 de septiembre de 2000 y concedió el registro de la marca MAXITORTAS, a favor de S.P.H.E..
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:
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Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, por cuanto la marca solicitada por la señora H.E. no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
Que debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y el nombre comercial MAXITORTAS previamente usado por la Sociedad REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA, se puede concluir que la primera no es suficientemente distintiva para distinguir servicios de la clase 42 de la clasificación internacional.
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Violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio, relacionados con el nombre comercial, porque su nombre comercial corresponde a la denominación social REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA, sobre la cual tiene el derecho exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso y por lo tanto ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad.
Manifiesta que la entidad no tuvo en cuenta que la sociedad MAXITORTAS LTDA fue constituida en marzo de 1998 y su objeto social es “todo lo relacionado con el ramo de la repostería; producción, distribución y mercadeo de tortas y productos afines; que la sociedad ha desarrollado sus actividades de manera continua e ininterrumpida desde 1998 y que la marca concedida es idéntica a su nombre comercial.
Que dicho objeto se encuentra directamente relacionado con los servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparados para el consumo, a través de restaurantes, autoservicios, cantinas y similares, la comercialización (compra, venta, distribución) de productos de pastelería y confitería, comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional.
Que se violó el artículo 278 ídem, en concordancia con el artículo 5° del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que disponen, respectivamente, que los países se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la decisión y que están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas del Acuerdo de Cartagena.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las pretensiones porque no incurrió en violación de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Argumentó que la marca MAXITORTAS (mixta) de la clase 42 cumple con los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
En cuanto al uso anterior del nombre comercial “MAXITORTAS”, hace las siguientes apreciaciones:
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Sistema declarativo de adquisición del derecho sobre un nombre comercial: Señala que de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486 y con el artículo 603 del Código de Comercio, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso que se haga de éste en el comercio, sin que sea necesario pronunciamiento administrativo; que los depósitos que llegaren a adelantarse ante esa Superintendencia no tienen otra lectura diferente a ser una prueba de ese primer uso, lo cual es naturalmente desvirtuable; que el interesado en el reconocimiento de ese primer uso dispone de todos los medios probatorios que la ley procesal admite como medios de convicción en un procedimiento administrativo.
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Extinción del derecho sobre el nombre comercial: Señala que de conformidad con el artículo 609[1] del Código de Comercio, el derecho sobre el nombre comercial se extingue “con el retiro del comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción de otro para la misma actividad.
Que dado el régimen declarativo para la constitución y extinción del derecho sobre el nombre comercial, ni éste ni aquél requieren declaración administrativa para su existencia y que para que el derecho no se extinga debe estar permanentemente usándose, de manera personal, pública, ostensible y continua; en otras palabras que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo.
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Expresa que la carga de la prueba para la protección del nombre comercial le corresponde al supuesto titular del derecho, porque es quien posee los elementos probatorios que así lo indiquen y que, en principio, la falta de uso del nombre, sería un hecho probatoriamente exento de prueba por tener la categoría de negación indefinida, por lo que es el interesado quien debe probar, el primer uso del nombre en el comercio y su uso continuo, público, personal y ostensible del mismo.
Indicó que la parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no allegó dentro de las actuaciones administrativas, las pruebas tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial; que la actora presenta ante esta Corporación un certificado de existencia y representación...
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