Sentencia nº 11001-03-15-000-2010-01046-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 29 de Septiembre de 2011
| Número de expediente | 11001-03-15-000-2010-01046-01 |
| Fecha | 29 Septiembre 2011 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil once (2011)
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00009-01
Actor: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se otorgó el registro de la marca DIAMEB (nominativa) a la sociedad LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A. para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
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LA DEMANDA
La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
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- Pretensiones.
2.1. Que se declare la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio:
2.1.1. Resolución número 28028 de 22 de diciembre de 1999, mediante la cual, la Jefe de la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT y otorgar el registro de la marca DIAMEB, para distinguir productos de la clase quinta (5ª) de la Clasificación Internacional de Niza.
2.1.2. Resolución número 04135 del 29 de febrero de 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, contra la Resolución No. 20208 de 1999, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria.
2.1.3. Resolución número 09457 de 28 de abril de 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT , contra la Resolución No. 28028 de 1999, confirmándola en todas sus partes y se declaró agotada la vía gubernativa.
2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro de la marca DIAMEB No 275.564, para identificar productos de la clase quinta (5ª) internacional en el registro de la Propiedad Industrial.
2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso.
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- Fundamentos de hecho
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El 9 de junio de 1999 la sociedad LABORATORIOS LUTECIA DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca DIAMEB (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª Internacional de Niza.
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Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, invocando su condición de titular de la marca DIANE, previamente registrada en la misma Clase 5ª, presentó oposición a la solicitud de registro.
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A través de la Resolución No. 28028 del 22 de diciembre de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada.
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Contra dicha Resolución la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
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El primero de los recursos fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos por Resolución No. 04135 del 29 de febrero de 2000, mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.
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El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución Nº. 09457 del 28 de abril de 2000, quien resolvió confirmar la Resolución Nº. 28028 de 1999.
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- Normas violadas y concepto de la violación
La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, al pasar por alto que en este caso concurren los supuestos de irregistrabilidad consagrados en las normas comunitarias andinas, dada la falta de fuerza distintiva del signo solicitado y el riesgo de confusión y asociación empresarial que se puede presentar, de admitirse su coexistencia con la marca previamente registrada.
De la comparación visual o gráfica de los signos DIANE y DIAMEB, resulta una evidente confusión, pues ambos están conformados por una sola expresión, tienen longitud parecida, tienen la misma raíz y la misma desinencia. Aparte de ello, la letra N de la marca DIANE es visualmente semejante a la letra M de la expresión DIAMEB. Según se puede observar, coinciden en cuatro letras, que son las mismas que forman la marca DIANE.
Existe también cierto paralelismo en su conformación, pues la mayoría de consonantes y vocales se encuentran ubicadas en la misma posición; contienen el mismo número de sílabas y, por contera, sus raíces y desinencias son idénticas, así la consonante N se reemplace en la marca solicitada por la letra M y se le agregue la consonante B, diferencia que resulta irrelevante frente a las cinco coincidencias anteriormente señaladas.
A juicio suyo se presenta en este caso una gran similitud fonética y gráfica, debiendo admitirse la oposición. Para tal efecto evocó la sentencia proferida por el Consejo de Estado al resolver el conflicto marcario que involucró las marcas HEMAVET y VERMAVET.
Analizó igualmente la similitud fonética, afirmando que había identidad en la primera sílaba DIA , que las terminaciones son muy similares NE y MEB , y que la ordenación de las vocales es igual: I-A-E.
Ahora bien, desde el punto de vista ideológico advirtió que las expresiones comparadas no tienen un significado propio en idioma español, por lo que no debía realizarse ningún tipo de estudio sobre ese aspecto.
Llamó la atención sobre la rigurosidad que debe aplicarse en tratándose del cotejo de marcas cuando identifican productos farmacéuticos, citando y transcribiendo para ello los apartes de una Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y algunos pronunciamientos del Consejo de Estado.
Destacó que la marca solicitada reproduce un 90 % de la marca registrada, todo lo cual hace evidente la violación de lo dispuesto en el artículo 83 de la Decisión 344.
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, por considerar que los actos acusados se ajustan por completo a la normatividad aplicable en la materia.
En ese mismo contexto, hizo referencia al tratamiento especial que debe imprimirse en el estudio de registrabilidad de marcas que pretenden identificar productos farmacéuticos y aseguró que en este caso no debía tenerse en cuenta el prefijo DIA por ser de uso común, debiendo concentrarse el análisis en las expresiones restantes.
La marca solicitada DIAMEB está estructurada por cinco letras, diferenciándose de la marca opositora en la desinencia MEB, lo cual hace que desde el punto de visual se perciba de manera diferente.
El hecho de que ambos signos distingan productos destinados al restablecimiento de la salud en forma genérica, no significa que exista conexidad competitiva, porque de acogerse tal criterio, todos los productos farmacéuticos podrían relacionar entre sí. La rigurosidad que debe aplicarse en este tipo de análisis, debe tener en cuenta no al consumidor medio sino al consumidor especializado, esto es, al profesional de la salud, quien en últimas es quien prescribe el medicamento en razón de sus propiedades y en atención de las necesidades del paciente. Por tratarse precisamente de un profesional con conocimientos especializados, resulta improbable que se presenten riesgos confusión y asociación empresarial.
En lo que hace a los canales de comercialización, manifestó que & los productos que identifican estas marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto a un consumidor medio no tendría acceso directo a el, sino a través de un expendedor especializado .
III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO
EN LAS RESULTAS DEL PROCESO
Debidamente notificada la sociedad LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A., no presentó escrito de intervención en el proceso.
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Mientras las partes se limitaron a reiterar los mismos argumentos expuestos en la demanda y en su contestación, el agente del Ministerio Público se mostró partidario de la expedición de una sentencia estimatoria, teniendo en cuenta las similitudes de orden ortográfico y fonético que existen entre los signos en conflicto y que pueden inducir a los consumidores al error. Explicó que el hecho de que las marcas no evoquen una idea o concepto concreto en la mente del consumidor, contribuye a que se presenten riesgos de confusión.
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LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 041-IP-2010 de fecha 4 de mayo de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. Las siguientes fueron sus conclusiones:
PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.
En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo DIAMEB (nominativo) fue presentada el 9 de junio de 1999, en...
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