Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00142-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Diciembre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 486611587

Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00142-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Diciembre de 2008

Ponente:María Claudia Rojas Lasso
Fecha de Resolución: 4 de Diciembre de 2008
Emisor:SECCIÓN PRIMERA
 
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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil ocho (2008)

Ref.: Expediente: 11001-03-24-000-2003-00142-01

AUTORIDADES NACIONALES

Actora: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH, contra el acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó el registro de la marca nominativa > para distinguir

> comprendidas en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza .

  1. LA DEMANDA

    AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH, domiciliada en Frankfurt am M., (Alemania), presentó por medio de apoderado la siguiente demanda:

    1.1. Pretensiones

    1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones:

    a) La Resolución 16569 de 29 de mayo de 2002 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC negó a AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH el registro del signo > para distinguir

    >, productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

    b) La Resolución 28488 de 30 de agosto de 2002 que al decidir el recurso de reposición, confirmó la resolución anterior.

    c) La Resolución 32915 de 16 de octubre de 2002 por la cual el Superintendente Delegado para la Prosperidad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirmó en todas sus partes la decisión inicial.

    1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC conceder el registro de la marca y expedir el certificado correspondiente.

    1.2. Hechos

    El 8 de febrero de 2002 AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH presentó a la SIC solicitud de registro del signo > para distinguir

    >, productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

    Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial número 502 de 27 de marzo de 2001, no se presentaron oposiciones.

    La División de Signos Distintivos de la SIC negó la solicitud por estimar que el análisis efectuado demostraba que entre las marcas >, registrada a favor de ARMOUR INTERNATIONAL COMPANY y > existen similitudes graficas y visuales capaces de inducir a error al público consumidor.

    AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH presentó los recursos de reposición y de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente.

    1.3. Coadyuvancia

    ARMOUR INTERNATIONAL COMPANY , coadyuvó la acción manifestando que existe un acuerdo marcario con AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH, en el que se convino la coexistencia de las marcas > y >, para identificar los productos de Clase 5ª Internacional.

    Agregó que por Formulario Único de Renuncia a Derechos sobre S.D. radicado el cinco (5) de marzo de 2004 ante la SIC, ARMOUR INTERNATIONAL COMPANY limitó el alcance del Registro Marcario 110.822 de la marca > para identificar únicamente

    >.

    1.4. Normas violadas y concepto de la violación

    La actora estima violados los artículos 134, inciso 1°, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

    El signo presentado a registro > distingue únicamente

    > , luego no es confundiblemente semejante con la marca nominativa > limitada también para distinguir únicamente

    > dentro de la Clase 5ª Internacional.

    Auncuando ambos signos se forman con la partícula DIAL, el signo > le agrega el prefijo OPTI que le confiere suficiente distintividad respecto de la marca previamente registrada.

    De haberse realizado el estudio comparativo de las marcas en su conjunto y no de manera fraccionada, se habría concluido que las mismas no presentan semejanzas gráficas, ortográficas fonéticas, ni conceptuales.

    No existe conexión competitiva entre los productos que ampara cada marca pues > protege exclusivamente

    > cuyo consumidor es un público especializado que podrá fácilmente diferenciar un producto de otro.

  2. LA CONTESTACIÓN

    La SIC contestó que del cotejo resulta evidente que el signo > carece de elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que lo distingan de la marca previamente registrada >.

    El signo solicitado a registro reproduce enteramente la partícula >, en la silaba final, la cual corresponde a una marca previamente registrada; que la utilización del prefijo > no reduce el riesgo de confusión, por cuanto coincide en el uso de la marca previamente registrada, insuficiente para impedir el riesgo de confusión que, tratándose de productos farmacéuticos, podría afectar la salud del consumidor.

  3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

    Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación.

  4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

    A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial 090-IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

  5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

    Según se lee en la Resolución 16569 de 29 de mayo de 2002, la División de Signos Distintivos de la SIC negó la solicitud presentada por AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH por estimar que el análisis efectuado demostraba que entre las marcas > y > existen similitudes gráficas y visuales capaces de inducir a error al público consumidor.

    Los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional son los siguientes:

    >

    La solicitud de registro del signo > se limitó para distinguir los siguientes productos comprendidos en la Clase 5ª:

    >

    La marca > se encuentra registrada en la Clase 5ª para distinguir los siguientes productos:

    >

    La actora argumenta que la denegación del registro viola los artículos 134, inciso 1°, 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que el signo es perceptible, susceptible de representación y suficientemente distintivo para distinguir en el mercado

    >, dentro de la Clase 5ª Internacional.

    No obstante que la demanda y los actos acusados se refieren a la similitud de los signos en cuestión; sin embargo, en primer término, debe...

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