Sentencia nº 11001-03-24-000-2002-00326-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 24 de Enero de 2008
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2002-00326-01 |
| Fecha | 24 Enero 2008 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil ocho (2008)
Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00326-01
Actor: HARRODS LIMITED
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la expedición de un acto administrativo mediante el cual concede el registro de una marca.
-
LA DEMANDA
La sociedad HARRODS LIMITED, mediante apoderado, invocando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes
-
Pretensiones
1.1.- Que declare la nulidad de la Resolución 8863 del 20 de marzo de 2002, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual otorgó el registro de la marca HARRODS, para identificar servicios de la Clase 35 internacional y se declaró infundada la oposición presentada contra la misma por la sociedad HARRODS LIMITED.
1.2.- Que como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho declare fundada la oposición presentada por la sociedad HARRODS LIMITED contra la solicitud de registro de la marca HARRODS de HARRODS (Buenos Aires) LIMITED y, en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar definitivamente el registro de la misma.
1.3.- Que en consecuencia, ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, cancelar el registro que para la fecha de proferir la sentencia haya sido asignado por ese Despacho a la marca HARRODS de HARRODS (Buenos Aires) LIMITED, para identificar servicios de la Clase 35 internacional, así como la inscripción del mismo en el registro de la propiedad industrial.
1.4. Que ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
-
Los hechos
2.1. La sociedad HARRODS (Buenos Aires) LIMITED, solicitó el 7 de mayo de 1997 el registro de la marca HARRODS para identificar “publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, servicios comprendidos en la clase 35 internacional.
2.2. El 12 de septiembre de 1997, la actora presentó demanda de oposición contra dicha solicitud, sustentada i) en el carácter notorio de la marca HARRODS y de su nombre comercial, HARRODS LIMITED, lo cual generaba la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; ii) en que los productos de las clases 3, 16, 18, 21 y 28 y servicios de las clases 39 y 42, para los que la actora había presentado previamente solicitudes de registro en Colombia de la marca idéntica HARRODS, son conexos con los servicios de la clase 35 para la cual HARRODS (Buenos Aires) LIMITED solicitaba el registro de la marca HARRODS, hecho que configuraba la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; iii) en los mejores y previos derechos de la actora sobre el nombre comercial HARRODS, protegidos por el artículo 8 del Convenio de París y configuran la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83, literal b) de la Decisión 344.
2.3. Mediante Resolución 22046 de 29 de junio de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundada la oposición presentada por la actora contra la solicitud de la marca HARRODS presentada por HARRODS (Buenos Aires) LIMITED y, en consecuencia, negó esta solicitud, con fundamento en que las solicitudes previas de aquella le otorgaban un mejor derecho sobre el signo y hacían que la marca solicitada se encontrara incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 (artículo 83, literal a) de la Decisión 344.
2.4. HARRODS (Buenos Aires) LIMITED interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, resueltos en su orden mediante Resolución 32082 de 28 de septiembre de 2001 de la misma funcionaria, que confirmó en todas su partes la Resolución 22170 de 2001; y Resolución 8863 del 20 de marzo de 2002, del Superintendente Delegado Para la propiedad Industrial, que la revocó y otorgó el registro de la marca HARRODS a favor de HARRODS (Buenos Aires) LIMITED para identificar servicios de la Clase 35 Internacional; considerando al efecto que si bien los signos HARRODS (nominativo) solicitado y la marca HARRODS (mixta) previamente solicitada por la actora son idénticos, los servicios que las mismas pretenden identificar pertenecen a clases diferentes (35 y 42) y no se encuentran relacionadas.
-
- Normas violadas y concepto de su violación.
La demandante invoca como violados los artículos invocados en los siguientes cargos:
-
Violación directa por falta de aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, anteriormente literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.
Las pruebas aportadas por HARRODS LIMITED demuestran que la marca y el nombre comercial HARRODS eran notorios, pero la administración no tuvo en cuenta la citada norma, aplicable al caso y que reprodujo la causal de irregistrabilidad que había sido invocada por HARRODS LIMITED como fundamento de su oposición (artículo 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), pues resulta claro que la misma tiene aplicación cuando la marca sobre la cual se reivindican derechos anteriores: i) es idéntica o confundiblemente similar a la marca solicitada y ii) es notoria.
De esta forma, el primer supuesto está cumplido ya que la marca solicitada por HARRODS (Buenos Aires) LIMITED es idéntica a la marca HARRODS de propiedad de la actora que sirvió de fundamento a la oposición.
Para acreditar el segundo supuesto, esto es, que la marca HARRODS, registrada inicialmente en Inglaterra, es notoria en Colombia o en el exterior, la actora presentó en su oposición múltiples pruebas que demuestran ese carácter en Inglaterra y en el mundo entero para la fecha en que la misma fue solicitada en Colombia por HARRODS (Buenos Aires) LIMITED, lo cual no tuvo en cuenta la Administración, que por lo demás estaba obligada a aplicar la legislación que se encontraba vigente en el momento en que HARRODS LIMITED ejercitó este derecho, 12 de septiembre de 1997, y que era la Decisión 344, cuyo artículo 83, literal d) de la Decisión 344 señalaba que no podían registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentaran los impedimentos allí previstos.
Al estar demostrado que HARRODS LIMITED tenía registrada la marca HARRODS en Inglaterra, la administración debió evaluar las pruebas de notoriedad de esa marca que presentó en su oposición.
Cuando ocurre un cambio en la legislación que modifica los criterios establecidos por la ley bajo la cual se presentó la oposición, no puede exigirse el cumplimiento de los nuevos requisitos al opositor pues la nueva ley no podía aplicarse retroactivamente. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Con respecto al término que la accionante tenía para presentar las pruebas que pretendía hacer valer como fundamento de su oposición, la Administración debió tener en cuenta que no estaba contemplado en la Decisión 344, la cual simplemente regulaba la posibilidad de presentar oposiciones a solicitudes de marca dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta última. Ni en esta norma ni en ninguna otra de la Decisión 344 se establecía un término perentorio para el opositor dentro del cual se debían presentar las pruebas que sustentaran la oposición.
Al existir un vacío en la legislación comunitaria y no haber norma interna especial que complementara dicha legislación, el vacío debía ser llenado con la legislación nacional, en este caso el artículo 34 del C.C.A. La administración debió tener en cuenta que HARRODS LIMITED podía presentar pruebas que sustentaran los fundamentos de su oposición durante todo el trámite del proceso de registro de la marca HARRODS sin ninguna limitación en el tiempo, y por ende debió evaluar todas las pruebas de notoriedad que aportó con el fin de determinar sin con ellas se daba cumplimiento al artículo 84 de la Decisión 344.
Debió establecer, entonces, si HARRODS LIMITED había probado o no que su marca HARRODS se encontraba registrada en Colombia o en cualquier otro país del mundo, hecho que se encontraba plenamente probado dentro del expediente administrativo, pues los registros de HARRODS otorgados a HARRODS LIMITED fueron presentados como prueba junto con los memoriales radicados el 31 de mayo de 1999 y el 18 de agosto del mismo año.
Igualmente fueron probados los cuatro criterios establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344 para determinar si una marca es notoria o no, según elementos de juicio relacionados en el escrito de la demanda, incluyendo...
-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba