Sentencia nº 11001-03-24-000-2001-00260-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Marzo de 2005
| Fecha | 31 Marzo 2005 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2001-00260-01 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil cinco (2005)
Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00260-01
Actor: SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por SANTANDER INVESMENT BANK LIMITED contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo BSCH (MIXTO), como marca para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional[1].
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LA DEMANDA
SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, domiciliada en Nassau, B., mediante apoderado y en ejercicio de la acción instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo presentó la siguiente demanda:
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Pretensiones
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Que es nula la Resolución 20470 de 25 de agosto de 2000, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo «BSCH» (mixto, cuya combinación se reivindica), solicitado por SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional.
1.2. Que es nula la Resolución 31166 de 30 de noviembre de 2000 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución impugnada.
1.3. Que es nula la Resolución 08757 de 27 de marzo de 2001 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio desató el recurso de apelación, confirmando la Resolución 20470 de 25 de agosto de 2000.
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Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del signo «BSCH» (mixto, según combinación reivindicada) para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.1. El 2 de diciembre de 1999, SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo «BSCH» (mixto, cuya combinación de colores se reivindica) para distinguir «servicios de asesoramiento en la dirección de negocios; ayuda y consulting; preparación de estadísticas sobre negocios; mantenimiento de libros, contabilidad y auditorías; análisis de costos; investigaciones de mercado y estudios; cotización de valores; publicidad; servicios de una agencia de importación y exportación» pertenecientes a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, actuación radicada bajo el expediente 99-075.778, solicitud publicada el 31 de enero de 2000 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 488 y contra la cual no se presentó oposición u observación alguna dentro del término de legal.
2.2. El 15 de junio de 2000, el BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED suscribieron con R.B.G. un «acuerdo a nivel mundial» para la coexistencia de las marcas «BSCH» y «BOSCH», dentro del cual se incluyó la clase 35, documento protocolizado ante Notario en Madrid, España.
2.3. Mediante Resolución 20470 de 25 de agosto del 2000, la Jefe de División de Signos Distintivos negó el registro argumentando confusión con la marca BOSCH (Mixta), concedida a favor ROBERT BOSCH GMBH para distinguir los servicios de la Clase 35 Internacional.
2.4. El 30 de octubre de 2000, la actora interpuso los recursos de reposición y de apelación contra la anterior resolución, por considerar que no existe confusión entre los signos mixtos BSCH y BOSCH, pues se diferencian gráfica, visual, fonética e ideológicamente, pese a que ambas distinguen servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional.
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Mediante resoluciones 31166 de 30 de noviembre de 2000 y 08757 de 27 de marzo de 2001, respectivamente, se desataron los recursos.
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Normas violadas y concepto de la violación
La actora invoca como violados los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 59 CCA.
La violación del artículo 134 habría ocurrido porque la Superintendencia no hizo un examen minucioso del signo por registrar, siendo así que éste cumple con los presupuestos señalados en dicha norma.
Las letras BSCH corresponden a la razón social BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, uno de los nombres con que se identifica el grupo. Estas letras son aptas para distinguir los servicios de la clase 35 y son susceptibles de representación gráfica.
El signo mixto BSCH, cuya combinación de colores se reivindica, es suficientemente distintivo de los servicios que ofrece frente a sus competidores, y de hecho cumple una función individualizadora. Así lo evidencia el crecimiento, prestigio y conocimiento de los productos y servicios que el Banco Santander presta en Colombia y muchos países del mundo a millones de personas.
El signo BSCH tiene fuerza distintiva suficiente y cumple con el presupuesto de la representación gráfica, mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retienen los consumidores en su mente.
La violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 se da porque al examinar los signos BSCH (mixta, cuya combinación de colores se reivindica) y BOSCH (mixta) en su conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, la Superintendencia consideró que son confundibles y sostuvo que predomina el elemento nominativo, presentando similitud gráfica, fonética y conceptual. Esta apreciación fue apresurada y errónea.
Desde el punto de vista ortográfico la marca BSCH (mixta y combinación de colores) tiene algunas letras del signo BOSCH (mixto); sin embargo, el signo por registrar corresponde a las letras iniciales de uno de los productos y servicios que ofrece el BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, mientras que BOSCH identifica el apellido de una persona extranjera.
Los signos BSCH y BOSCH, no obstante su composición fonética, son diferentes, puesto que BSCH se pronuncia como «be, ese, ce, hache» y la marca BOSCH se pronuncia en su conjunto, como una palabra y no en forma deletreada, lo que significa una ostensible diferencia.
Tampoco existe confusión desde el punto de vista visual, porque morfológicamente los signos son desiguales. El signo por registrar es de cuatro letras, frente a uno de tipo especial BOSCH, factores de por sí suficientes para que puedan coexistir en el mercado sin riesgo de confusión.
De conformidad con el acuerdo de coexistencia celebrado entre SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. y ROBERT BOSCH GMBH, cada signo distingue servicios, que si bien están comprendidos dentro de la misma clase 35...
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