Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00352-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Abril de 2015
| Fecha | 16 Abril 2015 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
PATENTE DE INVENCION – Se niega la denominada modificación a cristal de una sustancia activa de medicamento por falta de nivel inventivo
El objeto de la solicitud de patente denominada “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA ACTIVA DE MEDICAMENTO”, que se refiere a la modificación del compuesto 1-(2,6-difluorobencil)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida, su empleo, así como preparados farmacéuticos que contienen esta modificación a cristal, fue denegada a la sociedad actora mediante los actos acusados, al considerar que el nivel inventivo se encuentra afectado directamente por la materia revelada en las anterioridades, EP 0199262 “Compuestos derivados de benciltriazol” (de propiedad de la sociedad actora) y “Remington Farmacia”. Las consideraciones que tuvieron los actos acusados para negar la patente solicitada, basados en el Concepto Técnico núm. 0791, coinciden con lo expresado en los dos peritajes transcritos; todos afirman que la invención que se pretende proteger es obvia y se deriva de manera evidente del contenido de la patente EP 0199262 y del texto Remington Farmacia, por lo cual al tenor del artículo 4º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el invento carece de nivel inventivo, razón suficiente para negar el privilegio de patente, como lo hicieron los actos acusados. (…). Ante la aseveración que hace la actora en el alegato de conclusión que presentó ante esta instancia, en el sentido de que la entidad ya se había pronunciado favorablemente en un caso similar, la Sala observa que cada caso es particular, y en cada uno se analizan los tres requisitos de patentabilidad; en el sub lite el invento cuya solicitud de patente se negó, carecía de nivel inventivo, razón suficiente para negar la patente, según la normativa Andina reseñada; dicha falta de nivel inventivo fue demostrada en este proceso, mediante los conceptos técnicos rendidos por expertos, tanto de la entidad demandada como de los peritos designados en este proceso.
FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 1 / DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 2 / DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 4 / DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 5
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015)
Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00352-01
Actor: NOVARTIS AG
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad NOVARTIS AG, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los actos que negaron la solicitud de patente de invención denominada “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA ACTIVA DE MEDICAMENTO”.
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DEMANDA.
I.1- La sociedad NOVARTIS AG, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
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La nulidad de la Resolución núm. 38857 de 29 de noviembre de 2002, mediante la cual se negó la concesión de la patente de invención denominada “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA ACTIVA DE MEDICAMENTO”.
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La nulidad de la Resolución núm. 6480 de 7 de marzo de 2003, que confirmó la anterior.
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Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la concesión a su nombre de la patente solicitada y el respectivo certificado.
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Se ordene a la mencionada entidad la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso, en la Gaceta para la Propiedad Industrial.
I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.
La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
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Que el día 22 de julio de 1997 solicitó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la concesión de la patente de invención denominada “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA ACTIVA DE MEDICAMENTO”.
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Mediante Oficio núm. 12751 notificado por fijación en lista el 4 de julio de 2002, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones le requirió para que en el término de 60 días presentara sus argumentos en relación con el concepto técnico núm. 0791, sobre patentabilidad del invento.
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El Concepto Técnico mencionado indicó que una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que el documento EP 0199262 y el texto “Remington Farmacia”, afectaban la novedad y el nivel inventivo de la invención y que, por lo tanto, el objeto reivindicado no cumplía con los requisitos ordenados en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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Que a través de escrito radicado en la entidad el 30 de septiembre de 2002, dio respuesta exponiendo todos sus argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión del examinador.
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Mediante los actos acusados se negó la patente solicitada, sobre la base de que el invento reivindicado carecía de nivel inventivo, a la luz de las anterioridades mencionadas.
I.3- La actora considera que con la expedición de las Resoluciones acusadas se violaron los artículos 29 de la Constitución Política; 35, inciso 1, 59, inciso 1, 84, 85, 89, 127, 135, 149, 151, 176, 206, 207 y 267 del C.C.A.; 2º, literal d) del Decreto 209 de 1957, y 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
La Sala resume sus argumentos en los siguientes términos:
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Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Señala la actora que para probar que las modificaciones reivindicadas no pueden ser deducidas de las anterioridades EP 0199262 y del texto Remington Farmacia, señaló varios argumentos, para desvirtuar la opinión del examinador técnico, a saber:
.- Aunque se crea que un compuesto orgánico es polimórfico, esto no significa que sus polimorfos incluyen más de una forma, lo cual es realmente estable, o hasta metaestable, bajo condiciones normales de temperatura y presión; que tampoco significa que cualquiera de estos polimorfos es detectable fácilmente; que la existencia de formas polimórficas es revelada frecuentemente por cuestiones de azar, y los experimentos extensivos son necesarios para producir estos polimorfos en forma pura.
.- En la anterioridad EP 0199262, cuya patente es de su propiedad, se revela la síntesis del compuesto 1-(2,6-difluorobencil) – 1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida, pero en ella no hay ninguna enseñanza que sugiera la existencia de las formas cristales reivindicadas ni cómo podrían ser obtenidas; que al reproducir la anterioridad, una persona versada en la materia no estaría consciente de la existencia de formas cristales.
.- Nada en el estado de la técnica sugeriría cómo obtener diferentes formas cristales y mucho menos en la anterioridad EP 0199262, la cual fue desarrollada por la sociedad a principios de los años 80s; generalmente se necesitan condiciones de cristalización muy específicas y las modificaciones pequeñas (como concentración, temperatura, calidad del solvente y producto bruto, etc) pueden ser críticas.
Expresa que tal como se indicó a lo largo del procedimiento en la etapa administrativa, la modificación a cristal de un compuesto que pretende proteger tiene altura inventiva, puesto que ésta, junto con sus características técnicas novedosas NO es obvia, ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica, tan así es, que hasta la fecha de la presentación de la mencionada solicitud no existían las modificaciones propuestas y, mucho menos, que tuvieran exactamente las mismas características.
Que realizó estudios exhaustivos para llegar a la conclusión, no obvia, de que la modificación a formas cristales daba solución a problemas tecnológicos no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica, antes de la presentación de su solicitud, y mucho menos, resueltos por los objetos de las anterioridades citadas por la Superintendencia de Industria y Comercio; que aunque pueden existir algunas similitudes en la técnica que utiliza su invento y la contenida en las anterioridades citadas, se debe recordar que por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo, tal y como lo ha expresado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena dentro del proceso 6-IP-89, en el cual señala que “hay que advertir que toda creación es, en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”; que en el mismo sentido se han pronunciado diferentes T., cuyo criterio trajo a colación.
Que en la anterioridad EP 0199262, se revela únicamente la “síntesis del compuesto” 1-(2,6-difluorobencil) – 1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida, pero en ninguna parte de la memoria descriptiva de dicha patente ni en sus reivindicaciones se hace referencia directa o indirecta a “la modificación de dicho compuesto, a la existencia de las formas cristales en forma pura reivindicadas y cómo obtenerlas”; que una cosa es la síntesis de un compuesto (la cual efectivamente estaba en el estado de la técnica en virtud de su revelación en la patente EP 0199262) y otra, muy distinta, la modificación del compuesto para obtener un polimorfo en forma cristal pura.
Que si algo en el estado de la técnica le hubiera sugerido, cómo obtener los polimorfos, no hubiera esperado 11 años para buscar protección, máxime cuando el examinador señala que la anterioridad traía todos los elementos que permitían a cualquier persona llegar fácilmente a la modificación ahora reivindicada.
Asevera que en las enseñanzas de la anterioridad EP 0199262, que la misma sociedad patentó, se revela...
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