Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00272-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 21 de Enero de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 632688489

Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00272-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 21 de Enero de 2016

Fecha21 Enero 2016
EmisorSECCIÓN PRIMERA
Tipo de documentoSentencia

MARCA GRÁFICA TRIDIMENSIONAL – De tipo figurativo que comporta una imagen visual / MARCA – De color con forma cilindro o pipeta de gas licuado de petróleo / MARCA DE COLOR – Representación gráfica / DISTINTIVIDAD – Extrínseca e intrínseca. Característica esencial / CILINDROS – Cada empresa distribuidora debe tenerlos marcados con su nombre y pintarlos de colores para diferenciarlos en el mercado

De conformidad con la normatividad vigente, la distribución de aceites y grasas para uso industrial; de lubricantes; de composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; y combustibles (incluida la gasolina para motores); velas y mechas de iluminación; obliga a las diferentes empresas a tener cilindros de su propiedad, debidamente marcados con el nombre de cada empresa. Las empresas hacen uso de los colores para diferenciarse en el mercado, siendo en este caso una marca de color con una forma (cilindro). Es así como de la imagen visual del signo registrado (cilindros pintados con colores determinados según la clasificación pantone) y del testimonio recepcionados puede concluirse, inicialmente, que la marca registrada posee la característica de la distintividad, en la medida en que tiene la capacidad para que sea individualizada, identificada y diferenciada en el mercado de las otras marcas de los productos que distribuye pertenecientes a la clase 4 y distribución del GLP y posibilitar así, que el consumidor o usuario los seleccione. En otras palabras, el signo se perfecciona como marca en la medida en que esté unido a un producto o un servicio y que además, cuando el consumidor se haya enfrentado a dicho signo y le atribuya un origen empresarial. Pero esta característica no puede analizarse de manera independiente de la susceptibilidad de representación gráfica de la marca. Es así como debemos partir de la definición de dicha característica, consistente en la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Las marcas de color también deben cumplir el requisito de ser susceptibles de representación gráfica, pues de lo contrario estarían incursas en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. […] En este caso, la marca registrada cumple con el requisito de ser susceptible de representación gráfica, pues puede goza de una representación pictórica de los colores de los cilindros, en forma precisa e inequívoca, lo que se encuadra en el código de identificación reconocido internacionalmente denominado Pantone. Adicionalmente, el color no está sólo, sino estrechamente ligado a una forma determinada como lo es un cilindro, según las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía y la CREG.

SIGNOS TRIDIMENSIONALES FIGURATIVOS – Distintividad: elemento diferenciador que permita identificar el servicio en el mercado / ELEMENTO DIFERENCIADOR –Colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante. Código de identificación Pantone 173 C y Pantone 484 C / CONJUNTO MARCARIO – Cilindro y color / REGISTRO MARCARIO – Marca figurativa con reivindicación de colores para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señala el Tribunal Andino de Justicia que el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca (ius prohibendi), descarta de entrada que formas de uso común o necesario (como envases o envoltorios), puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos que son de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, hace una anotación, en el sentido de que si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios, es decir, de los envases o envoltorios que tienen un diseño similar. El carácter diferenciador, en este caso, lo constituyen precisamente los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, se reconocen como Pantones 173C y 484C, de acuerdo a un código de clasificación internacionalmente reconocido. De otra parte, en el análisis de esta causal, debe resaltarse que SIC ha sostenido que el registro de la marca no se otorgó ni a un solo cilindro, ni para un solo color y sino que el registro de entenderse como un conjunto marcario y no individualizado como lo alega la parte actora. En este caso el registro concedido por la SIC mediante la resolución acusada en ningún caso, le otorga de manera exclusiva a la sociedad UNIGAS, el uso de los cilindros. La forma usual del envase, lo pueden usar los empresarios que distribuyan los productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, pero la diferencia (el ius prohibendi) estriba en que no pueden usar cilindros que tengan los colores que fueron registrados como marca de dicha empresa. Es por lo anterior, que no se puede deducir, que se facultó un monopolio de la forma usual del envase (cilindro) a la empresa UNIGAS, para el transporte y distribución de dicho elemento y, por tanto, no se evidencia que se incurra en esta causal de irregistrabilidad.

MARCAS DE COLOR – Criterios para su registrabilidad

Con fundamento en la normatividad y jurisprudencia de la comunidad andina y los conceptos de la SIC, como Oficina Nacional Competente para administrar el Sistema de Propiedad Industrial en Colombia, se pueden extraer las siguientes conclusiones en cuanto a los criterios que deben informar la registrabilidad marcaria de las marcas de color: (i) los colores primarios no son apropiables en su concepto prístino, lo cual no excluye que en tonalidades si lo sean; (ii) para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica; (iii) los colores pueden constituirse en marcas, en la medida en que sean un signo distintivo, esto es siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor; (iv) si bien el literal h) del artículo 135 no exige que la forma que delimita el color sea distintiva (por ejemplo el envase o el cilindro), el conjunto marcario, entendido como el color y la forma, sí lo debe ser; (v) el color puede ser parte integrante de un signo tridimensional y acceder al registro de una marca, siempre y cuando no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. (vi) La representación gráfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una representación pictórica del color delimitado por una forma que sea precisa e inequívoca.

REQUISITO DE DISTINTIVIDAD - Se cumple y resulta registrable el signo gráfico - figurativo concedido a la sociedad UNIGAS Ltda para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza / CONJUNTO MARCARIO – Cilindros pintados con los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, correspondientes a los Pantones 173 C y 484 C.

En el presente asunto, la Sala encuentra que la marca figurativa consiste en cilindros de propiedad de la empresa demandada pintados de colores determinados (naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante), además que la misma crea un vínculo entre los productos de la clase 4 de la Clasificación Niza Internacional y el consumidor; y como tal, ha desarrollado una vocación distintiva extrínseca que lo diferencia de los demás de su clase y en la óptima visual genera un reconocimiento de su origen empresarial, posesionándose como marca. Adicionalmente y contrario a lo afirmado por el actor, la Sala estima necesario recordar que conforme a la Decisión 486 de 2000, artículo 135, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica, tal como ocurre en el presente asunto. De otro lado y de la lectura del acto administrativo acusado, no se evidencia que el mismo haya concedido la exclusividad para el uso de cilindros (como formas usuales de los productos o de sus envases), de manera que pueda endilgársele prácticas monopolísticas o de violación a la libertad de competencia. Cuestión diferente es la relacionada con la protección que amparó el registro otorgado por la SIC (ius prohibendi), en cuanto a la oposición a que otros empresarios que distribuyen los mismos productos por medio de cilindros, puedan utilizar cilindros pintados con los colores que conforman el registro, o conjunto marcario, es decir, los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, correspondientes a los Pantones 173 C y 484 C.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad GAS CAQUETÁ, S.A. E.S.P., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución número 40396 de 2008, por medio de la cual se concedió el registro de marca a Gases Unidos de Colombia LTDA., para distinguir aceites y grasas industriales; lubircantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motor) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado, servicios comprendidos en la clase 4 de la Novena Edición de la clasificación internacional Niza, por un periodo de diez (10) años. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 172 /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00272-00

Actor: GAS CAQUETÁ S.A...

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