Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00271-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 21 de Enero de 2016
| Fecha | 21 Enero 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
MARCA GRÁFICA TRIDIMENSIONAL – De tipo figurativo que comporta una imagen visual / MARCA – De color con forma cilindro de gas / MARCA DE COLOR – Representación gráfica / DISTINTIVIDAD – Extrínseca e intrínseca. Característica esencial. / CILINDROS DE GAS – Cada empresa distribuidora debe tenerlos marcados con su nombre y pintarlos de colores para diferenciarlos en el mercado
De conformidad con la normatividad vigente, la prestación del servicio de gas obliga a las diferentes empresas a tener cilindros de su propiedad, debidamente marcados con el nombre de cada empresa. Las empresas hacen uso de los colores para diferenciarse en el mercado, siendo en este caso una marca de color con una forma (cilindro de gas). Es así como de la imagen visual del signo registrado (cilindros de gas pintados con colores determinados según la clasificación pantone) y de los testimonios recepcionados puede concluirse, inicialmente, que la marca registrada posee la característica de la distintividad, en la medida en que tiene la capacidad para que sea individualizada, identificada y diferenciada en el mercado de las otras marcas de los prestadores del servicio de transporte y distribución del GLP y posibilitar así, que el consumidor o usuario los seleccione. En otras palabras, el signo se perfecciona como marca en la medida en que esté unido a un producto o un servicio y que además, cuando el consumidor se haya enfrentado a dicho signo y le atribuya un origen empresarial.
Pero esta característica no puede analizarse de manera independiente de la susceptibilidad de representación gráfica de la marca. Es así como partiendo de la definición de dicha característica, consiste en la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. […] En este caso, la marca registrada cumple con el requisito de ser susceptible de representación gráfica, pues puede goza de una representación pictórica de los colores de los cilindros de gas, en forma precisa e inequívoca, que se encuadra en el código de identificación reconocido internacionalmente denominado Pantone. Adicionalmente, en el color no está sólo, sino estrechamente ligado a una forma determinada como lo es un cilindro de gas, según las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía y la CREG.
SIGNOS TRIDIMENSIONALES FIGURATIVOS – Distintividad: elemento diferenciador que permita identificar el servicio en el mercado / ELEMENTO DIFERENCIADOR –Colores clasificación pantone naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante / CONJUNTO MARCARIO – Cilindro y color / REGISTRO MARCARIO – Marca figurativa conformada por cuatro cilindros pintados con los colores pantone naranja mate, pantone ocre mate, pantone naranja brillante y pantone ocre brillante
Señala el Tribunal Andino de Justicia que las formas tridimensionales, para este caso de tipo figurativo, pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el servicio en el mercado, distinguiéndolo de otros prestadores del servicio similares. Es decir, que la forma tridimensional – figurativa debe ser tan diferenciada que sirva por sí misma para distinguir los servicios equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial. El carácter diferenciador, en este caso, lo constituye precisamente el color, por ejemplo, el Pantone, NARAJA MATE, RAL 2004, que está definido, como ya se ha anunciado. De otra parte, en el análisis de esta causal, debe resaltarse que SIC ha sostenido que el registro de la marca no se otorgó ni a un solo cilindro, ni para por un código de clasificación internacionalmente reconocido. un solo color y que el registro de entenderse como un conjunto marcario y no individualizado como lo alega la parte actora. En este caso el registro concedido por la SIC mediante la resolución acusada en ningún caso, le otorga de manera exclusiva a la empresa UNIGAS, el uso de los cilindros de gas. La forma usual del envase del GLP, lo pueden usar los empresarios que presten este servicio, pero la diferencia estriba en qué no pueden usar cilindros que tengan los colores que fueron registrados como marca de dicha empresa. Es por lo anterior, que no se puede deducir, que se facultó un monopolio de la forma usual del envase (cilindro de gas) a la empresa UNIGAS, para el transporte y distribución de dicho elemento y, por tanto, no se evidencia que se incurra en esta causal de irregistrabilidad.
MARCAS DE COLOR – Criterios para su registrabilidad
Con fundamento en la normatividad y jurisprudencia de comunidad andina y los conceptos de la SIC, como Oficina Nacional Competente para administrar el Sistema de Propiedad Industrial en Colombia, se pueden extraer las siguientes conclusiones en cuanto a los criterios que deben informar la registrabilidad marcaria de las marcas de color: (i) los colores primarios no son apropiables en su concepto prístino, lo cual no excluye que en tonalidades si lo sean; (ii) para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica; (iii) los colores pueden constituirse en marcas, en la medida en que sean un signo distintivo, esto es siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor; (iv) si bien el literal h) del artículo 135 no exige que la forma que delimita el color sea distintiva (por ejemplo el envase o el cilindro), el conjunto marcario, entendido como el color y la forma, sí lo debe ser; (v) el color puede ser parte integrante de un signo tridimensional y acceder al registro de una marca, siempre y cuando no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. (vi) La representación gráfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una representación pictórica del color delimitado por una forma que sea precisa e inequívoca.
REQUISITO DE DISTINTIVIDAD - Se cumple y resulta registrable el signo gráfico, figurativo y tridimensional consistente en cilindros o pipetas de gas de color clasificación pantone naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante
En el presente asunto, se evidencia que la marca figurativa tridimensional, consisten en cilindros de su propiedad pintados de colores determinados, ha logrado crear un vínculo entre el servicio de transporte del GLP y el consumidor, en el escenario del mercado y con su uso, se ha ido posesionando como marca, y como tal, ha desarrollado una vocación distintiva extrínseca que lo diferencia de los demás empresarios y en la óptima visual genera un reconocimiento de su origen empresarial. No se entiende en ningún caso, que por medio del acto administrativo acusado se le haya concedido la exclusividad para el uso de cilindros de gas, de manera que pueda endilgársele prácticas monopolísticas o de violación a la libertad de competencia. Cuestión diferente es la relacionada con la protección que ampara el registro otorgado por la SIC (ius prohibendi), en cuanto a la oposición de que otros empresarios que prestan el servicio de transporte de gas GLP, puedan utilizar cilindros pintados con los colores que conforman el registro, o conjunto marcario.
SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad GAS CAQUETÁ, S.A. E.S.P., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución número 32089 de 30 de junio de 2009, por medio de la cual concedió el registro marca de Gases Unidos de Colombia LTDA., para distinguir los servicios de transporte, en especial, los servicios de transporte de gas combustible, gasoil, gasolina, carburantes, lubricantes, grasas industriales, servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 135
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00271-00
Actor: GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GAS CAQUETÁ, S.A. E.S.P., en contra la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución número 32089 de 30 de junio de 2009, por medio de la cual concedió el registro de la marca FIGURATIVA (con reivindicación de colores), para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
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LA DEMANDA
I.1. - Las pretensiones
La parte demandante, en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 32089 expedida el 30 de junio de 2009, “Por el cual se concede el registro de marca de Gases Unidos de Colombia LTDA., para distinguir los servicios de transporte, en especial, los servicios de transporte de gas combustible, gasoil, gasolina, carburantes, lubricantes, grasas industriales, servicios comprendidos en la Clase 39 de la Edición Número 39 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional Niza, por un periodo de diez (10) años”.
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Ejecutoriada la sentencia se ponga fin a la presente acción, se comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto, para los efectos legales pertinentes […]”[1]
I.2.- Los hechos
La parte actora fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos:
I.2.1. El 9 de diciembre de 2008, la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA, solicitó ante la División de Signos...
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