Sentencia nº 11001-03-24-000-2005-00162-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 2 de Marzo de 2016
| Fecha | 02 Marzo 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
PATENTE DE INVENCION - Se niega la denominada HIDRATO NOVEDOSO DE SAL DE ÁCIDO MALÉICO DE 5-[4-2(N-METIL-N-(2-PIRIDIL) AMINO) ETOXI]BENCIL]TIAZOLIDIN-2-4-DIONA por falta de nivel inventivo
La patente solicitada, según el concepto técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio y el dictamen pericial de la experta en la materia, no cumple con los requisitos que exige la Comunidad Andina para que fuera concedido el privilegio de patente, pues, se deriva de manera evidente del estado de la técnica y los principios aplicados en la solicitud son de común conocimiento para una persona versada en la materia. Habida consideración de que la actora no probó el nivel inventivo de su solicitud y, por el contrario, los argumentos de la entidad el dictamen y de la perito a que se ha hecho mención ofrecen credibilidad, por cuanto provienen de expertos en la materia y contienen una debida fundamentación, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Smithkline Beecham p.l.c interpuso demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para obtener la nulidad de las Resoluciones No. 1931 de 30 de enero de 2004 y de la 31770 de 23 de diciembre de 2004, por medio de las cuales, respectivamente, negó el privilegio de la patente, y confirmó la decisión al recurso de reposición, la parte demandante sostiene que los actos acusados violan los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Sala negó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 1 / DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 4 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 14 / / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 18
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00162-01
Actor: SMITHKLINE BEECHAM p.l.c
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SMITHKLINE BEECHAM p.l.c., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad del acto que negó la patente de invención denominada “HIDRATO NOVEDOSO DE SAL DE ÁCIDO MALÉICO DE 5-[4-2(N-METIL-N-(2-PIRIDIL) AMINO) ETOXI]BENCIL]TIAZOLIDIN-2-4-DIONA” , así como del que lo confirmó.
I.1- La sociedad, SMITHKLINE BEECHAM p.l.c., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes pretensiones:
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La nulidad de la Resolución núm. 1931 de 30 de enero de 2004, en virtud de la cual el Superintendente de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “HIDRATO NOVEDOSO DE SAL DE ÁCIDO MALÉICO DE 5-[4-2(N-METIL-N-(2-PIRIDIL) AMINO) ETOXI]BENCIL]TIAZOLIDIN-2-4-DIONA”
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La nulidad de la Resolución núm. 31770 de 23 de diciembre de 2004, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, en respuesta al recurso de reposición que interpuso contra el acto anterior.
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A título de restablecimiento del derecho pretende que se le otorgue la patente solicitada; se ordene a la mencionada entidad la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso en la Gaceta para la Propiedad Industrial y a dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, tal como se establece en el artículo 176 del C.C.A.
I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.
La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
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El día 16 de diciembre de 1998, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la patente de invención bajo el título “NUEVO PRODUCTO FARMACÉUTICO”.
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Realizado el primer examen de forma la mencionada División la requirió para que en un plazo de 30 días hábiles cumpliera con los requisitos jurídicos y técnicos, a saber: se modifique el título de la invención porque era muy general y no cumplía con su objeto de ubicar al lector en el campo tecnológico de la invención; se expresen las unidades de medida de presión, según el sistema internacional; se anexe un nuevo texto de la solicitud incluyendo el capítulo reivindicatorio, ya que se presentaron palabras, letras y números que no son nítidos y, por tanto, se prestan a confusión; se modifique la reivindicación 14, para que no se reivindique el uso del hidrato utilizado para la fabricación de un medicamento y especificar el hidrato al cual se refiere; y se adjunte copia de la solicitud de patente de la cual se reivindicó prioridad junto con la traducción y el arte final de la figura característica.
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Que mediante escrito radicado el 25 de marzo de 1999, dio respuesta al requerimiento, en el cual modificó el título de la invención a “HIDRATO NOVEDOSO”; adjuntó una nueva versión de la descripción y las reivindicaciones; aclaró que las unidades de distancia son las del espectro infrarrojo; anexó copia del escrito mediante el cual aportó la copia certificada de la solicitud básica de patente, el arte final por triplicado y debidamente corregidas la carátula, la hoja de presentación, el extracto y las tarjetas de archivo temático y de propietario.
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El extracto de solicitud de patente fue publicado sin que existieran observaciones, pero el estudio técnico de la entidad consideró que el nuevo título es muy general, que debía explicar en forma breve y precisa el objeto de la invención y que los requisitos de novedad y altura inventiva de la solicitud se encontraban afectados por tres anterioridades.
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Que modificó el título de la solicitud de patente a: “HIDRATO NOVEDOSO DE SAL DE ÁCIDO MALÉICO DE 5-[4-2(N-METIL-N-(2-PIRIDIL) AMINO) ETOXI]BENCIL]TIAZOLIDIN-2-4-DIONA”; modificó la reivindicación 5 y presentó argumentos en defensa de la novedad y altura inventiva.
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Mediante la Resolución acusada núm. 1931 de 30 de enero de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió negar el privilegio de patente de invención lo cual fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 14 no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo y la reivindicación 15 está excluida; que el objeto reclamado en las reivindicaciones 1 a 8 y 11 a 14 no es nuevo porque está comprendido en el estado de la técnica; que la publicación WO 94/05659 revela de manera previa compuestos de la fórmula general (l), cuyos sustituyentes aparecen en la descripción y que, comparando elemento por elemento de la materia de la solicitud de las anterioridades, se encontró que los compuestos de las reivindicaciones 1 a 8 y 11 a 143 de la invención en estudio están completamente revelados en los antecedentes citados.
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Contra la Resolución núm. 1931 de 30 de enero de 2004, interpuso recurso de reposición en el cual modificó el capítulo reivindicatorio y se expusieron los motivos por los cuales la patente de invención correspondiente a “HIDRATO NOVEDOSO DE SAL DE ÁCIDO MALÉICO DE 5-[4-2(N-METIL-N-(2-PIRIDIL) AMINO) ETOXI]BENCIL]TIAZOLIDIN-2-4-DIONA”, sí constituye un paso más allá de lo existente, ya que la composición reivindicada no solamente es nueva, sino también posee altura inventiva.
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Mediante la Resolución núm. 31770 de 23 de diciembre de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó su decisión de negar la solicitud de patente.
Dicha Resolución precisó que el hidrato que se pretende proteger, contenido en el capítulo reivindicatorio allegado con el recurso, no es igual al de las anterioridades citadas, debido a que “la concentración de agua, como espectro son diferentes a los revelados en tales documentos” y, por lo tanto, se admite que el hidrato de la presente solicitud es nuevo; que con respecto a las propiedades del hidrato de la invención y su manejo a escala industrial, no se demostró a lo largo del trámite de la solicitud, una derivación evidente del estado de la técnica y además, no se presentan resultados que demuestren el efecto mejorado que se reclama.
Considera que entonces la creación titulada “HIDRATO NOVEDOSO DE SAL DE ÁCIDO MALÉICO DE 5-[4-2(N-METIL-N-(2-PIRIDIL) AMINO) ETOXI]BENCIL]TIAZOLIDIN-2-4-DIONA”, no cuenta con la protección necesaria frente a las leyes colombianas, lo que pone en peligro su actividad industrial.
I.3- La actora considera que con la expedición de las Resoluciones acusadas se violaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
Argumenta que se violó el artículo 18 de la Decisión 486 porque el acto acusado señala que la patente WO 94/05659 enseña que los solvatos y sales de rosiglitazona son farmacéuticamente aceptables y que, por lo tanto, una persona con conocimiento promedio de la técnica podría esperar que el hidrato reivindicado sería apropiado para la manufactura de los medicamentos.
Aclara que la invención no se basa en el hallazgo de que los hidratos reivindicados tengan actividad farmacéutica o terapéutica especial; ni intenta reivindicar protección para todo el hidrato de la sal de ácido maléico de rosiglitazona; ni propone una reivindicación que cubriría todos los hidratos, incluidos los que aún no han sido inventados; explica que si la reivindicación simplemente mencionó “un hidrato de sal de ácido maléico de rosiglitazona”, entonces probablemente la persona medianamente versada esperaría que el hidrato, como un compuesto genérico que cubra todos los hidratos, tenga el mismo efecto terapéutico de la sal de ácido maléico en sí; que, sin embargo, el problema que abordaron los inventores no era descubrir si los hidratos de sal de ácido meléico tendrían una actividad terapéutica útil, sino...
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