Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00027-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Agosto de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 647689497

Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00027-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Agosto de 2013

Fecha08 Agosto 2013
EmisorSECCIÓN PRIMERA
Tipo de documentoSentencia

REGISTRO MARCARIO – Acuerdo de coexistencia de marcas. Riesgo de confusión indirecta

Teniendo en cuenta que en el caso sub examine, el titular del signo cuestionado, no demostró que la utilización de las frases o elementos (logos) que constan en la estructura de dicho signo eran explicativos o informativos al hacer referencia a otras marcas, la Administración no podía registrar tal signo, pues, a los actores en el mercado se les privaría de conocer a ciencia cierta cómo se utilizaría la marca en el comercio. En otras palabras, si se hubiera concedido, omitiendo tal aspecto, se estaría desprotegiendo a los actores en el comercio de bienes y servicios, es decir, tanto a los consumidores como a la competencia, ya que correrían el riesgo de confundir indirectamente el origen empresarial del aludido signo. De manera que la actora no cumplió con los requisitos que se necesitan para insertar los aludidos elementos (COLSUBSIDIO y CAFAM). Se evidencia sin dificultad alguna que el signo “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM” cuestionado, para amparar los servicios comprendidos en la clase 41 Internacional, al utilizar los elementos gráficos y denominativos (logos) de las marcas previamente registradas “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”, sin cumplir con los requisitos antes enunciados que contempla la normativa andina, no es susceptible de registro, por generar riesgo de confusión indirecta, tal como lo indica la Superintendencia de Industria y Comercio. El consentimiento unilateral otorgado por tales Cajas a la sociedad demandante para registrar la marca mixta cuestionada, no implica que la Entidad demandada deba proceder a su registro, ya que se debe proteger el interés general sobre el particular, salvaguardando al público consumidor y a sus competidores, evitándoles que incurran en riesgo de confusión, que les pueda causar perjuicios.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 157 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 159 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 162

NOTA DE RELATORIA: Riesgo de confusión, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, R.. 2004-00068, MP. M.C.R.L..

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00027-00

Actor: E.P.S. FAMISANAR LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: APELACION SENTENCIA – ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La sociedad E.P.S. FAMISANAR LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 1486 de 30 de enero de 2007, 8131 de 27 de marzo de 2007 y 24378 de 9 de agosto de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se denegó el registro de la marca mixta “FAMISANAR” para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la citada marca a favor de la sociedad actora.I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

I.1.1. Manifiesta que el 13 de julio de 2006, la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO E.P.S. FAMISANAR LTDA., solicitó el registro de la marca mixta “FAMISANAR”, para distinguir “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, servicios comprendidos en la clase 41 Internacional.

I.1.2. Expresa que el 31 de agosto de 2006 el extracto de la solicitud de registro del signo antes indicado, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 567.

I.1.3. Mediante Resolución 1486 de 30 de enero de 2007, la División de Signos Distintivos negó el registro del signo “FAMISANAR”.

I.1.4. Que la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

I.1.5. A través de la Resolución 8131 de 27 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando la anterior.

I.1.6. Mediante Resolución 24378 de 9 de agosto de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión adoptada.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violaron los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.2.1. Que los actos administrativos demandados violaron directamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por falta de aplicación, toda vez que la causal de irregistrabilidad no es aplicable al signo mixto “FAMISANAR”, ya que no presenta riesgo de confusión para los consumidores de los servicios que distingue, puesto que los servicios se encuentran diferenciados de aquellos de semejante naturaleza de los competidores.

Afirma que en ningún momento se están afectando indebidamente los derechos que tienen las sociedades Caja de Compensación Familiar Cafam y Caja Colombiana de Subsidio familiar Colsubsidio.

I.2.2. Aduce que ha sido violado el artículo 157 de la Decisión 486, en el sentido de que dicha norma permite hacer uso de marcas registradas a favor de terceros con fines de identificación, información o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.

Añade que en este caso no se están usando los logos de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO dentro de la marca “FAMISANAR” para identificar servicios de la clase 41 Internacional sin consentimiento de las sociedades CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, pues dichas sociedades mediante documento escrito, la autorizan para tales efectos. “…Lo que realmente se pretende con la incorporación de los logos de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO es que formen un conjunto marcario y que sean parte del elemento, a modo explicativo, lo cual está totalmente permitido por el Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”[1].

Que entonces queda claro que no existe la posibilidad de que el usuario o consumidor se confunda sobre el origen empresarial de las marcas, ya que en virtud del convenio existente entre las sociedades, no correrán ningún riesgo.

Reitera que “…es claro y evidente que las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO se usan dentro del conjunto marcario correspondiente a la marca FAMISANAR (mixta), como explicativas, lo cual quiere decir que no se está tratando de reivindicar ningún tipo de derecho o titularidad alguna sobre ellas”[2].

Indica que como prueba de lo anterior, la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y la CAJA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO son las socias y dueñas de la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA, CAFAM COLSUBSIDIO FAMISANAR LIMITADA, con lo que realmente se demuestra que existe una relación comercial entre dichas sociedades.II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Aduce que el signo mixto solicitado “FAMISANAR”, clase 41, presenta semejanzas con las marcas mixtas previamente registradas “CAFAM” y “SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO”, ambas de la clase 35 Internacional, existiendo alto riesgo de confusión indirecta en el público consumidor.

Sostiene que debido a las semejanzas de orden gráfico, impiden su identificación e individualización, en tanto que el signo solicitado contiene dentro de su estructura las marcas adoptadas como fundamento para la negación, sin que la existencia de un acuerdo previo entre dichas sociedades permita desvirtuar el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor al no poder asociar el servicio de un origen empresarial determinado.

Agrega que los acuerdos de coexistencia, solo tendrán relevancia en tanto las partes involucradas tomen las medidas necesarias a efectos de evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor en lo que a su origen empresarial se refiere.

II.1.2. El CURADOR AD-LITEM, designado para representar al tercero interesado en las resultas del proceso, en síntesis, adujo que es al Consejo de Estado a quien le corresponde decidir sobre la nulidad de los actos administrativos demandados.

  1. ALEGATOS

La Agencia del Ministerio Público, guardo silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FAMISANAR (mixta), cumplen con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentran incursos dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o...

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