Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00370-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 23 de Agosto de 2012
| Fecha | 23 Agosto 2012 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
REGISTRO DE MARCA / COEXISTENCIA DE MARCAS - Cuando no generan riesgo de confusión o de asociación
Vista en su conjunto y de manera unitaria y sucesiva, se observa que en la marca mixta registrada por el demandante, el componente gráfico o figurativo si bien tiene mayor tamaño que el denominativo, no predomina sobre éste, ya que para el consumidor es más fácil visualizar y aprender la palabra aceituno que retener en la mente la figura que lo acompaña, adicionalmente, no evoca el concepto de aceituno, en cuanto no se trata de una representación de esa planta, por lo cual, hace que el componente denominativo prevalezca. En efecto, la marca mixta, en la que predomina la palabra aceituno, de ninguna manera evoca en la mente del consumidor lo que representa o puede representar la marca en conflicto, por lo tanto no son confundibles directa ni indirectamente, esto es no genera error en el público consumidor. Además, el elemento gráfico del signo cuestionado, si bien tiene alguna semejanza con la marca de la demandante, no guarda una relación directa con la estructura, diseño y expresión de la figura de aquélla, ya que la figura de la marca “ACEITUNO” esta conformada por la sola rama de un árbol con 7 hojas de forma redondeada en la punta, en el diseño de la marca FIGURATIVA la rama con 7 hojas cuya forma es diferente, se reitera, está sobre una marca de chequeo o visto bueno (chulo) cuya forma y tamaño hace que esa sea la parte del gráfico, que como se dijo anteriormente, es más distintiva, de manera que una y otra marca sean perfectamente distinguibles por el consumidor. En este orden de ideas, se considera que las marcas en conflicto pueden convivir perfectamente en el mercado de los productos de la clase 30, sin que generen riesgo de confusión o de asociación que ponga en peligro los intereses del público consumidor, ni de la competencia (origen empresarial).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil doce (2012)
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00370-00
Actor: SOCIEDAD CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
J.E.V.V., actuando en calidad de apoderado especial de la SOCIEDAD CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO LTDA, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad consagrada en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, demanda la nulidad de la Resolución 27307 de 20 de octubre de 2006, proferida por la División de Signos Distintivos, de la Superintendencia de Industria y Comercio la cual concede el registro de una marca FIGURATIVA a favor de la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y de la Resolución 35463 del 22 de diciembre de 2006, mediante la cual se corrige parcialmente la Resolución 27307.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.1. LA DEMANDASeñala como normas violados los artículos 134, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El concepto de la violación fue expuesto por el accionante en los siguientes términos:
1.1.1. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por falta de aplicación, por cuanto la marca FIGURATIVA no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
En lo referente a la condición de la distintividad, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado. En este sentido la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando, los mismos, no constituyen un signo genérico o descriptivo.
La marca solicitada no cumple con el requisito de la distintividad, ya que es idéntica a la marca mixta ACEITUNO anteriormente registrada por la sociedad CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO bajo el certificado No. 15846 para proteger productos de la clase 30, tal como se demostrará más adelante.
1.1.2. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que dice:
De acuerdo con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con la jurisprudencia y doctrina al respecto, para que se configure esta causal de irregistrabilidad deben coincidir dos factores:
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En primer lugar debe existir identidad o similitud, entre los signos capaz de inducir a confusión al público consumidor;
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En segundo lugar debe existir identidad o similitud de los productos o servicios identificados con las marcas.
Señala que es necesario resaltar que si bien la marca solicitada es una marca mixta, el elemento predominante en este caso es el gráfico, ya que por su tamaño y ubicación es el que genera recordación al consumidor.
Al hacer la comparación de las dos marcas se presenta una clara confusión visual, ya que las dos tienen en su gráfico como elemento predominante, un árbol de semillas, sin que la marca registrada por Nestlé S.A., esté acompañada de algún elemento que logre diferenciarlo de la marca registrada por la sociedad Cultivos y Semillas el Aceituno S.A.
1.1.3. Similitud ideológicaComo las dos marcas representan un árbol de semillas, las dos evocan exactamente el mismo concepto, y es precisamente el de un árbol de semillas, lo que necesariamente lleva al consumidor a pensar que se trata de una misma marca.
La marca registrada por la sociedad Cultivos y Semillas el Aceituno Ltda., es un marca que evoca un concepto concreto, por ende, es una marca en donde no solamente debe ser protegido el gráfico, sino el concepto que es evocado por la misma.
1.1.4. Similitud entre los productores identificados con las marcas
Además de la evidente similitud entre las dos marcas, las dos protegen, productos de la clase 30 internacional, lo cual hace imposible su coexistencia en el mercado.
Concluye señalando que:
La Marca figurativa registrada por la sociedad NESTLE S.A., carece de distintibilidad, por ser idéntica, tanto visual como ideológicamente a la marca mixta ACEITUNO registrada por la sociedad CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO LTDA. La marca mixta A. tiene como elemento predominante la parte gráfica, que evoca un concepto concreto que debe ser protegido por el derecho marcario.
Las dos marcas protegen productos de la clase 30 internacional, por ende es imposible su coexistencia en el mercado. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓNA la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
2.1.-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.-
2.1.1. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO defendió la legalidad de la Resolución 273707 del 20 de octubre de 2006 por medio de la cual concedió el registro de la marca FIGURATIVA solicitada por la Soiceté Des Produits Nestlé S.A. y la Resolución No. 35463 del 22 de diciembre de 2006 por la cual corrigió la anterior resolución, en los términos que se resumen a continuación:
2.1.1.1. Con la expedición de las Resoluciones acusadas expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación del ordenamiento legal en materia de propiedad industrial, ni de la Constitución Nacional.
Al respecto cabe expresar que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las conferidas por el Decreto Ley 2153 de 1992 y la Decisión 486, entonces vigente, el J. de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la Resolución 27307 del 20 de octubre de 2006 concediendo el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la nomenclatura vigente, solicitada por la Soiceté Des Produits Nestlé.
De los documentos obrantes en el expediente No. 06-24405, contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca ”FIGURATIVA” en la clase 30 de la nomenclatura vigente, solicitada por la Societé Des Produits Nestlé, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes.
2.1.1.2. Antecedentes jurisprudenciales
Se señala en uno de los apartes de la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, proferido dentro del proceso 14-Ip-98:
“La marca...
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