Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00125-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 3 de Noviembre de 2016
| Fecha | 03 Noviembre 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓ N PRIMERA
Consejero ponente: R.A.S.V. (E)
Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00125-00
Actor: L.P.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Tema: CONFUNDIBILIDAD MARCARIA. MARCAS FUCIDOX Y FUCIDIN SON CONFUNDIBLES
Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa promovida por LEO PHARMA A/S contra las Resoluciones 5814 de 2007 (28 de febrero) y 35732 de 2007 (30 de octubre), expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA
La sociedad LEO PHARMA A/S, mediante apoderado, solicitó declarar la nulidad relativa de las Resoluciones 5814 de 2007 (28 de febrero) y 35732 de 2007 (30 de octubre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FUCIDOX, a favor de la sociedad FARMACOOP, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
1.1. HECHOS
El 23 de diciembre de 2004, la sociedad FARMACOOP solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FUCIDOX, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 549 de 2005 y, dentro del término oportuno, fue objetada por LEO PHARMA A/S, bajo el argumento de que el signo FUCIDOX era confundible con la marca FUCIDIN, previamente registrada a su favor para distinguir productos en la misma clase internacional.
Mediante Resolución 3704 de 2005 (25 de abril) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca FUCIDOX, pues consideró que era confundible con la marca descrita.
Inconforme con tal decisión la sociedad FARMACOOP presentó recursos de reposición y apelación.
Por Resolución 2814 de 2007 (28 de febrero) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición, revocando lo decidido en la Resolución 3704 de 2005 (25 de abril) y concediendo el registro de la marca FUCIDOX, a favor de la sociedad FARMACOOP.
En vista de lo expuesto L.P.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 35732 de 2007 (30 de octubre), confirmando lo decidido en la Resolución 2814 de 2007 (28 de febrero).
1.2. PRETENSIONES
Que se declare nula la Resolución 5814 de 2007 (28 de febrero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 3704 de 2005 (25 de abril) y concedió el registro de la marca FUCIDOX, a favor de la sociedad FARMACOOP, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Que se declare nula la Resolución 35732 de 2007 (30 de octubre), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 5814 de 2007 (28 de febrero), confirmándola en todas sus partes.
Que como consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca FUCIDOX, para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
La sociedad LEO PHARMA A/S considera que los actos acusados contrarían los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Para sustentar los argumentos de la demanda expone el siguiente cargo:
1.3.1. CONFUNDIBILIDAD ENTRE EL SIGNO FUCIDOX Y LAS MARCAS FUCIDIN, FUCICORT Y FUCITHALMIC
La actora afirma que los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” y “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
Bajo el anterior contexto, solicita declarar la nulidad de las Resoluciones 5814 de 2007 (28 de febrero) y 35732 de 2007 (30 de octubre), porque a través de ellas la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FUCIDOX, a favor de la sociedad FARMACOOP, pese a ser confundible ortográficamente con la marca FUCIDIN, previamente registrada a su favor en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Adicionalmente, sostiene que debe cancelarse el registro de la marca FUCIDOX, porque es confundible con la familia de marcas registradas a su favor, dentro de las que se encuentran FUCICORT y FUCITHALMIC, que comienzan con las letras FUCI para identificarse en el mercado.
2. CONTESTACIONES
2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
Indicó que no existía confundibilidad entre las marcas FUCIDOX y FUCIDIN, pues al cotejarlas, excluyendo el prefijo común FUCI, se percibían de forma distinta.
2.2. La sociedad FARMACOOP se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que las marcas FUCIDOX y FUCIDIN no eran confundibles en el mercado, debido a que al cotejarlas, excluyendo el prefijo común FUC, se visualizaban de forma diferente.
3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes y la sociedad FARMACOOP reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma.
4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Algunos de los apartes más importantes de la interpretación 320-IP-2015 se citan a continuación.
“El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos...
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