Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00052-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 3 de Noviembre de 2016
| Fecha | 03 Noviembre 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
Bogotá, D.C., tres (3) noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00052-00
Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: REGISTRABILIDAD DE LA MARCA NOMINATIVA BIOGEN. INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN CON MARCAS BIOGEN Y BIOGENERICOS
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -interpretado como de nulidad relativa- presentó la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. contra las Resoluciones números 35700 de 30 de junio de 2011, 52712 de 28 de septiembre de 2011, y 46485 de 31 de julio de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa BIOLEPTOGEN, solicitada por la sociedad B.B.S. para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
1.- RESUMEN DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN
1.1. LA DEMANDA. La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
1.1.1. Pretensiones.
(i) Que se declare la nulidad de la Resolución número 35700 de 30 de julio de 2011, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por Laboratorios Biogen de Colombia S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa BIOLEPTOGEN, solicitada por la sociedad B.B.S. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
(ii) Que se declare la nulidad de la Resolución número 52712 de 28 de septiembre de 2011, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición y se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca BIOLEPTOGEN.
(iii) Que se declare la nulidad de la Resolución número 46485 de 31 de julio de 2012, expedida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió un recurso de apelación y se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca BIOLEPTOGEN.
(iv) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: a) cancelar el registro definitivo asignado a la marca BIOLEPTOGEN para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y b) publicar la sentencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
1.1.2. Fundamentos de hecho. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
(i) El 19 de octubre de 2010 la sociedad B.B.S. solicitó el registro de la marca nominativa BIOLEPTOGEN para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
(ii) Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 623 del 20 de diciembre de 2010, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. presentó oposición a dicha petición, con fundamento en la titularidad previa de las marcas nominativas y mixtas BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY, BIOGEN PRODUCTS y BIOGENERICOS, registradas en las Clases 3, 5, 36, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
(iii) Mediante la Resolución número 35700 de 30 de junio de 2011, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la citada oposición y se concedió a la sociedad B.B.S. el registro de la marca nominativa BIOLEPTOGEN en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
(iv) Contra la anterior decisión la sociedad S.A. LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
(v) El recurso de reposición fue decidido a través de la Resolución número 52712 del 28 de septiembre de 2011, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se confirmó la decisión recurrida.
(vi) El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 46485 del 31 de julio de 2012, acto que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación. Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó:
(i) Que la marca BIOLEPTOGEN presenta similitudes visuales, ortográficas y fonéticas con la marca BIOGEN susceptibles de generar riesgo de confusión y asociación en los consumidores, en consideración a que: a) la expresión BIOLEPTOGEN reproduce la parte fundamental de la marca BIOGEN, pues tiene vocales y consonantes coincidentes (B-I-O-G-E-N), en la misma secuencia y posición, esto es, en la primera y última sílaba, con la única diferencia que en ella se agregan, en el intermedio, las letras L-E-P-T-O, que no la dotan de distintividad suficiente; b) las dos sílabas que comparten las expresiones, -BIO- y -GEN-, constituyen un elemento fundamental de similitud, en tanto que son el rasgo determinante a la hora de identificar los productos; c) la sílaba tónica en las dos expresiones (GEN) está ubicada en el mismo lugar, lo que implica que la tonalidad sea muy semejante; d) la identidad de los sonidos vocálicos y consonánticos de la sílaba inicial y de la terminación en las dos expresiones hace que fonéticamente sean muy semejantes; e) la identidad y distribución de las vocales y consonantes de las dos expresiones hacen que su pronunciación sucesiva produzca un sonido idéntico difícil de diferenciar; y f) las letras L-E-P-T-O agregadas en el intermedio de la expresión BIOLEPTOGEN no le otorgan suficiente distintividad fonética frente a la expresión BIOGEN.
(ii) Que al hacer la comparación global o unitaria de las marcas se advierte que las expresiones BIOGEN y BIOLEPTOGEN, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, generan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, en forma tal que el consumidor desprevenido puede asociarlas con un origen común, puesto que va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias.
(iii) Que el consumidor puede tener la idea que existe una asociación entre la demandante y los productos o servicios identificados con la marca cuestionada, como sería por ejemplo que Laboratorios Biogen tiene una nueva línea de productos o presta una gama de servicios identificados como BIOLEPTOGEN.
(iv) Que el signo solicitado reproduce elementos fundamentales de las marcas de la demandante, esto es, la expresión BIOGEN, que en unos casos es la misma denominación y en otros la parte preponderante en tales signos.
(v) Que la marca cuyo registro se objeta es en exceso similar a su marca, lo cual no puede permitirse, más aun si se tiene en cuenta que ambas distinguen productos farmacéuticos, con las consecuencias que la confusión entre las marcas puede acarrear para la salud humana, siendo por ende más exigente el análisis de registrabilidad en este tipo de signos.
(vi) Que la marca BIOLEPTOGEN, de acuerdo con lo antes expresado, carece de distintividad suficiente para acceder al registro, pues no tiene capacidad para individualizar los productos que ampara.
(vii) Que en este asunto se deben tener en cuenta como antecedentes: a) los expedientes número 10.129451 y 06.080825 en los que a través de las Resoluciones 24098 de 24 de abril de 2012 y 9280 de 26 de febrero de 2009, respectivamente, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre la confundibilidad de los signos BIOESTROGEN y BIOESTOGEN con la marca BIOGEN; y b) las sentencias del Consejo de Estado proferidas dentro de los procesos con radicados números 2003 00403 01 (marca XEGNAL vs. XENICAL) y 7145 (marca XYORAL vs ZYLORIC).
1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
1.2.1. La Nación- Superintendencia de Industria y Comercio presentó de forma extemporánea escrito de contestación de la demanda, en el que se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, en consideración, fundamentalmente, a que no existen entre las marcas enfrentadas similitudes que generen confusión, a que los elementos que comparten son expresiones evocativas que se tornan débiles respecto de los productos a identificar (BIO, hace referencia al concepto vida, y GEN, a la secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de caracteres hereditarios), y a que la expresión BIOLEPTOGEN contiene elementos que lo revisten de la distintividad necesaria para cumplir su función marcaria en el mercado.
1.2.2. La sociedad B.B.S., tercera con interés directo en el proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, manifestando al efecto:
(i) Que no existe ningún tipo de...
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