Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00453-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 22 de Septiembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 658120433

Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00453-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 22 de Septiembre de 2016

Fecha22 Septiembre 2016
EmisorSECCIÓN PRIMERA

NOMBRE COMERCIAL - Protección / NOMBRE COMERCIAL - C aracterísticas / DERECHO AL USO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL - Prueba / COTEJO MARCARIO - Entre el nombre comercial CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA y la marca nominativa PUERTO PEÑALISA / MARCA PUERTO PEÑALISA - Cancelación de su registro por afectar la identidad del nombre comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA

[E] s indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica, fonética, y conceptual, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce los vocablos “PUERTO” y “PEÑALISA” del nombre comercial “CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA”, además de que las palabras “CORPORACIÓN” y “CLUB” son palabras genéricas, que se deben excluir del cotejo. […] La Sala observa que la marca “PUERTO PEÑALISA”, cuyo registro se concedió, no podía ser objeto de registro, dado que afectó la identidad de la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, al reproducir o coincidir en los vocablos “PUERTO” y “PEÑALISA” del nombre comercial de dicha Corporación, sin contar con su autorización o consentimiento, además de no ser lo suficientemente distintiva y, por ende, generar riesgo de confusión. Por consiguiente, le asistió razón a la actora, cuando señaló que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de agosto de 2004, Radicación 11001-03-24-000-2001-0083-01 (6907), C.P.G.E.M.M..

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Corporación Club Puerto Peñalisa, en ejercicio del medio de control de nulidad, demandó las Resoluciones 23284 y 27758, ambas de 2010, por medio de las cuales en definitiva, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa PUERTO PEÑALISA a la sociedad Constructora F.M.S.A. para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, alegando que reproduce integralmente su nombre, afectando su identidad y prestigio, lo que generaría riesgo de confusión y asociación entre el público. La S. acogió las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 200

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓ N PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00453-00

Actor: CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: LA MARCA DENOMINATIVA “PUERTO PEÑALISA” NO ES REGISTRABLE, DADO QUE AFECTÓ LA IDENTIDAD DE LA CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, AL REPRODUCIR LOS VOCABLOS “PUERTO” Y “PEÑALISA” DEL NOMBRE COMERCIAL DE DICHA CORPORACIÓN, SIN CONTAR CON SU AUTORIZACIÓN , ADEMÁS DE NO SER LO SUFICIENTEMENTE DISTINTIVA Y, POR ENDE, GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN.

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA , contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Las Resoluciones núms. 23284 de 30 de abril de 2010, “Por la cual se concede un registro ”, y 27758 de 28 de mayo de 2010 , “Por la cual se rechaza un recurso” , expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio .

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:

1º: El 9 de octubre de 2009, la sociedad CONSTRUCTORA F.M.S.A. , por medio de apoderado, solicitó el registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” (nominativa), para distinguir los siguientes servicios: “ seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios ”, comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 610 de 30 de noviembre de 2009.

3º: Mediante la Resolución núm. 23284 de 30 de abril de 2010 , la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad “ CONSTRUCTORA F.M. S.A.” el registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” (nominativa) , para distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron rechazados a través de la Resolución núm. 27758 de 28 de mayo de 2010.

I.2. - Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la marca registrada reproduce integralmente su nombre “PUERTO PEÑALISA”, afectando su identidad y prestigio, por lo que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Advirtió que al ser una persona jurídica sin ánimo de lucro, conforme se desprende de sus estatutos, reconocida el 18 de mayo de 1993, adoptó legalmente y con anterioridad a la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, el nombre “ CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA”.

Expresó que el CLUB PUERTO PEÑALISA , ubicado a 5 kilómetros de la carretera R.-G., es un condominio exclusivo, conocido por un amplio sector de la población Bogotana y Colombiana, en general, y que el signo solicitado como marca “PUERTO PEÑALISA” (nominativa) se conforma de las expresiones que reproducen integralmente la identidad e individualidad del nombre e imagen del condominio.

Afirmó que la COPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA no ha autorizado, ni consentido ante autoridad competente a la CONSTRUCTORA F.M.S.A. , para que solicite la marca “ PUERTO PEÑALISA” y la imagen característica de su barco, razón por la cual, el presente caso está enmarcado dentro de los supuestos de irregistrabilidad de la causal prevista en el literal e), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Alegó que el registro solicitado “ PUERTO PEÑALISA” (denominativo), para identificar servicios de construcción, reparación y servicios de instalación, claramente iría en contra de la identidad de la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA , pues automáticamente el sector pertinente del público asociará el signo solicitado con dicha persona jurídica, diferente del solicitante. En efecto, los servicios que se pretenden distinguir son relacionados con la actividad que la actora realiza en desarrollo de su objeto social.

Indicó que es claro que la marca registrada objeto de nulidad reproduce el nombre comercial de la actora, hecho que originaría riesgo de confusión y asociación entre el público en general.

Mencionó que la solicitud de la sociedad CONSTRUCTORA F.M.S.A. , además de incurrir en las causales de irregistrabilidad señaladas, a su juicio, actúo de mala fe, por cuanto tenía conocimiento de que la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA es la titular del nombre que registró como marca, -cuya nulidad se solicita-, y que, además no estaba autorizada para que en su nombre solicitara como marca la expresión “PUERTO PEÑALISA ”.

Explicó que el conocimiento previo de la titularidad de los signos distintivos alegados se fundamenta en un convenio previo para desarrollar proyectos de urbanización y construcción con una de las sociedades en liquidación, que forma parte del grupo MAZUERA.

Anotó que la Superintendencia demandada no podía, so pena de que no se presentaron observaciones en contra de la solicitud para “ PUERTO PEÑALISA” (nominativa), rechazar el trámite de unos recursos, en donde se acreditó ampliamente el interés de la actora para interponerlos, en abierta violación del derecho de defensa y debido proceso.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio , se opuso a las pretensiones, dado que carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que el término otorgado para presentar y sustentar oposiciones fenecía el 15 de enero de 2011, un mes antes de la fecha en que la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA presentara su escrito formulando oposición a la solicitud de registro de la marca “ PUERTO PEÑALISA” (denominativa ), es decir, el 15 de febrero de 2010. En consecuencia, es dable concluir que la Resolución núm. 23284 de 30 de abril de 2010 , expedida por la Directora de la División de Signos de la Superintendencia de Industria y Comercio, está ajustada a derecho.

Expresó que el recurso interpuesto el 4 de mayo de 2010 por la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA , no obstante, no haber sido “parte” dentro de la actuación surtida, por extemporaneidad en la presentación del escrito...

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