Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00177-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 25 de Agosto de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 658122589

Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00177-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 25 de Agosto de 2016

Fecha25 Agosto 2016
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓ N PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00177-00

Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: NIEGA REGISTRO DE MARCA EVIRIN POR CONFUNDIBILIDAD CON MARCA ERILIN

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad LABORATORIOS BIOGEN S.A. contra las Resoluciones números 26265 de 28 de julio, 38405 de 30 de septiembre y 42367 de 29 de octubre, todos de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cuales declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Tecnoquímicas S.A. y negó el registro de la marca nominativa EVIRIN, solicitada por la demandante para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el acto inicial, en el sentido de confirmar esa determinación.

I.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II.- LA DEMANDA

La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

2.1.- Pretensiones.

2.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución número 26265 de 28 de julio de 2006, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Tecnoquímicas S.A. y se negó el registro de la marca nominativa EVIRIN, solicitada por la sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución número 38405 de 30 de septiembre de 2008, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición y se confirmó la decisión de negar el registro de la marca EVIRIN.

2.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución número 42367 de 29 de octubre de 2008, expedida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se resolvió un recurso de apelación y se confirmó la decisión de negar el registro de la marca EVIRIN.

2.1.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: a) conceder el registro de la marca EVIRIN (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y asignar el certificado de registro correspondiente; y b) dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo la resolución correspondiente para su cumplimiento.

2.1.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.2.- Fundamentos de hecho.

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

2.2.1. El 2 de septiembre de 2004 la sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A. solicitó el registro de la marca nominativa EVIRIN para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2.1. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 549 del 28 de febrero de 2005, la sociedad Tecnoquímicas S.A. presentó oposición a dicha petición, con fundamento en la titularidad previa de la marca nominativa ERILIN, registrada también en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2.3. Mediante la Resolución número 26265 de 28 de julio de 2008 proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró fundada la citada oposición y se negó a la sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A. el registro de la marca solicitada, al estimar que las expresiones EVIRIN y ERILIN presentaban similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.

2.2.4. Contra la anterior decisión la sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

2.2.5. El recurso de reposición fue decidido a través de la Resolución número 38405 de 30 de septiembre de 2008, proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se confirmó la decisión recurrida.

2.2.6. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 42367 de 29 de octubre de 2008, acto que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada.

2.3.- Normas violadas y concepto de la violación.

Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó:

2.3.1. Que no se presentan los elementos que configuran la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486; que la comparación entre las marcas debe atender a una visión de conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos en conflicto, a menos que, como en este caso, los signos tengan elementos de uso común que se deban dejar por fuera del ejercicio comparativo; y que entre los signos enfrentados no existen similitudes desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual con la suficiente capacidad para llevar al público a error al momento de adquirir los productos, lo que se traduce en la posibilidad de que las mercas coexistan en el mercado sin problema alguno.

2.3.2. Que la marca solicitada EVIRIN no reproduce de forma alguna la parte fundamental de la marca registrada ERILIN y tampoco está comprendida en ella, y si bien ambas expresiones tienen las mismas vocales las consonantes que las acompañan les dan una distintividad innegable, ya que fonéticamente producen sonidos totalmente disímiles, suficientes para poder diferenciarse; que si fuera aceptable como cierta la tesis de la Superintendencia sobre la similitud de las marcas por la secuencia de sus vocales, no podrían coexistir en el mercado farmacéutico de forma pacífica marcas con el mismo número de sílabas en donde la secuencia de vocales es la misma, como por ejemplo MIREX y VIREX, RANIBID y RANICIL o AMINDAN y AVIRAL; y que si ello es así, no hay razón para que el caso de la marca solicitada constituya una excepción a lo que ha sido regla general.

2.3.3. Que se debe tener en cuenta que la parte importante de los signos en conflicto en la que descansa su distintividad está constituida por las expresiones ERIL y EVIR, entre las cuales no hay la más mínima similitud ni gráfica ni fonéticamente, pues la partícula o terminación IN es de uso común en el mercado de los productos farmacéuticos y por ende debe excluirse del análisis comparativo, al punto que está presente, entre otras muchas, en las marcas siguientes marcas de productos de la Clase 5ª: OTIRILIN, SULTAMICIN, MOTRIN, COOPERMICIN, INTEGRILIN, CLAVULIN y EBRODIN; y que por el hecho de estar presenta la partícula IN en varias marcas registradas, en la misma posición, es claro que pertenece al dominio público y por lo tanto no puede ser apropiada en exclusiva, debiendo ser abstraída del examen de...

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