Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00391-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Diciembre de 2016
| Ponente | ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS |
| Fecha de Resolución | 15 de Diciembre de 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11 001-03-24-000-2011-00391-00
Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Demandado: LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Referencia: ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS - CONEXIÓN COMPETITIVA
Se decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo presentara la sociedad Aldo Group International AG, en contra de las resoluciones números 015092 del 25 de marzo de 2011, 26424 del 23 de mayo de 2011 y 34449 del 24 de junio de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
I. - Antecedentes
1.- La demanda
1.1.- Las pretensiones
La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución núm. 015092 del 25 de marzo de 2011, «(…) Por la cual se decide una solicitud de registro marcario (…)», expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; de la Resolución núm. 26424 del 23 de mayo de 2011, «(…) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (…)», expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y de la Resolución núm. 34449 del 24 de junio de 2011, «(…) Por la cual se resuelve un recurso de apelación (…)», expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Mediante estos actos administrativos se declaró fundada la oposición presentada por S.A.S. y se negó el registro como marca nominativa del signo «ALDO» para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.
1.2.- Las normas violadas y el concepto de su violación
Los actos administrativos demandados, en concepto del actor, infringen los artículos 134, 136 (literal a), 151 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como los numerales 2 de los artículos 1 y 2 del Arreglo de Niza de 1957. El concepto de la violación se planteó por parte de la demandante, en la siguiente forma:
«5.3.3 TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ANDINA Y AL ARREGLO DE NIZA 1957
5.3.3.1. Indebida valoración de la capacidad distintiva en el cotejo marcario.
(…)
5.3.3.1.7. En el presente caso, al revisar en conjunto el signo solicito y el opositor se pueden apreciar diferencias, pues se debe tener presente que las expresiones son diferentes; por lo que debió tenerse en cuenta que el signo registrado cuenta no solo de una parte nominativa sino además de una parte GRÁFICA, por lo que no se genera una confusión. La configuración entonces de los elementos que componen cada signo hace que existan diferencias que permiten al consumidor individualizarlos.
(…)
5.3.3.1.9. Así las cosas, conforme a lo anterior ha debido la autoridad marcaria tener en cuenta al momento de estudiar la solicitud presentada que el signo opositor, además de distinguir productos diferentes de una clases (sic) distinta, se constituye por elementos denominativos y gráficos que le otorgan una distintividad propia para diferenciar los productos que protege, que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los productos identificados.
5.3.3.2. Indebido uso del criterio de conexidad competitiva e inobservancia del principio de especialidad.
(…)
5.3.3.2.2. Yerra la autoridad en su análisis sobre la conexidad competitiva de los productos a distinguir con la marca solicitada y los diferenciados con el signo opositor, al contravenir la directriz fijada por el principio de especialidad conforme al cual la protección de la marca se circunscribe a los productos o servicios amparados por el registro.
(…)
5.3.3.2.9. Ahora bien, en el presente caso, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG solicitó el registro de la marca ALDO (nominativa) para identificar accesorios de moda, a saber, joyería, relojes y llaveros. Por su parte, S.A.S.G. tiene registrada su marca ALDO (mixta) para identificar vestidos, calzados, sombrerería, ropa interior masculina y femenina, ropa exterior masculina y femenina, camisas, sacos, pantalones, pantaloncillos, camisetas, jeans, shorts, fajas, brassieres, pantys y ropa deportiva.
Por lo tanto, tenemos que para la marca solicitada ALDO para clase 14, los productos de la misma han sido limitados en el sentido de excluir los que pudieran tener alguna relación con los productos que se identifican con la marca ALDO ya registrada en clase 25.
Con la descripción presentada de los productos distinguidos con los signos se logra ilustrar cómo cada una de las marcas se inclina por una especialidad distinta, de tal forma que la conexión competitiva se desvanece y prima el ya mencionado principio de especialidad de las marcas, contrario a lo considerado por la autoridad marcaria en las resoluciones objeto de nulidad.
5.3.3.2.10. En aras de reforzar el anterior argumento, y con el fin de demostrar que las marcas identifican productos NO relacionados, póngase de presente que los productos incluidos en la clase 25 del opositor tiene clara vocación hacia la confección mientras que la vocación de la marca solicitada es exclusivamente la de accesorios de moda como joyería y relojes compuestos de materiales distintos a los usados en los productos identificados con la marca opositora.
5.3.3.2.11. Adicionalmente, esta práctica que reitera el principio de la especialidad, no solo es aceptada por la doctrina, sino que la misma ley establece unos criterios muy claros sobre la relación de los productos, ya no de clases. En efecto, la Decisión 486 introdujo la posibilidad de presentar acciones de cancelación parcial (Artículo 165 tercer párrafo) y estableció que las solicitudes deberán especificar los productos sobre los cuales comprenderá la protección (Art. 139 f), todo lo anterior, con base en la tendencia generalizada que la protección de la marca se circunscribe a unos productos o servicios determinados y no a todo el enunciado de una clase.
Lo que sucede en el presente caso, en donde una marca restringida a unos productos en la clase 25 impide el registro de una marca restringida igualmente a unos servicios limitados en la clase 14, es un hecho que atenta contra la tendencia moderna a la especificidad en cuanto a los productos y la relación entre clases, necesariamente es un hecho que quebranta el principio general de la especialidad y va en contravía de la nueva orientación que impone la Decisión 486.
5.3.3.2.12. Igualmente no se puede decir que exista un uso complementario, pues ninguno es indispensable para que el otro pueda subsistir, pudiendo entonces comercializarse dentro de su respectivo mercado sin que pierdan su valor. De donde se evidencia como la Superintendencia de Industria y Comercio trata de justificar la negativa a conceder el registro haciendo suposiciones que no le es dado hacer, restándole capacidad distintiva al signo distintivo solicitado (…)».
2.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio, en forma oportuna, contestó la demanda formulada en su contra, solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas de la demanda puesto que, en su concepto, carecen de sustento legal para su prosperidad. Al respecto, indicó:
«(…) 3.3 Irregistrabilidad de la marca ALDO (Nominativa) para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza (…) 3.3.1 No tiene fuerza distintiva (…) De conformidad con los lineamientos antes establecidos, además de los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales sobre la materia objeto de este análisis, cabe manifestar que la marca ALDO (Nominativa), tal como se sustentó en los actos administrativos demandados, no cumple con los requisitos legales previstos y, contrariamente a lo que arguye el demandante, no tiene la suficiente distintividad y su coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores, toda vez que la marca solicitada ALDO (Nominativa) frente a la marca previamente solicitada ALDO (MIXTA), no es claramente diferenciable, de manera que previamente solicitada ALDO (MIXTA), no es claramente diferenciable, de manera que los signos confrontados si son analizados en conjunto, teniendo en cuenta su identidad ortográfica, auditiva e ideológica y de manera sucesiva, enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, definitivamente son confundibles, como se puede observar a continuación:
(…)
En efecto, del simple cotejo se advierte que el signo solicitado está compuesto por la denominación “ALDO”, sin ningún componente adicional. Y, la marca registrada está compuesta por un rectángulo de fondo oscuro en cuya parte superior se encuentran cinco franjas de tono claro, de diferentes dimensiones. En las tres franjas centrales se encuentra una serie de cortes que forman un círculo de fondo oscuro, en cuyo interior hay un rombo formado por varias líneas ornamentales de diferente dimensión, que a su vez presenta en su centro una letra “a” (minúscula) en un tipo especial de grafía de imprenta. Y, en la parte inferior del rectángulo se encuentra la expresión “ALDO”, representada con un tipo especial de grafía de imprenta que únicamente utiliza letras en minúscula, tal como se indicó en la Resolución Nº...
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