Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00444-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Diciembre de 2016
| Ponente | ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS |
| Fecha de Resolución | 15 de Diciembre de 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00444-00
Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Referencia: ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS
Se decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina presentara la sociedad Tridex Farmacéutica S.A., en contra de las resoluciones números 38778 del 26 de noviembre de 2007, 00162 del 11 de enero de 2008 y 5555 del 26 de febrero de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
I. - Antecedentes
1.- La demanda
1.1.- Las pretensiones
La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, presentó demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución núm. 38778 del 26 de noviembre de 2007, «(…) Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (…)», expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; de la Resolución núm. 00162 del 11 de enero de 2008, «(…) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (…)», expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio; y de la Resolución núm. 5555 del 26 de febrero de 2008, «(…) Por la cual se decide un recurso de apelación (…)», expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Mediante estos actos administrativos, se concedió el registro de la marca nominativa «STOMEEL» a BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEL GMBH para identificar productos de la clase 5 internacional, esto es, para distinguir «productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para modelos dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas».
1.2.- Las normas violadas y el concepto de su violación
Los actos administrativos demandados, en concepto del actor, infringen los artículos 135 (literales b) y e), 136 (literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como el artículo 61 de la Carta Política.
Para el actor la marca «STOMEEL» (nominativa) está compuesta por dos elementos. El primero, la raíz de uso común «STO» que se encuentra en al menos 22 registros de marca, conforme a la información que reposa en la base de datos que para el efecto posee la Superintendencia de Industria y Comercio. El segundo, la expresión «MEEL» que, según el demandante, es la que le da algún grado de particularidad.
De acuerdo con lo anterior, «se puede inferir que luego de separar la raíz “STO” de la expresión STOMEEL, queda únicamente como elemento susceptible de ser comparado “MEEL” sobre la cual recaerá todo el análisis de registrabilidad».
Posteriormente, el demandante emprende el mismo ejercicio con la marca «SOMEL», señalando que está compuesta por dos elementos. El primero, la raíz de uso común «SO», mencionando que se encuentra en al menos 500 registros de marca, de acuerdo a la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. El segundo, la expresión «MEL», que en su concepto, le otorga «toda la distintividad a la marca registrada por mi poderdante».
De esta manera, subraya que «luego de separar la raíz “SO” de la marca SOMEL, queda únicamente como elemento susceptible de ser comparado “MEL” sobre la cual recaerá todos el análisis de registrabilidad».
En atención al anterior análisis emprendido por el actor, asevera que el análisis de confundibilidad debe realizarse únicamente con las partículas «MEEL» y «MEL», para afirmar lo siguiente:
«(…) FONÉTICA (…) si nos situamos en el campo de la fonética encontramos como la pronunciación de los sonidos de las expresiones MEL y MEEL son casi idénticas (…) a) Comparten de manera idéntica la primera de las consonantes que conforman los distintos elementos, la consonante M, la cual obviamente en los signos distintivos en cotejo tiene idéntica pronunciación (…) b) Comparten de manera idéntica el conjunto vocálico-consonántico EL que sin entrar en mayores disquisiciones resulta más que obvio que tiene la misma pronunciación, puesto que sus sonidos suenan, valga la redundancia, absolutamente igual (…) c) Ambas expresiones tienen su punto máximo de entonación en su última sílaba MEL y MEEL (…) En síntesis estamos frente a una semejanza fonética, que incluso invade los terrenos de la casi identidad total de los elementos confrontados MEL (de soMEL propiedad de mi mandante) y MEEL (de stoMEEL del tercer interesado) la cual está aquí suficientemente demostrada, y es razón de peso para manifestar que hay una total semejanza entre los signos, por lo que se cumple a cabalidad la sentencia normativa que consagra que no es dable otorgar el registro de una marca cuando es idéntica o similar a una anteriormente registrada, argumento que con todo respeto consideramos en exceso suficiente para que los señores Consejeros den asentimiento positivo a nuestras pretensiones, la situación a decidir es muy sencilla, es una verdad casi de bulto que MEL y MEEL son casi idénticas por lo que la segunda de ellas no puede ser concedida a registro (…) GRAMATICAL Y ORTOGRÁFICA (…) Observamos que la escritura de MEL y MEEL tiene grandes semejanzas que generan riesgos de confundibilidad: nos encontramos primero con la consonante M que da inicio a los elementos de los signos distintivos materia de este estudio, cuya grafía es idéntica, en el mismo sentido tenemos la escritura de las vocales E y EE ( de SOMEL y STOMEEL respectivamente) cuya identidad de grafía no merece más comentarios, sino reproches por ser causa de confundibilidad; para finalizar tenemos la consonante L (de soMEL) y L (de stoMEEL), que terminan de empeorar la situación de identidad de la marca que pretendemos justificadamente se declare nula, como podrán observar los señores Consejeros la identidad es total (…) En este caso específico llegamos a la misma conclusión, la gramática y ortografía de los signos es más que semejante, insistimos es casi idéntica, por lo que este es un motivo muy de peso para que sea declarado nulo el acto administrativo que concediera irregularmente el registro de STOMMEL (…) En breve síntesis manifestamos que el primer supuesto de aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, desconocida e inaplicada por la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder un registro de marca que lo viola completamente, debido a la “identidad y similitud de los signos distintivos” está más que probada, por ser el signo stoMMEL más que similar fonética, gramatical y ortográficamente, a la marca registrada de propiedad de TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. “soMEL”, argumento que desde ya manifestamos como suficiente para acceder a nuestras pretensiones (…) El signo STOMMEL irregularmente registrado fue concedido también para distinguir IDÉNTICOS PRODUCTOS “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” comprendidos también dentro de la clase 05 internacional, así las cosas las marcas confrontadas distinguen la misma clase 05 de productos del nomenclátor internacional, circunstancia que demandaba por parte de la Superintendencia un estudio mucha más estricto, acorde al caso que se ponía en su conocimiento, como quiera que la situación en estudio genera una situación de duda reflexiva en orden a la absoluta confundibilidad de los signos en razón a que a la par identifican productos de la clase 5 internacional, duda que debió ser resuelta inspirada en el valor principal de la salud, prefiriendo la marca registrada. Por lo que mal hizo la accionada en descartar y despreciar de plano el hecho de que las marcas distinguían el mismo género de productos de la clase 05 internacional».
2.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio, en forma oportuna, contestó la demanda formulada en su contra, solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas de la demanda puesto que, en su concepto, carecen de sustento legal para su prosperidad. Al respecto, indicó:
«(…) RAZONES DE LA DEFENSA (…) Legalidad de los actos administrativos acusados (…) Las resoluciones expedidas por esta Entidad dentro del trámite administrativo correspondiente, NO transgreden de manera alguna, el contenido normativo de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión Andina menos aún, van en contravía de lo reseñado en el artículo 61 Constitucional; la marca concedida STOMEEL (nominativa) Clase 5 Internacional, NO está incursa en causal alguna de irregistrabilidad, por el contrario, es apta para distinguir en el mercado los productos que ampara. (…) Ahora, si bien la jurisprudencia y doctrina nos enseña que por regla general, en las marcas farmacéuticas se utilizan expresiones o palabras de uso corriente que le dan al signo un poder “evocativo”, en el presente caso NO se evidencia tal situación, razón por la cual, el signo solicitado STOMEEL (nominativo) Vs. la marca opositora SOMEL, debió ser analizado de la forma, como en efecto lo hizo, la Superintendencia de Industria y Comercio esto es, “en conjunto y evitando su fraccionamiento”. ...
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