Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00343-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 24 de Noviembre de 2016
| Fecha | 24 Noviembre 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00343-00
Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Referencia: ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS
Se decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad relativa conforme el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentara la sociedad Laboratorios Bussié S.A., en contra de las resoluciones 027445 del 30 de agosto de 2007, 34921 del 25 de octubre de 2007 y 11914 del 13 de marzo de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
I. - Antecedentes
1.- La demanda
La sociedad Laboratorios Bussié S.A., actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución núm. 027445 del 30 de agosto de 2007, «(…) Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (…)», expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; de la Resolución núm. 34921 del 25 de octubre de 2007, «(…) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (…)», expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y de la Resolución núm. 11914 del 13 de marzo de 2009, «(…) Por la cual se decide un recurso de apelación (…)», expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. A título de restablecimiento del derecho pidió que fuera «negada la marca ASMED para distinguir productos de la clase 5».
El actor consideró que se infringían los artículos 136 y 155 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto:
«(…) CONCLUSIONES (…) 1. La confundibilidad gráfica y especialmente la fonética entre las partes nominativas de las expresiones, son aspectos de juicio que prohíben la Decisión 486 Art. 136 para la concesión de una marca solicitada y la legislación y la jurisprudencia siempre han establecido que esa confundibilidad debe ser dentro de cualquiera de los aspectos gráfico o fonético y que nunca ha indicado que estas sean dos premisas a cumplir, basta la confundibilidad en cualquiera de estos aspectos, no sin dejar de lado la confundibilidad que entre estas existe en lo ideológico a conceptual que existe en el presente caso. (…) 2. La confundibilidad está demostrada y se destaca de manera relevante en el campo fonético entre las partes nominativas de las dos expresiones generando confundibilidad razón por la cual debió ser negada la marca. (…) 3. Ambas marcas son para distinguir productos de la clase 5. (…) 4. Atendiendo el sentido común, la confundibilidad entre marcas de productos farmacéuticos conlleva un serio riesgo para la vida y la integridad de los animales productos a los cuales está destinado el producto ALMET. (…) 5. Se desconoce el esfuerzo y la inversión a la marca ALMET por parte de mi poderdante pues en caso de generarse cualquier desenlace afectaría gravemente el posicionamiento de la marca ALMET, si la marca ASMED llegara a ser usada en un producto contra animales dañinos (…)»
2.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio, en forma oportuna, contestó la demanda formulada en su contra solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el actor puesto que, en su concepto, carecen de sustento legal para su prosperidad. Al respecto, indicó:
«(…) No comparte esta administración lo referido al argumento de haber incurrido esta Superintendencia en un error de hecho, teniendo en cuenta que para que exista riesgo de confusión se requiere que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto.
Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran los dos elementos mencionados, caso que no ocurre en nuestro caso, pues al no existir identidad entre los signos, no es necesario analizar la identidad de los productos.
(…)
En primer lugar se considera conveniente mencionar que nos encontramos frente al cotejo de un signo mixto y uno denominativo siendo el elemento predominante el elemento denominativo.
Ahora siguiendo los lineamientos anteriores y criterios jurisprudenciales, se tiene que, efectuado el examen de registrabilidad, se analiza en su conjunto las marcas enfrentadas, de manera sucesiva y no simultánea, siendo el signo ALMET (MIXTA) Clase 5, y el signo solicitado ASMED (Nominativo).
(…)
Por otro lado, el signo distintivo solicitado ASMED (NOMINATIVA) y la marca registrada ALMET (MIXTA), distinguen productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Revisando la primera circunstancia que hace referencia a la identidad de los signos encontramos que no se presenta similitud alguna, que sea susceptible de generar riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas como se expone a continuación:
Frente al aspecto ortográfico
Se observa dentro de cada una de las estructuras gramaticales de los conjuntos enfrentados ASMEC (NOMINATIVA y ALMET (MIXTA), que contienen cada una cinco letras, de las cuales comparten en el mismo orden las vocales A y E, situación que no genera confusión entre los consumidores. Ahora el signo solicitado ASMED (NOMINATIVA) contiene las consonantes S, M, D mientras que la marca opositora contiene las consonantes L, M, T.
Frente al aspecto fonético
Es evidente que la tener deferentes consonantes en su estructura gramatical de las marcas enfrentadas su dicción es disímil, además se observa que cada componente gramatical en su conjunto se inicia y termina diferente, por otro lado, la entonación, terminación o sonidos guturales, no son iguales otorgándole fuerza distintiva y no presentando semejanzas que conlleven riesgo de confusión, permitiendo al consumidor elegir y reconocer cualquiera de las marcas enfrentadas en el mercado sin presentar confusión.
Ahora es sabido que la vocalización adecuada, no obsta para negar el registro de la marca pues existen diferencias entre los signos enfrentados que son sustanciales, no siendo necesario realizar un estudio de la vocalización como lo pretende el actor.
Frente al aspecto ideológico
El signo solicitado ASMED (NOMINATIVO) evoca la idea de un producto para el asma mientras que el otro es de fantasía es decir no evoca nada.
Ahora frente a la relación de productos entre las marcas en disputa, conviene mencionar que al no encontrarse identidad entre los signos en disputa, es irrelevante entrar a analizar la identidad de productos, toda vez que estas marcas enfrentadas pueden coexistir en el mercado y no presentan riesgo de confusión.
Finalmente conviene resaltar que el signo registrado ALMET (MIXTO) contiene características en su diseño particular como el tamaño de la letra, el degrade del color verde, la posición de la expresión ALMET en la parte superior que permite ser distintivo frente al signo solicitado ASMED (NOMINATIVO) (…)»
3.- Alegatos de conclusión de las partes y concepto del agente del Ministerio Público
Mediante auto de 01 de noviembre de 2013, el despacho corrió traslado para alegar a las partes y al señor Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa.
La Superintendencia de Industria y Comercio presentó sus alegatos de conclusión ratificando su solicitud de negar las pretensiones de la demanda en la medida en que carecen, en su concepto, de soportes fácticos y jurídicos para su prosperidad, realizando las siguientes consideraciones:
«(…) De acuerdo con lo anterior tenemos que la marca anteriormente registrada por la demandante, se compone en sus elementos denominativos por las siguientes características a saber “ALMET”.
Se observa entonces que la marca en comento está compuesta por varias vocales y consonantes, entre las cuales están la “A, M y E” las cuales señala la demandante, son las que se encajan en la causal de irregistrabilidad expuesta, y puede conllevar a confusión al consumidor. Frente a esto es de advertir que las distintas marcas que se solicitan en registro en el mercado, pueden hacer uso de las vocales y consonantes señaladas, las cuales son de uso común por varios solicitantes y coexisten de manera pacífica en el mercado, que le generan la suficiente distintividad en el mercado, requisito éste esencial para poder entrar en el mercado que se compite.
Además, se tiene que en el registro de la marca hecha por la demandante, ésta no solicitó de manera exclusiva el registro de las vocales “A, M y E” sino la totalidad de la marca “ALMET” con lo cual, observa esta Entidad que podría la misma estar inmersa en otra marca aun distinguiendo los mismos productos, pero que sus componentes gramaticales, ortográficos y fonéticos, serían suficientes para ilustrar al consumidor frente a la clase de producto que se busca distinguir y a su vez, el origen del mismo. Por otro lado...
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