Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00316-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 24 de Noviembre de 2016
| Ponente | ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS |
| Fecha de Resolución | 24 de Noviembre de 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
COTEJO MARCARIO - Entre el signo BIZCOPAN ZAPATOCA (mixto) y la marca ZAPATOCA (mixta) / NOMBRE GEOGR Á FICO - Se puede registrar mientras que se incluya un elemento adicional y distintivo para identificar el producto / REGISTRO MARCARIO - P rocedente frente al signo BIZCOPAN ZAPATOCA por no existir semejanzas con la marca ZAPATOCA (mixta)
[D ] e la revisión de las marcas enfrentadas salta a la vista un elemento adicional a las mismas, el cual es la expresión BIZCOPAN, la cual como se puede advertir goza de originalidad y fantasía por tratarse de la unión entre las palabras “bizcocho” y “pan”. Al eliminar la referida expresión de las marcas en controversia, se observa que el registro solicitado tiene elementos adicionales y originales, los cuales permiten otorgarle distintivita a la misma. […] Por lo demás y como puede observar la Sala, la palabra ZAPATOCA constituye un vocablo que no se confunde con lo que va a identificar ni con sus propiedades, esto es, no tiene relación alguna con el producto que identifica, presupuesto éste indispensable para considerarlo como aquel signo distintivo . […] . Por lo demás, la caligrafía, las letras y su color, la figura del cocinero con un gorro de chef y el rectángulo, impide que se pueda concluir la concluir la existencia de riesgo de confusión o asociación entre ellos. […] y como lo bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusi ón entre los signos enfrentados.
SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Mercado Zapotoca S.A , en ejercicio de la acción de nulidad relativa, demandó las Resoluciones 29920 de 10 de junio de 2010 y 015959 de 28 de marzo de 2011, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo BIZCOPAN ZAPATOCA (Mixta) a favor de un tercero , para di stinguir servicios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante adujo violación del artículo 13 6 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina , al considerar que es c onfundible con la s marca s previamente registradas ZAPATOCA (mixta) . La Sala denegó las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre marcas conformadas por palabras comunes y genéricas, v er sentencia s Consejo de Estado, Sección Primera, de 24 de enero de 2008, Radicación 11001-03-24-000-2002-00275-01, C.P.C.A.A.; de 30 de octubre de 20 14 , R. 11001-03-24-000-2007-00112-00, C.P.G.V.A. ; Sobre nombres de lugares geográficos, de 21 de noviembre de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2008-00182-00, C.P.G.V.A.; de 24 de abril de 2003, Radicación 11001-03-24-000-2001-00100-01 (6942) , C.P.O.I.N.B.; de 4 de junio de 2015, R. 11001-03-24-000-2006-00044 - 00, C.P.M.E.G.G.
FUENTE FORMAL : DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00316-00
Actor: MERCADO ZAPATOCA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Tema: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - MARCAS EN CONFLICTO: BIZCOPAN ZAPA TOCA Y ZAPATOCA
La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A. , en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, en contra de las Resoluciones 29920 de 10 de junio de 2010 y 015959 del 28 de marzo de 2011, proferidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , mediante las cuales se concedió el registro de la marca BIZCOPAN ZAPATOCA (mixta) , a nombre del señor H.M.D.P. , para distinguir PAN Y BIZCOCHERÍA , productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda.
Mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 23 a 38), el apoderado judicial de la sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A. , presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la cual fue interpretada como de nulidad relativa, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio , con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“S. a su Despacho mediante este escrito, efectuar las siguientes o parecidas declaraciones y condenas:
1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 29920 del 10 de Junio de 2010, expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la resolución No. 22052 del 28 de abril de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos y por tanto declaró infundada la oposición presentada contra la marca BIZCOPAN ZAPATOCA en la clase 30 Internacional y se concedió el registro de la marca.
2. Que se declare la nulidad de la resolución No. 015959 del 28 de Marzo de 2011 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución No. 29920 del 10 de junio de 2010, proferida por la Dirección de Signos Distintivos y por lo tanto se concede el registro de la marca BIZCOPAN ZAPATOCA y se declara infundada una oposición, agotándose finalmente la vía gubernativa.
3. Que como efecto de las peticiones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A. y en consecuencia se niegue el registro de la marca mixta BIZCOPAN ZAPATOCA, para distinguir productos de la clase 30 internacional, concedida a favor del señor H.M.D.P..
4. Que como consecuencia de la anterior petición, se ordene a la entidad demandada, cancelar el registro de la marca mixta BIZCOPAN ZAPATOCA, para distinguir productos de la clase 30 internacional, concedida a favor del señor H.M.D. PLATA según expediente administrativo No. 2009 1 05307.
5. Que se ordene la Publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 2º literal d) del Decreto legislativo 209 de 1957.
6. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que se establece en el artículo 176 del CCA” (fls. 25 y 26).
I.2. Los hechos.
Manifestó que el 28 de septiembre de 2009, el señor H.M.D.P. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BIZCOPAN ZAPATOCA (mixta) para distinguir “ pan” y “bizcochería ”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Recordó que dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 610 de 30 de noviembre de 2009.
Señaló que la sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A. formuló oposición en relación con la solicitud de registro en comento, lo anterior con fundamento en la confundibilidad del signo con las marcas previamente registradas ZAPATOCA (mixtas) , con certificados de registro 362305, 393894 y 17185, pertenecientes a las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Afirmó que mediante Resolución 22052 de 28 de abril de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A. y denegó el registro de la marca BIZCOPAN ZAPATOCA (mixta).
Agregó que en contra del citado acto, el solicitante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Anotó que el primero fue resuelto mediante Resolución 29920 de 10 de junio de 2010, en el sentido de revocar la Resolución 22052 y, por ende, se declaró infundada la oposición presentada, otorgando así el registro pedido.
Se refirió a que la sociedad opositora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución 15959 de 28 de marzo de 2011, confirmando en todas su partes la Resolución 29920 antes mencionada y quedando agotada la vía gubernativa.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación:
Comentó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que “ la marca pretendida a registro reproduce el 100% de la marca registrada, lo que implica que encontrar diferencias basadas en la expresión BIZCOPAN, resulta totalmente improcedente, pues de hecho son expresiones que pueden ser utilizadas por cualquier empresario ”.
Sostuvo que se omitió cualquier referencia en relación con la conexidad de productos y servicios, “ pues de manera arbitraria y subjetiva llega a la conclusión que los signos no son semejantes y por tanto realizar examen de comparación de los productos y servicios de cada uno es innecesario…”.
Indicó que la reproducción total verbal y conceptual de la expresión ZAPATOCA previamente registrada “ como marca comercial para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza genera confundibilidad marcaria y se produce...
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