Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00174-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Febrero de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 677134857

Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00174-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Febrero de 2017

Ponente:ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Fecha de Resolución:16 de Febrero de 2017
Emisor:SECCIÓN PRIMERA
 
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COTEJO MARCARIO – Entre el signo SPOROX y la marca ESPORIX previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza – PALABRA DE USO COMÚN – No lo es la partícula SPOR en relación con los productos farmacéuticos / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo SPOROX por existir similitud con la marca ESPORIX y riesgo de confusión

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «SPOROX» está compuesto por 6 letras, que puede ser dividido en dos sílabas: [E]SPO – ROX. El signo distintivo «ESPORIX» está compuesto por 7 letras y puede ser dividido en dos sílabas: ESPO – RIX. Los signos coinciden casi por las mismas vocales O – O en la marca solicitada y E – O – I en el signo previamente registrado. Aunado a ello la composición de las consonantes y su orden en los signos resulta ser el mismo, S – P – R – X en el signo solicitado y S – P – R – X, en el registrado. Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que comparten una vocal y las mismas consonantes. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma muy parecida […] En relación con los productos que pretenden identificar las marcas en conflicto, cabe indicar que la marca «SPOROX» pretende amparar “soluciones para esterilizar y desinfectar instrumental médica y dental”. En relación con la marca «ESPORIX», previamente registrada, se tiene que ella ampara “productos farmacéuticos y medicamentos”. Al respecto, la Sala resalta que el empresario propietario de la marca registrada puede tener en el mercado los productos que se pretenden amparar con la marca solicitada. Aunado a ello, podrían compartir los mismos canales de comercialización y suelen expenderse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en droguerías y su publicidad se hace normalmente en revistas especializadas. En suma, la Sala advierte que ambos signos amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vale decir, productos farmacéuticos lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00174-00

Actor: DSHEALTHCARE INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: SIGNOS SPOROX Y ESPORIX - ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad DSHEALTHCARE INC., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 50228 de 28 de noviembre de 2008, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y se negó el registro de la marca SPOROX, solicitada en su momento por la sociedad SULTAN HEALTHCARE INC. quien cedió los derechos de la misma a la sociedad actora, para identificar productos comprendidos dentro de la Clase 5 Internacional, de la Clasificación Internacional de Niza.

  1. COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

II.1. La demanda.

La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes pretensiones:

  1. Que se declare la nulidad de la Resolución 50228 del 28 de noviembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 06-95540, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A., y se negó el registro de la marca SPOROX a la actora, la sociedad Sultan Healthcare Inc., en clase 5 Internacional.

  2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicita se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca SPOROX para identificar soluciones para esterilizar y desinfectar instrumental médico y dental, productos comprendidos en la Clase 5 Internacional a nombre de la sociedad DSHEALTHCARE INC.

  3. De acuerdo con lo anterior, pide que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente certificado de registro a la marca SPOROX para identificar soluciones para esterilizar y desinfectar instrumental médico y dental, productos comprendidos en la Clase 5 Internacional.

  4. Igualmente, solicita que se comunique la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y que se expida copia de la misma ordenando su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

  5. Finalmente, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo y, condenar en costas a la entidad demandada.

    II.2.- Fundamentos de hecho.

    Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

    El 22 de septiembre de 2006, la sociedad SULTAN HEALTHCARE INC., solicitó el registro de la marca SPOROX para identificar productos comprendidos dentro de la Clase 5 Internacional: Soluciones para esterilizar y desinfectar instrumental médico y dental.

    La solicitud fue radicada en el expediente administrativo 06-95540 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569 de 31 de octubre de 2006.

    Dentro del término de ley, las sociedades LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y DERMACARE S.A., a través de apoderado, presentaron oposición en contra de la solicitud de registro de la marca SPOROX de la Clase 5 Internacional.

    Mediante la Resolución 35972 de 29 de septiembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y DERMACARE S.A. y concedió el registro de la marca SPOROX en la Clase 5 Internacional a la sociedad SULTAN HEALTHCARE INC.

    En contra de la anterior decisión la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

    El recurso de reposición fue decidido a través de la Resolución 44418 de 31 de octubre de 2008, proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se confirmó la decisión recurrida.

    El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución 50228 de 28 de noviembre de 2008, acto que revocó la decisión contenida en la Resolución 35972 de 2008 en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y NEGÓ el registro de la marca SPOROX solicitada para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional a la actora.

    Mediante contrato de cesión de marcas celebrado con la sociedad DSHEALTHCARE INC el 2 de febrero de 2009, la sociedad SULTAN HEALTHCARE INC, solicitante del signo, cedió todos los derechos marcarios mencionados en el primer punto de la demanda y, en consecuencia, la sociedad DSHELATHCARE INC adquirió los derechos a la expectativa sobre el signo SPOROX, y para hacer valer cualquier prerrogativa que pueda surgir respecto del mismo signo.

    II.3.- Normas violadas y concepto de la violación.

    Estima la parte actora que la Resolución 50228 de 28 de noviembre de 2008 contraviene por infracción directa el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y por aplicación indebida el artículo 136 literal a) de la misma Decisión.

    Explicó el concepto de la violación en los siguientes términos:

    Señaló que la resolución acusada es contraria al espíritu de la normatividad andina pues al negar el registro de la marca SPOROX sobre el supuesto de que el signo genera riesgo de confusión al confrontarse con la marca ESPORIX, desconoce los criterios de comparación marcaria.

    Indicó que entre los referidos signos no existe confundibilidad, bajo los siguientes presupuestos:

    (i) Uso común de la expresión SPOR en la clase 5 internacional

    (ii) Análisis de confundibilidad de las marcas en conflicto e,

    (iii) Inexistencia en la relación de los productos.

    (i) Uso común de la expresión SPOR en la clase 5 internacional

    Señaló que revisada la base de datos de las marcas previamente...

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