Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00018-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Septiembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 699145865

Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00018-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Septiembre de 2017

EmisorSECCIÓN PRIMERA
Fecha28 Septiembre 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00018-00

Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - MARCAS EN CONFLICTO: STRIDES CELOVAN - TRIDEX

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 26679 de 29 de julio de 2008, 30960 de 26 agosto de 2008 y 34990 de 19 de septiembre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo STRIDES CELOVAN (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedadTRIDEX FARMACÉUTICA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 2.1. Declarar la nulidad de la resolución No. 26679 del 29 de Julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07 - 128183 mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada y se procedió a conceder el registro de la marca STRIDES CELOVAN (MIXTA) Clase 05 Internacional.

2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 30960 del 26 de Agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 - 128183, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión contenida en la resolución No. 26679 del 29 de Julio de 2008 y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2.3. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 34990 del 19 de Septiembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 07 - 128183, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26679 de 2008, ya referida.

2.4. Consecuencialmente comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “STRIDES CELOVAN (MIXTA) Clase 05 Internacional.

2.5. Condenar en costas a la parte demandada.

3.6. Ordenar la notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial […]” (Mayúsculas fijas del original. F.. 23 y 24).

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, presentó solicitud de registro del sigo STRIDES CELOVAN (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 588 el 31 de enero de 2008, frente a la cual la parte actora presentó escrito de oposición con fundamento en la titularidad de la marca TRIDEX (mixta), registrada para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª y servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Afirmó que mediante la Resolución 26679 de 29 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado.

Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 30960 de 26 agosto de 2008 y 34990 de 19 de septiembre de 2008, en el sentido de confirmar la decisión en mención.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que […] no se realizó un adecuado examen de fondo del caso puesto a su consideración […] razón por la cual los actos administrativos impugnados son […] actos ilegales por falsa motivación […] que fueron dictados sin tener los motivos y las razones precisas requeridos para tomar tal decisión […].

Adujo que la marca solicitada […] es completamente confundible con la marca TRIDEX debidamente registrada por mi poderdante ya que incluye la expresión STRIDES, aunque pretende desviar su semejanza agregando la denominación CELOVAN […].

Agregó que “[…] la denominación celovan, está integrada por dos raíces de uso común en la industria farmacéutica, de donde su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una persona en particular […] por lo que lo usual es que se haga abstracción de tal palabra en el denominado examen de confundiblidad […], en tanto se trata de una expresión débil cuya fuerza distintiva se encuentra diluida.

Señaló que entre los signos en conflicto existe similitud gráfica, fonética y gramatical y ortográfica.

Finalmente, argumentó que se vulneró el artículo 61 de la Constitución Política toda vez no se protegió su derecho de propiedad industrial, al conceder el registro del signo objeto de análisis.

I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Aseveró que la marca concedida no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas por la sociedad actora, dado que la misma es […] apta para distinguir en el mercado los productos que ampara, esto es, los comprendidos en la Clase 5 Internacional […]”.

Expresó que la marca cuestionada no está compuesta de radicales de uso común, razón por la cual no se puede aplicar la regla de excepción aducida por el actor en su escrito de demanda.

Agregó que los actos acusados sí tienen un examen de fondo acerca del asunto sometido a consideración y expresan, de forma clara y detallada, los motivos que llevaron a la decisión.

En suma, concluyó que “[…] no existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quien, al encontrarlas en el mercado, podrá claramente, identificarlas y diferenciarlas por lo cual, no se desconoce, ni el interés general de los consumidores, ni el interés y derechos particulares de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. […]”.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD STRIDES ARCOLAB LIMITED. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos:

Sostuvo que entre las marcas STRIDES CELOVAN y TRIDEX […] no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor en error, por consiguiente estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, es decir que la marca STRIDES CELOVAN, no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […].

Señaló que no es cierto que la expresión CELOVAN está integrada por dos raíces de uso común en la industria farmacéutica, dado que […] de lo que se trata es de una expresión de fantasía […]”.

Resaltó el signo STRIDES CELOVAN es perfectamente registrable, lo anterior porque se trata de la combinación de dos expresiones que en conjunto crean una marca distintiva.

Finalmente, consideró que entre los signos en conflicto no existe similitud gráfica, fonética, gramatical y ortográfica capaz de generar confusión entre el público consumidor.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 052-IP-2013 de fecha 5 de junio de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“[…] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo STRIDES CELOVAN (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión .

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al...

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