Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00258-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Septiembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 699145869

Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00258-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Septiembre de 2017

Fecha28 Septiembre 2017
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00258-00

Actor: HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT CONMPANY LP

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: IMPORTANCIA JURÍDICA - CAMBIO JURISPRUDENCIAL - DESISTIMIENTO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD RELATIVA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 1067 a 1096), el apoderado judicial de la sociedad HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT CONMPANY LP, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 del Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 11621 del 12 de marzo de 2009, por medio de la cual se concedió el registro de la marca TOUCH SMART a la sociedad PC SMART S.A., para identificar productos de la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Encontrándose el proceso pendiente del decreto y práctica de las pruebas solicitadas por las partes e intervinientes, la apoderada judicial de la sociedad actora mediante escrito visible a folio 1402 del expediente, manifiesta que desiste del medio de control de nulidad relativa incoado, petición que coadyuva la tercera interesada en las resultas del proceso, sociedad PC SMART S.A.

Al respecto, y para resolver, la Sala recuerda que la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado mantiene la posición relacionada con que no resulta posible aceptar el desistimiento en tratándose de acciones en contra de registros marcarios respecto de los cuales se invocan causales de nulidad relativa.

En efecto, en proveído de 20 de junio de 2013, a través del cual se decidió la demanda presentada por la sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A. tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones 6253 de 28 de febrero de 2008, 10003 de 31 de marzo de 2008 y 15081 de 19 de mayo de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca “ALACALAO” a favor de la sociedad Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas - Copidrogas, la Sección Primera plasmó el siguiente criterio interpretativo:

“[…] Cabe resaltar que la marca no sólo representa un interés para su titular sino para el público consumidor, así como para los competidores en el respectivo mercado, donde tenga sus productos o servicios dicho titular . En otras palabras, está involucrado un sector económico que no podría funcionar correctamente si se encontrara afectado para una concesión ilegal de una marca otorgada por la Administración.

Para efectos de la nulidad relativa del registro de una marca, el artículo 172 de la Decisión 486 en su inciso segundo, se remite al artículo 136 ibídem, el cual establece : “ No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

S. idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.

De la norma transcrita , donde aparentemente se protegen los intereses particulares, se infiere que su alcance va más allá de tales intereses, pues no sólo su protección se encamina a defender los “derechos de un tercero”, sino los del público consumidor y los de sus competidores, dado que la confusión que se pueda ocasionar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios o de distribuirlos, que llegue a generar y afectar el interés general , no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores en el mercado, ni concediéndole la alternativa de poder seleccionar, de entre los productos o servicios ofrecidos el que más le interesa; y a los competidores, cuyos esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento de sus marcas en un mercado, se ven seriamente afectados económicamente, ante la posible ilegal concesión de un registro marcario por parte de la Administración .

Los anteriores argumentos, se refuerzan y apoyan en la interpretación 068-IP-2011, proferida por el Tribunal de Justicia Andino , allegada a este proceso, en el que se considera que debe interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 134 de la citada Decisión, en cuya segunda conclusión anota:

No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad” .

De la anterior precisión, se deduce claramente la defensa que debe hacerse no solo al tercero competidor afectado, sino, en especial, al público consumidor, respecto a lo cual es suficiente que para la autoridad competente exista el riesgo de confusión y/o de asociación, para que se presente la irregistrabilidad de la correspondiente marca.

[…]

En consecuencia, esta Sala rechazará el desistimiento invocado por la sociedad demandante, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”.

Sobre el particular, la Sala considera procedente revisar la jurisprudencia vigente, para lo cual se estima necesario realizar las siguientes precisiones en torno a las especiales características que reviste la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que a la letra disponen lo siguiente:

“[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona , la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca” (Negrillas fuera de texto).

De la lectura detallada de la disposición en comento, la Sala encuentra que el medio de control de nulidad relativa tiene un carácter sui generis, lo anterior en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa.

En efecto, se tiene, en primer lugar, que el medio de control de nulidad relativa recae necesariamente sobre un acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del cual se concede un registro marcario a una persona que puede ser un particular o una persona jurídica debidamente constituida.

Tal decisión comporta la definición de una situación jurídica particular y concreta, en tanto consolida el derecho subjetivo del peticionario del registro marcario, en razón al derecho que se otorga para la identificación de productos o servicios ofrecidos al público con un signo específico.

Como segunda característica especial, la Sala encuentra que la normativa comunitaria consagra un término para su presentación, que no es otro que el de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se concede el registro, lo cual se traduce en que también se predique la aplicación del fenómeno jurídico de la prescripción, reafirmando esa naturaleza subjetiva del acto administrativo de concesión, en razón a la facultad que se tiene para el ejercicio del medio de control y su implicación en la extinción del referido derecho particular.

A la misma conclusión se puede llegar si se analizan las causales establecidas para la procedencia del instrumento de impugnación en comento, al compartir otra de las características de la acción de nulidad y restablecimiento del...

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