Sentencia nº 11001-03-24-000-2012-00275-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Agosto de 2017
| Fecha | 31 Agosto 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00275-00
Actor: ALLERGAN, INC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
Referencia: LA MARCA “PODOX” ES DIFERENTE DE LA MARCA OPOSITORA “BOTOX ”, AL CONTENER R AICES y TERMINACIONES DISTINTAS
La Sala decide en única instancia la demanda promovida por la sociedad ALLERGAN, INC., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Las Resoluciones 67615 de 29 de diciembre de 2009,“Por la cual se decide una solicitud de registro”; 15875 de 23 de marzo de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 18885 de 29 de marzo de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: El 8 de febrero de 2008, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó solicitud de registro de la marca “PODOX” (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Dentro del término legal la sociedad ALLERGAN, INC. formuló oposición a la solicitud de registro de la marca “PODOX” (mixta), en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, amparado en la casual de irregistrabilidad contenida en los literales a), y h), del artículo 136, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que resulta confundible con los signos “BOTOX” (nominativa) y “BOTOX” (mixto), previamente registrados para identificar productos de las Clases 3ª, 5ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de los cuales es titular.
3º: Mediante la Resolución 67615 de 29 de diciembre de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca “PODOX” (mixta), Clase 5ª Internacional, en favor de la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., por considerar que la marca no estaba incursa en las causales de irregistrabilidad.
4º: Contra la citada Resolución la actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante la Resolución 15875 de 23 de marzo de 2010, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución 18885 de 29 de marzo de 2012, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Señaló que, la SIC violó la Decisión 486 de 2000, de la CAN, al conceder el registro de la marca “PODOX” (mixta) y desconoció a la sociedad ALLERGAN, INC. el derecho exclusivo que legalmente tiene sobre la marca registrada y notoriamente conocida “BOTOX”.
Manifestó que, la entidad demandada violó el literal h), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, al haber ignorado el carácter notorio de la marca “BOTOX” en el mercado colombiano, así como la gran similitud que se presenta entre las marcas “BOTOX” y “PODOX”, pues consiste en la reproducción de la estructura básica O-O-X.
Que, sin duda alguna se genera semejanza ortográfica, fonética y visual entre las marcas en conflicto, pues el solicitante tomó las letras O-O-X y le agregó las consonantes P y D, lo cual no le otorga suficiente distintividad, más aún si se tiene en cuenta que la marca “BOTOX” (denominativa) es notoriamente conocida.
Expresó que, sin lugar a dudas la marca “BOTOX” es notoria en Colombia y el mundo para el período comprendido entre el año 2002 y el 2010, por lo que la Administración debió declarar esta calidad respecto de la marca opositora y, en consecuencia, otorgar la protección especial propia de estas marcas.
Advirtió que, mediante las Resoluciones 35250 y 35251 de 14 de julio de 2009, la SIC declaró la notoriedad de la marca “BOTOX”, la cual fue reiterada y ampliada, a través de la Resolución 364 de 18 de enero de 2010.
Anotó que, el producto identificado con la marca “BOTOX” es utilizado para uso terapéutico desde 1992 y como cosmético desde el año 2001. El medicamento presenta más de 3.000 investigaciones científicas en periódicos y revistas especializadas que comprueban su eficacia y seguridad en seres humanos.
Alegó que, la SIC erró en las resoluciones acusadas al afirmar sin demostración o prueba alguna, que la marca “BOTOX” es supuestamente evocativa del término científico toxina botulínica; más aún, la Administración no puede afirmar sin fundamento alguno que dicha denominación es evocativa, cuando el consumidor tiene claramente en su mente que es una marca que identifica un producto de ALLERGAN, INC.
Adujo que, se allegó como prueba de la notoriedad de la marca “BOTOX” la certificación de 7 de abril de 2011, expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad ALLERGAN, INC., en la cual constan los valores relativos a las ventas e inversión en publicidad y promoción de los productos de la citada marca en el país, para los años 2007 a 2010.
Que, además, se adjuntaron como prueba, muestras de material publicitario de dicha marca y la sentencia de 10 de diciembre de 2010, proferida por el Juzgado 19 Federal Civil- Subsección 1ª Judicial de Sao Paulo, en la cual se señaló que “BOTOX” no es sinónimo del término genérico toxina botulínica y corresponde a una marca notoriamente conocida a nivel nacional y mundial y, por lo tanto, debe ser objeto de protección especial.
Que, se debe tener también como prueba de la notoriedad de dicha marca, el artículo titulado “BOTOX: VERDADES Y MENTIRAS DE UNA TERAPIA ANTIENVEJECIMIENTO”, contenido en la página de internet www.portalmedicos.com, así como la información de la página www.nia.nih.gov/espanol/publicaciones/fda/botox.htm.
Afirmó que, la marca “BOTOX” es notoriamente conocida en el mercado dentro de los productos de la Clase 5ª Internacional, lo cual hace que el signo “PODOX” (mixto) genere una grave confusión en el público consumidor, ya que al tratarse de productos farmacéuticos, dicha asociación equívoca puede causar daño a la salud de las personas, pues el signo solicitado induce a error al público consumidor.
Estimó que, es evidente el riesgo de confusión y asociación que LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. quiere crearle al consumidor con la reproducción de los elementos predominantes de la marca notoria “BOTOX”. En efecto, de permitirse la coexistencia de las marcas “BOTOX” (denominativa) y “PODOX” (mixta) se expondría al público a un evidente riesgo de confusión directa e indirecta.
Indicó que, con el registro de la marca “PODOX” se causaría una dilución de la marca notoria de la actora y se generaría un riesgo de uso parasitario, consistente en que un competidor se aproveche del prestigio de una marca de propiedad de un tercero para su beneficio propio y de manera injusta.
Alegó que, se violó el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, dado que se cumplían los requisitos previstos en la norma citada, para no conceder el registro de la marca controvertida, puesto que los signos son similares y fueron registrados para los mismos productos o servicios, respecto de los cuales se puede generar un riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor.
Explicó que, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, la marca “PODOX” (mixta) resulta similar en comparación con el signo de titularidad de la actora, por lo siguiente: (i) reproduce 3 elementos de los 5 que componen el signo “BOTOX”, esto es, las vocales O, O y X y se diferencia únicamente respecto de las consonantes, las que constituyen un cambio insignificante y secundario; (ii) desde el punto de vista fonético, toda vez que la sonoridad de las consonantes y vocales más sobresalientes generan una gran semejanza entre las marcas; y (iii) desde el punto de vista conceptual, por cuanto ninguna de las referidas palabras tiene significado alguno, sino que son expresiones de fantasía relacionadas con productos de la misma Clase 5ª Internacional.
Sostuvo que, ambas marcas amparan los mismos productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, lo que significa que se comercializan en el mismo mercado y están dirigidas al mismo público consumidor.
Consideró que, se violó el literal b), del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que el signo “PODOX” no goza de la distintividad extrínseca que se requiere para ser marca, lo cual hace que no sea registrable.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 el 10 de marzo de 2014 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad ALLERGAN, INC., en su calidad de actora del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; L.B.S., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron vicio alguno que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se adoptó decisión al respecto. Además, el Despacho no...
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