Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00023-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 2 de Agosto de 2017
| Fecha | 02 Agosto 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00023-00
Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
R.erencia: ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, presentó la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., en contra de las resoluciones 28028 de 31 de julio de 2008, 30916 de 26 de agosto de 2009 y 35130 de 19 de septiembre de 2009, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad demandante y se concedió el registro de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La demanda
La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
I.1.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 28028 del 31 de julio de 2008, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO dentro del expediente administrativo 07 128193, por medio de la cual se declararon infundada la oposición presentada por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. y se concedió el registro de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
I.1.2.- Que se declare la nulidad de la Resolución 30916 del 26 de agosto de 2008, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante, confirmando la decisión adoptada en la Resolución 28028 de 2008.
I.1.3.- Que se declare la nulidad de la Resolución 35130 del 19 de septiembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante, confirmando la decisión adoptada en la Resolución 28028 de 2008.
I.1.4.- Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se sirva ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la cancelación del registro de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA).
I.2.- Los hechos que fundamentan la demanda
Como hechos relevantes de la demanda, la parte actora subraya que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO omitió dar aplicación a los artículos 150 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 61 de la Carta Política, al conceder ilegalmente el registro de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), por cuanto existía previamente un signo distintivo semejante, para distinguir idénticos productos farmacéuticos, correspondientes a la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación
La parte actora estima que los actos administrativos vulneraron los artículos 150 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 61 de la Constitución Política de Colombia.
I.3.1.- La sociedad demandante considera que se transgredió el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por infracción, desconocimiento y falta de aplicación. Explica que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO no realizó un adecuado examen de fondo de la presente cuestión en la medida en que:
«[…] i) realizó un paupérrimo examen de semejanza y confundibilidad de las marcas en controversia, desconociendo de manera inexplicable la existencia de la marca TRIDEX (mixta) clase 05 internacional, que se le había puesto de presente en el escrito de oposición de manera clara y concreta, ii) omitió las demás argumentaciones que apuntaban a la existencia de identidad de productos a distinguir, así las cosas al incurrir en plurales desconocimientos la entidad accionada violentó el contenido del Artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, constituyéndose sus resoluciones en actos ilegales por falsa motivación, las leyes le exigían motivos precisos y restrictivos, un examen sesudo para tomar una decisión y no fue tal […]».
I.3.2.- Afirma, igualmente, que los actos demandados desconocieron por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Explica que la marca solicitada, «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), es completamente confundible con la marca TRIDEX porque incluye la expresión «STRIDES», aunque pretenda desviar su semejanza agregando la denominación «AMPIBAC».
La demandante señala que la expresión «AMPIBAC» no es más que el «[…] apócope del principio activo AMPICILINA, el cual es un insumo para la elaboración de medicamentos, por lo tanto, tal raíz es de uso común en la industria farmacéutica y su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una personas en particular […]», por lo que dicha palabra no debe ser tenida en cuenta la realizar el examen de confundibilidad.
Estima por lo anterior que una palabra de común empleo no puede ser la razón fundamental para que se conceda el registro del signo distintivo porque «AMPIBAC» es una expresión débil y su fuerza distintiva está diluida, por lo que, insiste, no puede tenerse en cuenta dentro del examen de confundibilidad.
Para acreditar que efectivamente la palabra «AMPIBAC» es apócope de ampicilina cita los siguientes antecedentes:
«[…] 1. La marca AMPIBACTIN (NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad ANTIBIOTICOS SURAMERICA E.U., vigente hasta el 26/03/2018 y con número de certificado 351708 […] 2. La marca AMPILAN (NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad MEYER PRODUCTOS TERAPÉUTICOS S.A., vigente hasta el 25/01/2015 y con número de certificado 173404 […] 3. La marca AMPIRAX (NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad AMPIRAX (NOMINATIVA), vigente hasta el 08/02/2016 y con número de certificado 08/02/2016 (sic) […] 4. La marca AMPICLOX (NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad BW USA INC., vigente hasta el 02/12/2013 y con número de certificado 190070 […] 5. La marca AMPIKEM (NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad ALKEM LABORATORIES LIMITED, vigente hasta el 27/07/2017 y con número de certificado 27/07/2017 (sic) […] 6. La marca AMPITREX (NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad LABORATORIOS FARVICAL LTDA, vigente hasta el LABORATORIOS FARVICAL LTDA (sic) y con número de certificado 329310 […]».
El actor considera que la palabra «STRIDES» es una transliteración de la marca «TRIDEX» y el que a «STRIDES» «[…] se le coloque a modo de apellido, AMPIBAC, no enerva el citado criterio […]». Adicionalmente, la demandante considera que, contrario a lo manifestado por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, la parte gráfica del signo «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA) no le otorga ninguna distintividad, «[…] siendo lo preponderante y significativo la parte denominativa identificada con la expresión STRIDES, por otro lado la expresión AMPIBAC acompaña de modo explicativo la palabra STRIDES lo cual evoca en la mente del consumidor una nueva variedad o novedad hecha a dicha expresión (STRIDES) […]».
La parte actora, al emprender el examen de confundibilidad, encuentra que existe confundibilidad fonética, gramatical y ortográfica, así:
«[…] FONÉTICA […] Resumiendo, las consecuencias de índole fonética esgrimidos por la Superintendencia, estamos muy convencidos que son muy difíciles de diferenciar por parte del consumidor promedio (el común de la gente). El consumidor común y corriente, desprevenidamente, no cuenta la primera s de (S)TRIDES como una sílaba y, la verdad pensamos, le parecería (al consumidor promedio) sorprendente enterarse de que la s al final de una palabra da una tonalidad suave; y la x una fuerte.
[…]
GRAMATICAL Y ORTOGRÁFICA […] La gramática y la ortografía tienen de común que su preocupación estriba en la correcta escritura de las palabras, lo que aquí importa es el estudio de la escritura de las expresiones en conflicto TRIDEX (registrado por mi poderdante) y STRIDES AMPIBAC (otorgada irregularmente por la accionada). Observamos que la escritura de TRIDEX y STRIDES AMPIBAC, tienen grandes semejanzas que generan riesgos de confundibilidad: […] En este caso específico llegamos a la misma conclusión, la gramática y ortografía de los signos es más que semejante, entra en los campos de la identidad, por lo que este es un motivo muy de peso para que sea declarado nulo el acto administrativo que concediera irregularmente el registro de STRIDES AMPIBAC […] En breve síntesis manifestamos que el primer supuesto de aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, desconocida e inaplicada por la Superintendencia de Industria y Comercio referente a la “identidad y similitud de los signos distintivos” está más que probado, por ser el signo STRIDES AMPIBAC más que similar fonética, gramática y ortográficamente, con la marca, registrada por TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. “TRIDEX”, argumento que desde ya manifestamos como suficiente para acceder a nuestras pretensiones.
[…]
B. EL SEGUNDO SUPUESTO...
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