Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00260-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Julio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 699156389

Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00260-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Julio de 2017

Fecha13 Julio 2017
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00260-00

Actor: PRODU CTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. - PROCAPS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Cancelación registro de marca por no uso

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la sociedad PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A.- PROCAPS S.A., en contra de las Resoluciones 22492 de 13 de septiembre de 2005, 21703 de 18 de agosto de 2006 y 04688 del 23 de febrero de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se canceló por no uso el registro de la marca DIGESTA, para identificar servicios comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda

La sociedad PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. - PROCAPS S.A., mediante apoderado judicial, presentó demanda ante esta Corporación, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

I.1.1.- Declarar la nulidad de la Resolución No 04688 de 23 de febrero de 2007, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, dentro del expediente administrativo No 92-354796, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No 22492 de 13 de septiembre de 2005.

I.1.2.- Declarar la nulidad de la Resolución No 21703 de 18 de agosto 2006 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, acto administrativo proferido dentro del expediente No. 92-354796, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por PROCAPS S.A., y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 22492 del 13 de Septiembre de 2005, que concedió el recurso de apelación y ordenó enviar las diligencias adelantadas al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.1.3.- Declarar la nulidad de la Resolución No 22492 de 13 de septiembre de 2005, proferida por la Jefe de la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 92-354796, mediante la cual “CANCELA POR NO USO” el registro de la marca DIGESTA útil para distinguir productos de la Clase 5 Internacional de Niza de propiedad de la accionante, sociedad PROCAPS S.A.

I.1.4.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones « […] y a título de restablecimiento del derecho […]», solicita:

[…]

« 2.4.1.- Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar probadas las excepciones presentadas a las acción de cancelación por no uso de la marca DIGESTA, invocadas por la sociedad PROCAPS S.A., y como consecuencia de ellas, negar las pretensiones de la acción de cancelación interpuesta por la sociedad BAYER CORPORATION, manteniendo incólume el certificado marcario No. 271964 correspondiente a la marca DIGESTA Clase 05 Internacional » […]

I.1.5.- Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se le ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.1.6.- Condenar en costas a la accionada.

I.2.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación

La parte actora estima que los actos administrativos enjuiciados transgredieron las normas en que han debido fundarse los actos administrativos, en particular, los artículos 83, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo 165,166, 169 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Igualmente, considera que las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio contravinieron el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que ordenó la cancelación de una marca que era y es efectivamente usada en el comercio, al igual que tramitó la acción de cancelación impetrada por BAYER de manera pre- temporánea, pues la misma fue presentada antes de que se cumpliera el término de tres años al que refiere el artículo 165 ibídem.

Explica que los actos demandados no cumplieron con los requisitos artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que BAYER en su condición de accionante en el trámite de cancelación del registro de la marca DIGESTA, no logró demostrar su interés legítimo, pues en consideración de la parte demandante invocó dos causales de cancelación excluyentes entre sí, como lo son el no uso, y la vulgarización de la marca, puesto que las mismas generan consecuencias diferentes respecto de quien solicita la cancelación, pues en el primero de los casos el fin último es el de adquirir el derecho prioritario del registro de la marca cancelada, entretanto el segundo busca castigar al titular de la marca por el mal uso de esta, y procurar que no trabe el desarrollo de empresarios que se vean en la necesidad de usarla en virtud al significado que ésta adquiere para nominar ciertos productos y servicios.

Sobre la anterior censura refiere la parte actora, que pese a que propuso en sede administrativa la ausencia de legitimación como excepción a la acción de cancelación, la Superintendencia omitió pronunciarse sobre la misma, con lo que vulneró el debido proceso, por desconocimiento de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo.

Considera que los actos acusados desconocieron el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que omitieron abordar el estudio acerca de la comercialización del producto de acuerdo con su naturaleza, puesto que en el caso de la marca DIGESTA, la misma se encuentra destinada al uso en medicamentos, los cuales tienen una forma de comercialización especial. En dicho sentido la parte demandante expone que no se tuvieron en cuenta las pruebas del uso de la marca que fueron aportadas de su parte, pues las mismas demuestran que PROCAPS S.A. estaba realizando los actos preparatorios para la explotación de la misma.

Así las cosas, considera que el Registro Invima y las órdenes de compra de publicidad, demuestran que dentro de los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación la sociedad propietaria estaba adelantado actos preparatorios para el lanzamiento de su medicamento DIGESTA, lo cual conlleva un verdadero uso comercial de la marca.

Arguye la demanda que el término para la presentación de la acción de cancelación fue indebidamente contabilizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo cual la misma se admitió siendo pre temporánea, como sustento de ello manifiesta que el término de 3 años al que refiere el artículo 165 ejusdem, debe ser contabilizado desde el agotamiento del procedimiento administrativo, lo cual en el caso concreto se dio en la fecha en la que la Secretaria General Ad-Hoc asignó el número de certificado de registro, lo cual aconteció el 10 de septiembre de 2003, razón por la cual, para el 10 de febrero de 2004, fecha en la cual BAYER presentó la acción de cancelación, no había transcurrido el referido término, y el trámite no podía ser adelantado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad de los actos acusados. En este sentido expresó como primera medida que, de conformidad con el Decreto Ley 2153 de 30 de diciembre de 1992 la Oficina Nacional, dicha entidad es competente para resolver sobre la cancelación por no uso de una marca.

Manifiesta la parte demandada que el término de 3 años al que refiere el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se contabiliza desde la concesión de la marca en primera instancia, lo cual en el caso de DIGESTA aconteció el 31 de enero de 1997, fecha a partir de la cual debe contarse la vigencia de 10 años que otorga la normativa; sin embargo la obligación de uso solo surge a partir de que se resolvieron los recursos contra dicha determinación, lo cual se dio hacía el mes de agosto del año 1998.

En lo que respecta al uso de la marca, la Superintendencia sustenta la legalidad de su determinación en que la prueba del uso debe corresponder a actos de presencia en el mercado de productos o servicios bajo dicha denominación, lo cual no aconteció en el caso de la sociedad PROCAPS S.A., ya que tanto el registro INVIMA, con las órdenes y facturas de compra demostraron un ejercicio publicitario por parte del comerciante, y no el comercio de productos de la clase 5 identificados con la marca DIGESTA.

Finalmente afirma que los actos demandados expusieron “ […]con claridad las razones justificadas de las decisiones administrativas acusadas, ajustándose a la norma comunitaria, lo que permite concluir que la motivación de los actos acusados fue seria, adecuada, suficiente , con arreglo a la Constitución Política y el artículo 35 del código contencioso administrativo[…]”.

II.2.- BAYER CORPORATION, en su condición de tercero interesado en el resultado del proceso, presentó contestación de la demanda en la que sostuvo que los actos demandados son ajustados a derecho.

Manifiesta que BAYER CORPORATION se encontraba legitimada para iniciar la acción de cancelación de la marca DIGESTA, ya que fue demandada por PROCAPS S.A., por protección de la marca, en virtud del producto ALKA-SELTZER DIGEST, propiedad de la primera, lo que conllevó la necesidad de defender el uso de dicho termino buscando la cancelación de la marca registrada,...

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