Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00198-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Julio de 2017
| Fecha | 13 Julio 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00198-00
Actor: INTERCHEM LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - N OMBRE COMERCIAL - PRUEBA DE USO
La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa presentó la sociedadINTERCHEM LTDA., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 5601 de 16 de marzo de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca INTERCHEM (nominativa), para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas, comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INTERCHEM CORPORATION.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
El apoderado judicial de la sociedadINTERCHEM LTDA., mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 5601 de 16 de marzo de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca INTERCHEM, para identificar “químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas”, comprendidos en la clase 1 internacional de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INTERCHEM CORPORATION.
2. Que en consecuencia, se ordene a la entidad demandada que cancele el certificado de registro No. 296649, correspondiente a dicha marca.
3. Que ordene a la entidad demandada la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad INTERCHEM CORPORATION, el 25 de agosto del 2004, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca INTERCHEM (nominativa), para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue concedida mediante la Resolución 5601 de 16 de marzo de 2005, certificado 296649.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La actora señaló que con la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la marca INTERCHEM que fue concedida a nombre de la sociedad INTERCHEM CORPORATION, por un lado, es idéntica al nombre comercial INTERCHEM de su propiedad y, por otro, porque la coexistencia de tales signos puede originar riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores.
Aseguró que INTERCHEM LTDA., "[…] es titular del nombre comercial INTERCHEM desde fecha anterior al 25 de agosto de 2004" (día en que se solicitó el registro de marca cuya nulidad se solicita) puesto que ha usado dicho nombre en el mercado en forma amplia, ininterrumpida y notoria desde 1978, año en que fue depositado ante la SIC mediante Resolución 633 del 12 de abril de 1978, además […] que continúa usando dicho nombre en el mercado colombiano, de modo que su derecho exclusivo aún no ha cesado […]”.
Alegó que la sociedad actora es reconocida por el Estado colombiano como contribuyente del fisco nacional, además ha presentado y presenta periódicamente declaraciones de renta y de otros impuestos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).
En igual sentido, afirmó que la sociedad se encuentra inscrita ante el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX), como exportador de servicios de representación para compañías de productos químicos del extranjero, y que tiene suscritos y vigentes contratos de diversa índole, entre ellos de agencia, con empresas de Tailandia, Estados Unidos e India.
Agregó que presta sus servicios a varias compañías proveedoras o compradoras de productos químicos y relacionados en Colombia, por lo que queda demostrado que la sociedad es titular de derechos de exclusividad sobre el nombre comercial INTERCHEM.
Sostuvo que con el nombre comercial, la parte actora importa, compra, distribuye y venda toda clase de productos químicos, por lo que “[…] tanto el uso de la marca como el del nombre comercial recaen sobre productos de la misma naturaleza […]”, generando riesgo de confusión y asociación.
No obstante lo anterior, aseveró que la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 04.083.255 reconoció, en las resoluciones 31014 de 23 de noviembre de 2005 y 21753 de 18 de agosto de 2006, el uso del nombre comercial a la sociedad INTERCHEM LTDA y negó el registro de la marca INTERCHEM (mixta) solicitada el 25 de agosto de 2004 por INTERCHEM CORPORATION.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó extemporáneamente la demanda; no obstante y de manera ilustrativa se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que el signo INTERCHEM para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo anterior al cumplir con los requisitos exigidos en la norma comunitaria por ser suficientemente distintiva al estar conformada de elementos diferenciadores en su conjunto, circunstancia que impide el riesgo de confusión en el público consumidor que concurre al mercado.
Señaló que para que el nombre comercial sea protegido en el trámite de una solicitud de registro de la marca el interesado debe presentar, dentro del trámite de registro de la marca, las observaciones a que haya lugar junto con los elementos probatorios tendientes a demostrar el interés legítimo y su mejor derecho, esto es, acreditar la existencia y continuidad del derecho sobre el nombre comercial.
Advirtió que las pruebas “[…] no permiten establecer con certeza que la sociedad opositora hubiese usado el nombre comercial alegado en forma pública, ostensible y continua con anterioridad al 16 de diciembre de 2005 […]”.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD INTERCHEM CORPORATION. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso contestó la demanda presentada en los siguientes términos:
Sostuvo que el acto administrativo acusado y expedido por la Superintendencia de
Industria y Comercio se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Señaló que “[…] no basta con traer algunas pruebas con fechas anteriores, sino que por el contrario las mismas deben soportar el producto o servicio, sobre el cual se infiere la posible relación que existía entre los productos solicitados […]”.
Aseveró que no ha existido un uso público, continuo y permanente en relación con la actividad comercial de la sociedad, “[…] la cual teóricamente va referida a la importación, compra, distribución y venta de toda clase de productos químicos, dado que no existen pruebas que soporten tal afirmación […]”.
Añadió que, en gracia de discusión, se debe tener en cuenta el uso que ha realizado la sociedad en relación con el nombre comercial INTERCHEM CORPORATION desde hace más de veinticinco (25) años.
III.- COADYUVANCIA
El señor EDUARDO SECANDO VERELA PEZZANO compareció al proceso en calidad de tercero coadyuvante de la demanda de nulidad presentada por la sociedad INTERCHEM LTDA, para lo cual señaló que el registro de la marca INTERCHEM es idéntico al nombre comercial del cual es titular la parte actora.
Recordó que la sociedad INTERCHEM LTDA fue constituida mediante escritura pública 574 de la Notaria 21 del Círculo de Bogotá en 1975, y que la misma usa el nombre comercial INTERCHEM con anterioridad al 25 de agosto de 2004, día en el que la sociedad INTERCHEM CORPORATION solicito el registro de la marca en controversia.
III.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 306-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:
“[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará el literal b) del Artículo 136 por ser aplicable al caso concreto. No se interpretan el literal a) del Artículo 136 y el Artículo 134 por no ser aplicables al caso concreto. De oficio se interpretarán los Artículos 154, 190 y 191 de la Decisión 4863, pues en el proceso interno se discute la posible nulidad relativa del acto que concede el registro de la marca INTERCHEM sobre la base de la supuesta identidad con un nombre comercial. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso. 2. Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial. La...
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